–

en nombre de Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U., por el Sr. J. M. Iglesias Monravá, abogado;

–

en nombre de Embutidos Monells, S. A., por el Sr. L. M. Polo Flores, abogado;

–

en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Núñez Silva, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Němečková y J. Samnadda, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 154, p. 1), y del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U. (en lo sucesivo, «Sánchez Romero Carvajal»), y Embutidos Monells, S. A. (en lo sucesivo, «Embutidos Monells»), en relación con la demanda de nulidad de dos marcas nacionales registradas de las que esta última sociedad es titular.

3

El artículo 59 del Reglamento 2017/1001, titulado «Causas de nulidad absoluta», dispone, en su apartado 1:

«La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la [Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[…]

4

El artículo 61 de este Reglamento, que se titula «Caducidad por tolerancia», establece lo siguiente:

«1.   El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión [Europea] con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

2.   El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

3.   En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.»

5

La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), fue derogada y sustituida por la Directiva 2015/2436.

6

El considerando 12 de la Directiva 2008/95 enunciaba:

«Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

7

El artículo 3 de esta Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establecía, en su apartado 2:

«Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

[…]

8

El artículo 9 de dicha Directiva, titulado «Prescripción por tolerancia», disponía, en su apartado 1:

«El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.»

9

El artículo 9 de la Directiva 2015/2436, titulado «Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia», establece, en su apartado 1:

«El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.»

10

A tenor del artículo 55 de esta Directiva:

«Queda derogada la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del 15 de enero de 2019 […]».

11

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.o 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579; en lo sucesivo, «Ley 17/2001»), dispone en su artículo 51, titulado «Causas de nulidad absoluta»:

«1.   El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

2.   La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

[…]»

12

A tenor del artículo 52 de la Ley 17/2001, titulado «Causas de nulidad relativa»:

«1.   El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

2.   El titular de un derecho anterior de los contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

[…]»

13

Sánchez Romero Carvajal es titular de la marca de la Unión 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879, solicitada el 7 de diciembre de 1999 y registrada el 4 de octubre de 2006, para productos comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

14

También es titular de la marca de la Unión 5J, solicitada el 26 de agosto de 2010 y registrada el 5 de julio de 2015, para productos de la misma clase.

15

Embutidos Monells es titular de las marcas nacionales españolas 5Ms y 5Ps, solicitadas, respectivamente, el 31 de octubre de 2011 y el 26 de enero de 2012, y registradas con posterioridad, respectivamente, el 9 de febrero de 2012 y el 3 de mayo de 2012, en ambos casos para productos comprendidos en la clase 29 (en lo sucesivo, «marcas controvertidas»).

16

Mediante requerimiento extrajudicial dirigido a Embutidos Monells el 3 de noviembre de 2016, Sánchez Romero Carvajal instó a dicha sociedad, en particular, a que renunciara al registro de las marcas controvertidas y cesara en el uso de la marca figurativa 5Ms. En dicho requerimiento se indicaba, en primer lugar, que Embutidos Monells conocía el renombre de la marca 5J perteneciente a Sánchez Romero Carvajal, ya que, como consecuencia de la oposición formulada por esta última, la Oficina Española de Patentes y Marcas le había denegado, el 12 de julio de 2012, el registro del signo 5Cs. En segundo lugar, se precisaba que las marcas controvertidas presentaban características análogas al signo 5Cs y, en tercer lugar, que podía ejercitarse una acción de nulidad respecto a las marcas 5Ms y 5Ps, respectivamente, antes del 28 de febrero de 2017 y antes del 18 de marzo de 2017.

17

El 2 de noviembre de 2021, Sánchez Romero Carvajal, sobre la base del artículo 59 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, ejercitó ante el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Alicante, que es el órgano jurisdiccional remitente, una acción por violación de marca contra Embutidos Monells a fin de obtener la nulidad de las marcas controvertidas, por considerar que esta última sociedad había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de dichas marcas.

18

Basándose en el artículo 61 del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001, Embutidos Monells invocó la prescripción por tolerancia, alegando a tal efecto que el registro de las marcas controvertidas data de 2012, que Sánchez Romero Carvajal ha tolerado largamente su uso y que los plazos indicados en el requerimiento extrajudicial por esta última para el ejercicio de la acción de nulidad ya han transcurrido.

19

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre los efectos que puede producir la indicación, en dicho requerimiento, de plazos precisos para el ejercicio de las acciones de nulidad relativas a las marcas controvertidas. Se pregunta, por una parte, si tal indicación debe considerarse una conducta característica de «actos propios» que pudo generar en Embutidos Monells la confianza en que, una vez expirados esos plazos, el titular de las marcas anteriores no ejercitaría en lo sucesivo acciones judiciales relativas a las marcas controvertidas. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si Sánchez Romero Carvajal aún podía fundar su acción en la causa de nulidad absoluta y alegar la mala fe de Embutidos Monells al presentar la solicitud de registro de las marcas controvertidas, con el fin de evitar la aplicación del plazo de prescripción establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, si bien, en el momento del citado requerimiento, Sánchez Romero Carvajal no podía ignorar la existencia de esa mala fe por parte del titular de las marcas controvertidas.

20

En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, ha quedado acreditado que Embutidos Monells actuó de mala fe al presentar las solicitudes de registro de las marcas controvertidas, dado que las marcas de Sánchez Romero Carvajal gozaban de renombre en el territorio del Reino de España en ese momento. Así pues, se cumplían los criterios enunciados en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

21

En el supuesto de que se considerase que Sánchez Romero Carvajal está vinculada por sus propios actos y ya no pueda invocar la mala fe como causa de nulidad, el órgano jurisdiccional remitente indica que deberá decidir si existe prescripción por tolerancia, de conformidad con los principios establecidos en las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), y de 19 de mayo de 2022, HEITEC (C‑466/20, EU:C:2022:400).

22

23

Pues bien, dado que la demanda de nulidad en el litigio principal se presentó el 2 de noviembre de 2021, a saber, once meses después de esta última denegación de registro, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal oposición relativa a dos marcas prácticamente idénticas a las marcas controvertidas puede considerarse un acto interruptivo de la prescripción.

24

Según el órgano jurisdiccional remitente, el envío de un requerimiento extrajudicial por el titular de una marca anterior en el que se indica un plazo para el ejercicio de la acción de nulidad debería vincular a ese titular, dado que tal conducta ha generado en la empresa destinataria del requerimiento la confianza de que esa acción no se ejercitará una vez transcurrido dicho plazo. Por tanto, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, el hecho de invocar, en un procedimiento judicial incoado tras la expiración de ese plazo, la mala fe de dicha empresa al presentar la solicitud de registro de una marca posterior con el fin de evitar la aplicación del plazo de cinco años dentro del que es posible el ejercicio de la acción de nulidad debe considerarse un comportamiento contrario a la buena fe.

25

Dicho órgano jurisdiccional menciona que, si bien de la sentencia de 19 de mayo de 2022, HEITEC (C‑466/20, EU:C:2022:400), se desprende que la interposición de un recurso administrativo o judicial por el titular de una marca o de otro derecho anterior, ante la negativa del destinatario de un requerimiento de cesar en el uso de una marca posterior, constituye la prueba de que dicho titular ha realizado esfuerzos para remediar esa situación, esta jurisprudencia no debe interpretarse en el sentido de que solo este tipo de actuaciones puede aportar tal prueba. Según el mismo órgano jurisdiccional, lo que debe examinarse a tal efecto es la conducta global del titular del registro anterior. Así, la formulación de una oposición de ese titular al registro de marcas de la Unión análogas a las marcas controvertidas está comprendida, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, en el concepto de «esfuerzo en un plazo razonable» en el sentido de dicha jurisprudencia.

26

En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

27

Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le planteen. El hecho de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio (véase, en particular, la sentencia de 27 de marzo de 2025, Amozov,C‑67/24, EU:C:2025:214, apartado 28 y jurisprudencia citada).

28

Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del artículo 61 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 9 de la Directiva 2015/2436.

29

Procede observar que el artículo 61 del Reglamento 2017/1001 se refiere a la caducidad de la acción de nulidad por tolerancia del titular de una marca de la Unión respecto al uso durante cinco años consecutivos de una marca posterior de la Unión, mientras que, en el presente asunto, las marcas posteriores cuya nulidad se solicita fueron objeto de un registro nacional. Así pues, resulta que esta disposición no es aplicable al litigio principal, que está comprendido en el ámbito de aplicación, ratione materiae, de la Directiva 2015/2436 o de la Directiva 2008/95.

30

Debe recordarse, a este respecto, que la Directiva 2015/2436, sobre cuya interpretación versan las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, derogó, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, la Directiva 2008/95.

31

A fin de determinar cuál de estas dos Directivas es aplicable ratione temporis, resulta determinante la fecha de la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se solicita (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 49 y jurisprudencia citada).

32

Dado que las solicitudes de registro de las marcas controvertidas se presentaron el 31 de octubre de 2011 y el 26 de enero de 2012, la acción de nulidad de dichas marcas está comprendida en el ámbito de aplicación tanto material como temporal de la Directiva 2008/95.

33

Por consiguiente, es preciso entender que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente tienen por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

34

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca anterior que ha indicado en un requerimiento extrajudicial, dirigido al titular de una marca posterior y que tiene por objeto que se cese en el uso de esta última, una fecha límite para el ejercicio de una acción de nulidad de tal marca, que coincide con la finalización del período de prescripción de cinco años consecutivos establecido en dicho artículo 9, apartado 1, puede solicitar, después de la fecha indicada, la nulidad sobre la base de la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de esta, a pesar de que, en el momento del requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiera de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había efectuado de mala fe.

35

Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 8 de mayo de 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, apartado 54 y jurisprudencia citada).

36

En primer término, a tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, el titular de una marca anterior que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

37

Del propio tenor de este artículo 9, apartado 1, se desprende que el plazo de prescripción que en él se establece no se aplica en dos supuestos, a saber, cuando no se haya constatado la tolerancia del titular de la marca anterior o, en cualquier caso, tal tolerancia no se haya constatado por un período de cinco años consecutivos y cuando el titular de la marca posterior hubiese actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha marca.

38

En efecto, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, uno de los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 es el de que la presentación de la solicitud de registro de la marca posterior debe haber sido efectuada de buena fe por su titular (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, apartado 56).

39

Por consiguiente, si la causa que sirve de base a la fundamentación de la acción de nulidad consiste en la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha marca, este último no puede, para frustrar dicha acción, invocar válidamente la prescripción por tolerancia, establecida en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, frente a un titular de la marca anterior.

40

La interpretación que resulta del tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se ve corroborada, a continuación, por el contexto en el que se inscribe dicha disposición.

41

Procede observar que, como resulta del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95, la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de registro de una marca constituye, en particular, una causa de nulidad de una marca registrada. Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se trata de una causa de nulidad absoluta (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 75).

42

El carácter absoluto de la nulidad atribuida a esta causa, cuya invocación es, en principio, imprescriptible, no contradice la interpretación que resulta del tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, según la cual la prescripción por tolerancia no se puede invocar válidamente en caso de uso durante un período de cinco años consecutivos de una marca posterior cuyo registro sea consecuencia de la presentación de una solicitud efectuada de mala fe.

43

Asimismo, ha de señalarse que el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95 dejaba a los Estados miembros la facultad de establecer como causa de denegación del registro de una marca, y también como causa de nulidad de una marca ya registrada, la circunstancia de que la solicitud de registro de la marca hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.

44

Por último, la interpretación que resulta del tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y del contexto en el que se inscribe esta disposición es conforme con el objetivo general perseguido por las normas de la Unión en materia de marcas y, en particular, por esta Directiva, que tiene por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 74 y jurisprudencia citada).

45

Pues bien, la mala fe del titular de una marca al presentar la solicitud de registro de dicha marca perjudica el desarrollo de una competencia sana, puesto que refleja la intención de ese titular de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de una marca (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 75 y jurisprudencia citada).

46

De lo anterior se desprende que, si la causa que sirve de base a la fundamentación de la acción de nulidad consiste en la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha marca, no puede oponerse al titular de la marca anterior la prescripción por tolerancia, establecida en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, para impedir dicha acción. En cambio, dado que la buena fe se presume, la parte que invoca la mala fe debe demostrar la existencia de esta en el examen del fondo de dicha acción.

47

En el presente asunto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente considera acreditada la existencia de mala fe del titular de las marcas controvertidas posteriores al presentar las solicitudes de registro de estas.

48

No obstante, se pregunta si las circunstancias particulares que caracterizan el litigio principal pueden resultar pertinentes en la apreciación de la acción de nulidad a la luz del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa, por una parte, que el titular de la marca anterior indicó en un requerimiento extrajudicial dos fechas precisas, correspondientes al transcurso del plazo de cinco años establecido en dicha disposición, a efectos del ejercicio de una acción de nulidad de las marcas controvertidas que finalmente no tuvo lugar dentro de ese plazo, y, por otra parte, que ese titular conocía la mala fe del titular de las marcas controvertidas en el momento del envío del citado requerimiento.

49

Cabe observar que, como se desprende del apartado 39 de la presente sentencia, el titular de las marcas controvertidas no puede invocar válidamente tales circunstancias para oponer la prescripción por tolerancia en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y, de este modo, frustrar la acción de nulidad basada en la mala fe de dicho titular al presentar las solicitudes de registro de esas marcas. Las referidas circunstancias no pueden conllevar la pérdida del derecho del titular de la marca anterior a ejercitar tal acción, para cuyo ejercicio esta Directiva no fija un plazo.

50

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca anterior que ha indicado en un requerimiento extrajudicial, dirigido al titular de una marca posterior y que tiene por objeto que se cese en el uso de esta última, una fecha límite para el ejercicio de una acción de nulidad de tal marca, que coincide con la finalización del período de prescripción de cinco años consecutivos establecido en dicho artículo 9, apartado 1, puede solicitar, después de la fecha indicada, la nulidad sobre la base de la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de esta, aun cuando, en el momento del requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiera de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había efectuado de mala fe.

51

A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.

52

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,

debe interpretarse en el sentido de que

el titular de una marca anterior que ha indicado en un requerimiento extrajudicial, dirigido al titular de una marca posterior y que tiene por objeto que se cese en el uso de esta última, una fecha límite para el ejercicio de una acción de nulidad de tal marca, que coincide con la finalización del período de prescripción de cinco años consecutivos establecido en dicho artículo 9, apartado 1, puede solicitar, después de la fecha indicada, la nulidad sobre la base de la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de esta, aun cuando, en el momento del requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiera de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había efectuado de mala fe.