Asunto C‑421/20

Acacia Srl

contra

Bayerische Motoren Werke AG

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de marzo de 2022

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos y modelos comunitarios — Reglamento (CE) n.o 6/2002 — Artículo 82, apartado 5 — Acción entablada ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción — Pretensiones conexas a una acción por infracción — Derecho aplicable — Artículo 88, apartado 2 — Artículo 89, apartado 1, letra d) — Reglamento (CE) n.o 864/2007 — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) — Artículo 8, apartado 2 — País en el que se haya cometido la infracción del derecho de propiedad intelectual»

Dibujos o modelos comunitarios — Acción por infracción — Sanciones — Cuestiones que no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 6/2002 — Acción que tiene por objeto actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro — Derecho aplicable a las pretensiones conexas

[Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, arts. 82, 83, ap. 2, 88, ap. 2, y 89, ap. 1, letra d)]

(véanse los apartados 31, 32, 36, 38 a 40, 49 y 50)
Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.o 864/2007 — Obligaciones derivadas de un infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario — Concepto de país en el que se haya cometido la infracción — Acción que tiene por objeto actos de infracción que violan el dibujo o modelo comunitario — Actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro — Pretensiones conexas a la acción por infracción — País del lugar en que se cometieron los actos de infracción invocados

[Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, art. 82, ap. 5]

(véanse los apartados 44 a 46 y 51 y el fallo)

Resumen

Acacia Srl es una sociedad italiana que fabrica, en Italia, llantas para vehículos automóviles y las distribuye en varios Estados miembros. Al considerar que la distribución, por Acacia, de ciertas llantas en Alemania infringía su dibujo o modelo comunitario registrado, Bayerische Motoren Werke AG ejercitó una acción por infracción ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios designado por Alemania.

Dicho tribunal declaró que Acacia había cometido los actos de infracción alegados y ordenó el cese de la infracción. En cuanto a las pretensiones denominadas «conexas» por las que se solicita una indemnización por daños y perjuicios, la aportación de información y documentos, la rendición de cuentas y la entrega de los productos falsificados con vistas a su destrucción, aplicó el Derecho alemán y las estimó.

El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), ante el que se interpuso recurso de apelación, declaró que la competencia de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios designados por Alemania se deriva, en este caso, del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 ( 1 ) y que Acacia había cometido los actos de infracción alegados. En cuanto a las pretensiones conexas, Acacia manifestaba que la ley aplicable era el Derecho italiano. El Oberlandesgericht Düsseldorf solicitó entonces al Tribunal de Justicia una interpretación del Derecho de la Unión para que pudiera determinar cuál es la ley aplicable a esas pretensiones conexas.

El Tribunal de Justicia considera que el tribunal que conoce de una acción por infracción de un dibujo o modelo comunitario en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, que tiene por objeto actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro, debe examinar las pretensiones conexas de dicha acción sobre la base del Derecho de ese Estado miembro.

Apreciación del Tribunal de Justicia

De entrada, el Tribunal de Justicia indica que el tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de un asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 es competente tan solo sobre las infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio del Estado miembro en el que esté situado ese Tribunal. ( 2 ) Esta disposición permite al titular de un dibujo o modelo comunitario interponer una o varias acciones selectivas cada una de las cuales versará sobre infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia señala que el Reglamento Roma II ( 3 ) es aplicable, porque forma parte de las normas de Derecho internacional privado del Estado miembro de que se trata. ( 4 ) Dicho Reglamento establece que en caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de la Unión de carácter unitario, la ley aplicable será «la ley del país en el que se haya cometido la infracción» para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión. ( 5 )

En un caso en el que la infracción que puede examinarse se sitúa en el territorio de un solo Estado miembro, la ley aplicable, según el Reglamento Roma II, es la vigente en el lugar de tal infracción. De este modo, coincide, en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 y relativa, por tanto, a infracciones cometidas en el territorio de un solo Estado miembro, con el Derecho de ese Estado miembro.

Las posibles infracciones del dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros no son objeto del litigio iniciado en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002. Pues bien, la expresión «país en el que se haya cometido la infracción» no puede interpretarse en el sentido de que designa un país en el que han tenido lugar hechos de infracción que no son objeto del litigio de que se trata. Por otra parte, la interpretación de esta expresión en el sentido de que designa únicamente al país en cuyo territorio invoca el demandante, en apoyo de su acción por infracción, el dibujo o modelo comunitario en cuestión, permite preservar el principio lex loci protectionis, ( 6 ) que reviste especial importancia en el ámbito de la propiedad intelectual. ( 7 )

Por último, el Tribunal de Justicia añade que el titular del dibujo o modelo comunitario no puede acumular, en relación con los mismos hechos de infracción, acciones basadas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 y en los demás apartados de dicho artículo. Por lo tanto, no puede darse una situación en la que las pretensiones conexas de una acción por infracción con el mismo objeto sean examinadas en varios procedimientos sobre la base de distintas leyes.

( 1 ) El artículo 82, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), establece que los procedimientos resultantes de las acciones por infracción de un dibujo o modelo comunitario podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción.

( 2 ) Contrariamente a la acción por infracción ejercitada en virtud de los demás apartados de dicho artículo, que permite al Tribunal que conoce del asunto pronunciarse sobre hechos cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

( 3 ) Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40).

( 4 ) A tenor de los artículos 88, apartado 2, y 89, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002.

( 5 ) Artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma I.

( 6 ) Ley del país en que se reivindica la protección.

( 7 ) Considerando 26 del Reglamento Roma II.