Asunto T‑161/16
(Publicación por extractos)
Puma SE
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Auto del Tribunal General (Sala Primera) de 22 de mayo de 2019
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa CMS Italy — Marcas internacionales figurativas anteriores que representan a un felino saltando hacia la izquierda — Motivos de denegación relativos — Renombre de las marcas anteriores — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Prueba del renombre — Resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre de las marcas anteriores — Consideración de dichas resoluciones — Obligación de motivación — Principio de buena administración»
1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Prueba del renombre — Resoluciones anteriores de la EUIPO en las que se declara la existencia del renombre de la marca anterior
[Reglamentos (CE) del Consejo n.º 207/2009, art. 8, ap. 5, y de la Comisión n.º 2868/95, art. 1, regla 19, ap. 2, letra c)]
(véanse los apartados 30 y 31)
2. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 75]
(véanse los apartados 32 y 33)
3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Resolución que descarta la práctica decisoria anterior de la Oficina relativa al renombre de la marca anterior — Obligación de motivación — Principio de buena administración
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 75]
(véanse los apartados 34, 46 y 48)
Resumen
El litigio que dio lugar al auto Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) (T‑161/16), dictado el 22 de mayo de 2019, tiene su origen en la oposición formulada por PUMA al registro de la marca figurativa CMS Italy, cuyo elemento figurativo principal es un felino saltando hacia la derecha, sobre la base de tres registros internacionales de marcas figurativas cuyo elemento único o principal es un felino saltando hacia la izquierda, que producen efectos en diferentes Estados miembros. El motivo invocado en apoyo de dicha oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (1) (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001). (2)
La referida oposición fue desestimada por no haberse acreditado el renombre de las marcas anteriores, pues, en particular, la División de Oposición se negó a tomar en consideración varias resoluciones anteriores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en las que se había reconocido el renombre de algunas de dichas marcas, que la oponente había invocado como prueba, habida cuenta de que la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse sobre la base del Reglamento n.º 207/2009 tal como ha sido interpretado por el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior. El recurso contra dicha resolución había sido desestimado por la Sala de Recurso, quien avaló implícitamente dicha apreciación y descartó los elementos de prueba presentados por la recurrente ante ella, ya que, en esencia, no se trataba de pruebas adicionales, sino de pruebas principales.
Mediante su auto motivado, dictado sobre la base del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal ha declarado el recurso manifiestamente fundado, habida cuenta de la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), de la que ha sintetizado la solución. En particular, el Tribunal ha recordado que cuando las resoluciones anteriores de la EUIPO, que un oponente invoca como pruebas en la medida en que reconocen el renombre de la marca anterior en la que apoya su oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, son minuciosas en lo que respecta a la base probatoria y a los hechos en los que se fundamenta tal reconocimiento, esas resoluciones anteriores constituyen un indicio importante de que cabe considerar que la marca en cuestión también goza de renombre, a efectos de la citada disposición, en el ámbito del procedimiento de oposición en curso.
En el presente asunto, el Tribunal ha declarado que la recurrente invocó de manera precisa tres resoluciones anteriores de la EUIPO como pruebas del renombre de las marcas anteriores, que constituían una práctica decisoria reciente en la que se había llegado a la conclusión de que dos de las tres marcas anteriores de que se trataba gozaban de renombre en relación con productos idénticos o similares a los controvertidos y con algunos de los Estados miembros pertinentes en el caso de autos. Por lo tanto, incumbía a la Sala de Recurso tomar en consideración esas resoluciones de la EUIPO y preguntarse si procedía resolver o no en el mismo sentido y, en caso de respuesta negativa, motivar expresamente esa divergencia de apreciación. Al negar toda pertinencia a las referidas resoluciones, la Sala de Recurso ha violado el principio de buena administración.
En consecuencia, el Tribunal General ha anulado la resolución impugnada de la Sala de Recurso.
1 Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
2 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).