Asunto C‑93/16
Ornua Co-operative Ltd
contra
Tindale & Stanton Ltd España, S.L.
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Alicante)
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Carácter unitario — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 9, apartado 1, letras b) y c) — Protección uniforme del derecho conferido por la marca de la Unión contra los riesgos de confusión y los perjuicios para el renombre — Coexistencia pacífica de esta marca con una marca nacional utilizada por un tercero en una parte de la Unión Europea — Inexistencia de coexistencia pacífica en otras partes de la Unión — Percepción del consumidor medio — Diferencias de percepción eventualmente existentes en distintas partes de la Unión»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de julio de 2017
Marca de la Unión Europea—Efectos de la marca de la Unión—Derechos conferidos por la marca—Derecho a prohibir el uso de la marca—Uso de un signo idéntico o similar que designa productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca—Criterios de apreciación—Coexistencia pacífica de una marca de la Unión y una marca nacional utilizada por un tercero en una parte de la Unión Europea—Inexistencia de coexistencia pacífica en otra parte de la Unión—Inexistencia de riesgo de confusión—Improcedencia
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra b)]
Marca de la Unión Europea—Efectos de la marca de la Unión—Derechos conferidos por la marca—Derecho a prohibir el uso de la marca—Uso de un signo idéntico o similar que designa productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión limitado a una parte de la Unión—Criterios de apreciación—Consideración de factores pertinentes presentes en una parte de la Unión para prohibir el uso de un signo en otra parte de la Unión—Requisitos
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra b)]
Marca de la Unión Europea—Efectos de la marca de la Unión—Derechos conferidos por la marca—Derecho a prohibir el uso de la marca—Uso de un signo idéntico o similar que designa productos o servicios idénticos o similares—Riesgo de confusión con la marca—Coexistencia pacífica de una marca de la Unión que goza de renombre y un signo en otra parte de la Unión—Inexistencia de tal coexistencia pacífica en otra parte de la Unión—Existencia de una justa causa que legitima el uso de ese signo—Inexistencia
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra c)]
El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.
En efecto, si el titular de la marca de la Unión únicamente estuviera protegido contra perjuicios ocasionados en el conjunto del territorio de la Unión, no le sería posible oponerse al uso de signos idénticos o similares que creasen un riesgo de confusión sólo en una parte de ese territorio, mientras que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 tiene por objeto proteger a ese titular, en la totalidad de la Unión, contra cualquier uso que perjudique la función de indicación de origen de su marca.
Por consiguiente, cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión en una parte de la Unión, mientras que en otra parte de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, existe violación del derecho exclusivo conferido por esa marca. En tal caso, el tribunal de marcas de la Unión que conozca del asunto debe prohibir la comercialización de los productos en cuestión con el signo controvertido en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión (sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C‑223/15, EU:C:2016:719, apartados 25 y 36).
Por lo demás, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el examen de la existencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y que esta apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de la marca y del signo utilizado por el tercero, lo cual puede llevar, en particular por motivos lingüísticos, a conclusiones diferentes para una parte de la Unión y para otra (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C‑223/15, EU:C:2016:719, apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada).
(véanse los apartados 32, 33, 36 y 38 y el punto 1 del fallo)
El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.
(véanse el apartado 47 y el punto 2 del fallo)
El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.
(véanse el apartado 60 y el punto 3 del fallo)