Recurso de casación interpuesto el 29 de julio de 2015 por Yoshida Metal Industry Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 21 de mayo de 2015 en los asuntos acumulados T-331/10 RENV y T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (representantes: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs, QC, T. St Quintin, Barrister)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita, respectivamente, al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el particular en cuanto a la pretensión principal:

En caso de que el Tribunal de Justicia no acepte la pretensión principal, se pronuncie al respecto sobre la pretensión subsidiaria:

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente basa su recurso de casación en dos motivos:

Primer motivo:

El TG concluyó en el apartado [39] de la sentencia recurrida en casación que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) se aplica a cualquier signo, sea bi o tridimensional, siempre que todas las características esenciales del signo cumplan un uso técnico. Sin embargo, al adoptar y aplicar esa conclusión a las marcas comunitarias en cuestión, el TG partió erróneamente de que (y en consecuencia, no dio eficacia a) la determinación en el apartado [48] del Tribunal de Justicia en el asunto C-48/09 P Lego Juris/OAMI (EU:C:2010:516) de que: el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) no impide el registro de un signo como marca «por el mero hecho de que presente características de uso»; los términos «exclusivamente» y «necesaria» sirven para restringir más el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) para aquellos signos que son «únicamente […] formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica».

El TG debería haber concluido, de conformidad con el asunto Lego, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) no establece ningún requisito legal para los signos bi o tridimensionales que supuestamente carecen de utilidad ni impide el registro de «signos híbridos» que incluyan elementos de diseño decorativos visualmente significativos que no «sólo incorporen una solución técnica», sino que también desempeñen un uso distintivo del tipo que se espera que desempeñan las marcas. No obstante, el TG partió erróneamente (y consecuentemente no dio eficacia) al criterio legal relevante para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) al no proceder sobre la base de que los signos representados gráficamente en las marcas comunitarias eran «signos híbridos» que incluían elementos de diseño decorativos (diseños visualmente significativos presentados a los ojos del observador en forma de puntos negros creados por hendidura y por coloración de las hendiduras) que, como confirmó la resolución de 31 de octubre de 2001 de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI a la que remite el apartado [5] de la sentencia recurrida en casación, poseían carácter distintivo.

Si el TC no hubiese interpretado erróneamente y, en consecuencia, aplicado erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) al adoptar y aplicar un enfoque imperfecto en cuanto a la capacidad que tienen las hendiduras para ser, al mismo tiempo, tanto funcionales como distintivas en relación con los signos representados gráficamente en las marcas comunitarias en cuestión, debería haber determinado —y así lo habría hecho— que las disposiciones de dicho artículo no excluían a los signos en cuestión del registro y que, por el contrario, las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI eran erróneas y debían anularse.

Segundo motivo

El artículo 52, apartado 3, del Reglamento exigía al TG que considerase si el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) invalidaba los signos representados gráficamente en las marcas comunitarias por ser «únicamente […] formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica» (para el apartado [48] de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Lego) en relación con todos o sólo con algunos y, en caso afirmativo, cuáles de las distintas categorías de productos para las que estaban registrados los signos. El TG no abordó o cumplió ese requisito esencial y, por consiguiente, no concluyó de qué dependía forzosamente la legalidad de su determinación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii).

Además, y en cualquier caso, el TG no habría podido cumplir con el requisito esencial del artículo 52, apartado 3 aplicando la motivación de su determinación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) a cualquier producto sin asas para los que estuviesen registrados los signos representados gráficamente en las marcas comunitarias. En particular, los signos estaban registrados para las siguientes categorías de productos sin asas a las que no podía aplicarse legalmente la determinación del TG con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de acuerdo con los requisitos del artículo 52, apartado 3: en la clase 8, piedras de afilar y colodras; en la clase 21, contenedores domésticos o de cocina (que no sean de metales preciosos o estén bañados en ellos) y bloques para poner los cuchillos.

(1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).