Asunto T‑343/14

Arrigo Cipriani

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión CIPRIANI — Inexistencia de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — No vulneración del derecho al nombre de una persona célebre — Artículo 53, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 29 de junio de 2017

  1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Solicitante de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca — Criterios de apreciación — Toma en consideración de todos los factores pertinentes existentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro — Conocimiento por parte del solicitante de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar — Intención del solicitante — Grado de protección jurídica de los signos en litigio — Origen y uso del signo impugnado — Lógica comercial en que se basa el registro del signo controvertido como marca de la Unión — Cronología de los hechos que han caracterizado la presentación de la solicitud de marca

    [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]

  2. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE

    [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase]

  3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración exclusiva de la normativa de la Unión — Decisiones adoptadas por las autoridades nacionales que no vinculan a los órganos de la Unión

    [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo]

  4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Solicitante de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca — Marca denominativa CIPRIANI

    [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]

  5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Uso de la marca que puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior — Derecho al nombre — Marca denominativa CIPRIANI

    [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 53, ap. 2, letra a)]

  1.  El régimen de la marca de la Unión se basa en el principio, establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, conforme al cual se confiere un derecho exclusivo al primero que la registra. Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse una marca como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior, ya se trate de una marca de la Unión, de una marca registrada en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, el mero uso por parte de un tercero de una marca no registrada no se opone al registro de una marca idéntica o similar como marca de la Unión para productos o servicios idénticos o similares.

    La aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, en virtud del cual se declarará la nulidad de una marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca. Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la misma.

    El concepto de mala fe utilizado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 no está ni definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la normativa.

    En la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, el Tribunal de Justicia aportó algunas precisiones acerca de cómo debía interpretarse el concepto de mala fe, en los términos mencionados en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

    Según el Tribunal de Justicia, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión y, en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, al menos en un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo y, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

    Sin perjuicio de lo anterior, de los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia se deduce que los factores que se enumeran en ella son solamente ejemplos de un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca.

    En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los acontecimientos que han caracterizado dicha presentación.

    (véanse los apartados 23 a 29)

  2.  De conformidad con el artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO deben motivarse. Esta obligación de motivación, derivada también del artículo 296 TFUE, ha sido objeto de reiterada jurisprudencia, según la cual la motivación debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, de modo que, por una parte, los interesados puedan ejercitar de manera efectiva su derecho a solicitar la revisión judicial de la resolución impugnada y, por otra parte, el juez de la Unión pueda ejercer su control de legalidad de la resolución.

    (véase el apartado 34)

  3.  Pese a que la EUIPO no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, dichas resoluciones, sin ser vinculantes ni decisivas, pueden ser tenidas en cuenta por la EUIPO, como indicios, al apreciar los hechos del asunto.

    (véase el apartado 38)

  4.  Véase el texto de la resolución.

    (véanse los apartados 41 a 69)

  5.  Véase el texto de la resolución.

    (véanse los apartados 75 a 107)