Recurso de casación interpuesto el 23 de febrero de 2009 por los agentes de la propiedad industrial Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill y Andreas Herden contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictada el 16 de diciembre de 2008 en el asunto T-335/07, Volker Mergel y otros/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-80/09 P)

2009/C 90/29

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrentes: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden (representante: G.P. Friedrichs, Rechtsanwalt)

Recurrida: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de las partes recurrentes

Motivos y principales alegaciones

El litigio tiene por objeto la cuestión de si puede ser protegida como marca la denominación «Patentconsult» para servicios de las clases 35, 41 y 42. El Tribunal de Primera Instancia ha considerado que «Patentconsult» es una indicación que designa los mencionados servicios de forma directa y concreta.

Los recurrentes basan su recurso de casación en la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 40/94.

Mediante su primer motivo, los recurrentes alegan la incorrecta calificación judicial de la marca en cuestión como un neologismo que no presenta ninguna diferencia apreciable respecto a la mera suma de los elementos descriptivos. El Tribunal de Primera Instancia basó la falta de carácter distintivo de la marca en cuestión en que la marca «Patentconsult» responde a la estructura habitual de denominaciones similares como «patent consulting» o «patent consultancy». Esta calificación es sin embargo incorrecta para los recurrentes, puesto que «Patentconsult» precisamente no responde a la estructura habitual, concretamente a la gramaticalmente correcta, sino a una irregular, con lo que constituye un neologismo llamativo que presenta una diferencia apreciable respecto a la mera suma de los elementos «patent» y «consult».

Mediante el segundo motivo se alega que el Tribunal de Primera Instancia ha considerado erróneamente que la marca «Patentconsult» tiene un carácter exclusivamente descriptivo. El Tribunal de Primera Instancia estimó que es irrelevante desde el punto de vista del carácter descriptivo que puedan utilizarse otros términos para los servicios protegidos. Los recurrentes consideran, sin embargo, que precisamente debe utilizarse otro término distinto de «Patentconsult» para poder invocar el imperativo de disponibilidad. El término «Patentconsult», gramaticalmente incorrecto, no es el apropiado para ello.

Finalmente, mediante el tercer motivo se alega que el Tribunal de Primera Instancia ha considerado indebidamente como no pertinentes la decisión adoptada previamente por la parte recurrida con respecto a la marca «Netmeeting» y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-383/99 P en relación con la marca «Baby-dry». De acuerdo con esta sentencia, una diferencia perceptible entre la formulación de una marca y los términos que se utilizan en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada resulta apropiada para conferir el carácter distintivo exigido. Debe observarse esta jurisprudencia, con objeto de garantizar la continuidad y seguridad de las resoluciones de los Tribunales de la Comunidad.