1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre UDV North America Inc. (en lo sucesivo, «UDV»), sociedad domiciliada en Stamford (Estados Unidos), y Brandtraders NV (en lo sucesivo, «Brandtraders»), sociedad domiciliada en Zeebrugge (Bélgica), en relación con el uso por ésta de la marca comunitaria Smirnoff Ice, de la que UDV es titular.

3

A tenor del séptimo considerando del Reglamento no 40/94:

«[…] la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; […] procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; […] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección».

4

El artículo 9 del Reglamento no 40/94, con la rúbrica «Derecho conferido por la marca comunitaria», establece:

«1.   La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [está] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

2.   Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

[…]»

5

UDV es titular de la marca comunitaria Smirnoff Ice. Dicha marca se registró con el no 001540913, con efecto al 6 de marzo de 2000, para productos comprendidos en la clase 33, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de , en su versión revisada y modificada, clase que corresponde a la descripción «Bebidas alcohólicas, a saber, bebidas espirituosas destiladas y licores».

6

Brandtraders explota un sitio de Internet en el que las sociedades miembros pueden colocar un anuncio de forma anónima como vendedor o como comprador y en el que, igualmente de forma anónima, pueden negociar sus transacciones y, en su caso, llegar a un acuerdo con arreglo a las condiciones generales que figuran en dicho sitio.

7

Los no miembros también pueden visitar el sitio de Internet en el que pueden consultar las ofertas y las demandas, pero no se les facilita ninguna información sobre el lugar en que se encuentran las mercancías ni sobre el precio que por ellas se pide.

8

De conformidad con las condiciones generales, desde que se le informa de un acuerdo, Brandtraders celebra un contrato de venta a comisión con el comprador como comisionista del vendedor, es decir, en su propio nombre pero por cuenta del vendedor.

9

El 11 de diciembre de 2001, un vendedor publicó una oferta en el sitio de Internet para mercancías denominadas «Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/ 5 %», indicando la cantidad disponible y el hecho de que se trataba de mercancías con el estatuto aduanero «T 1», es decir, el relativo a las mercancías en tránsito comunitario externo.

10

El 13 de diciembre de 2001, a petición de UDV, un agente judicial levantó un acta que contiene una copia íntegra del sitio de Internet y, por lo tanto, de la oferta relativa a las mercancías de que se trata, en la forma en que puede acceder a él alguien que no es miembro.

11

El 19 de diciembre de 2001, tras una demanda de cesación formulada unilateralmente por UDV, el voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel conminó mediante auto a Brandtraders a que conservara en el estado en que se encontraban las mercancías pertinentes y acordó que la correspondiente prohibición llevara vinculada una multa coercitiva de 500 euros por cada artículo que se desplazara. Dicho auto incluía igualmente la designación de un perito para describir más pormenorizadamente la infracción alegada.

12

Teniendo en cuenta, en particular, el informe pericial, los hechos del asunto principal se describieron posteriormente tal como se indica a continuación, según se deriva de la resolución de remisión y de los autos.

13

A raíz de la oferta que había publicado en el sitio de Internet, Hillyard Trading Ltd (en lo sucesivo, «Hillyard»), sociedad con domicilio en Gibraltar, llegó a un acuerdo con Checkprice UK Ltd (en lo sucesivo, «Checkprice»), sociedad domiciliada en Norwich (Reino Unido), para la venta a ésta de 3.040 cajas de 24 botellas de Smirnoff Ice procedentes de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

14

El 3 de septiembre de 2001, actuando en su propio nombre pero por cuenta de Hillyard, Brandtraders celebró un contrato de venta con Checkprice que incluía las condiciones de venta que Hillyard y Checkprice habían pactado y remitió igualmente un escrito a Hillyard confirmándole la celebración del contrato. La marca Smirnoff Ice figuraba en dicho escrito confirmatorio, pero no en el contrato de venta. En dicho escrito se indicaba igualmente que Brandtraders intervenía en su propio nombre pero por cuenta del vendedor.

15

El 15 de octubre de 2001, Brandtraders remitió a Checkprice una factura por 2.846 cajas de mercancías no despachadas de aduana, toda vez que 194 cajas habían sufrido daños con ocasión de su descarga. En dicha factura figuraba el precio de venta, más la comisión de Brandtraders. Se hacía mención en ella de la marca Smirnoff Ice.

16

A raíz del pago de dicha factura, el 22 de octubre de 2001, las mercancías, descargadas en el puerto de Felixstowe (Reino Unido), fueron puestas a disposición de Checkprice. Con posterioridad, fueron puestas en libre circulación.

17

El 30 de octubre de 2001, tras recibir una nota de crédito emitida el por Hillyard respecto a las cajas dañadas, Brandtraders pagó la factura que Hillyard le había remitido el respecto a las mercancías de que se trata. En dicha factura se hacía mención de la marca Smirnoff Ice.

18

El 28 de diciembre de 2001, UDV se dirigió contra Brandtraders en una acción de cesación ante el voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, actuando en calidad de tribunal en un procedimiento de medidas cautelares.

19

Mediante auto de 19 de abril de 2002, la demanda se admitió a trámite y se declaró fundada.

20

Según dicho auto, dictado al término de un procedimiento contradictorio, Brandtraders había infringido en varias ocasiones el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento no 40/94 debido a que, en primer lugar, el 3 de septiembre de 2001, había comprado a Hillyard un lote de botellas Smirnoff Ice que revendió a Checkprice, en segundo lugar, había hecho previamente publicidad respecto a dicha transacción en el sitio de Internet y, por último, nuevamente había hecho publicidad respecto a tal transacción en el mismo sitio el . Además, se conminó a Brandtraders a que no repitiera dichas infracciones so pena de tener que pagar una multa coercitiva de 100 euros por infracción cometida.

21

En sede de apelación contra dicha resolución, mediante sentencia de 23 de septiembre de 2003, el hof van beroep te Brussel decidió anular el auto recurrido y declaró infundada la pretensión de cesación formulada por UDV.

22

Dicho órgano jurisdiccional acordó, en primer lugar, que la descarga de las mercancías en el puerto de Felixstowe por el socio logístico de Brandtraders en modo alguno puede constituir un uso de la marca Smirnoff Ice por parte de esta sociedad.

23

En segundo lugar, según el hof van beroep te Brussel, en la medida en que no es Brandtraders quien vierte en el sitio de Internet las menciones que allí figuran y que, además, dicha sociedad no dispone de ningún control sobre las ofertas que se incluyen en dicho sitio, no puede atribuirse a dicha sociedad la oferta de las mercancías de la marca Smirnoff Ice controvertida en el asunto principal. Dicho órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que, en el caso de autos, no se da uso alguno en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento no 40/94.

24

En tercer lugar, en relación con la mención de la marca Smirnoff Ice en los documentos mercantiles de Brandtraders, en particular, en el escrito confirmatorio y en las facturas, el hof van beroep te Brussel consideró que constituye un uso en el tráfico económico que se realiza, por lo demás, en el territorio de la Comunidad aunque, en su caso, las mercancías no se encuentren en dicho territorio.

25

No obstante, según dicho órgano jurisdiccional, dado que Brandtraders no utilizó el signo idéntico a una marca controvertida en el asunto principal como parte interesada en una venta de mercancías en la que ella misma era parte vinculada, por cuanto intervino por cuenta de un tercero, en el presente caso, el vendedor, dicha sociedad no hizo uso del referido signo en el sentido del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento no 40/94.

26

UDV interpuso un recurso de casación ante el Hof van Cassatie contra la sentencia de 23 de septiembre de 2003 alegando que, contrariamente a lo que había declarado el hof van beroep te Brussel, para la aplicación del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento no 40/94, no es necesario que el tercero interesado, en el caso de autos Brandtraders, actuando como intermediario comercial, intervenga por cuenta propia y/o utilice el signo controvertido como parte interesada en una venta de mercancías en la que él mismo sea parte vinculada, a fin de que pueda considerarse que éste utiliza dicho signo en el sentido de las referidas disposiciones.

27

En estas circunstancias, el Hof van Cassatie decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

28

Al considerar que la respuesta a las cuestiones planteadas no deja lugar a ninguna duda razonable, con arreglo al artículo 104, apartado 3, párrafo segundo, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia informó al órgano jurisdiccional remitente de que se proponía resolver mediante auto motivado y exhortó a los interesados a que se refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia a que, en su caso, presentaran sus observaciones sobre este extremo.

29

En su respuesta a la exhortación del Tribunal de Justicia, UDV no emitió objeción alguna en cuanto a la intención del Tribunal de Justicia de resolver mediante auto motivado. El Gobierno del Reino Unido respondió que no tenía intención de presentar observaciones sobre el particular.

30

Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pide, esencialmente, que se dilucide si el concepto de «uso», a efectos del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento no 40/94, se refiere a una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que un intermediario comercial, que actúa en su propio nombre pero por cuenta del vendedor y sin ser, por lo tanto, parte interesada en una venta de mercancías en la que por sí mismo es una parte vinculada, utiliza, en sus documentos mercantiles, un signo idéntico a una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos respecto a los cuales ésta se halla registrada.

31

Con carácter preliminar, debe señalarse, en primer lugar, que una de las infracciones imputadas a Brandtraders, sobre la que el hof van beroep te Brussel se pronunció en el sentido de que la mención en el sitio de Internet de la marca Smirnoff Ice, tal como figura en la oferta referida en el asunto principal, no puede atribuirse a Brandtraders y, por lo tanto, no constituye un «uso», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento no 40/94, no es objeto del recurso de casación de UDV ante el Hof van Cassatie ni, por lo tanto, de la petición de decisión prejudicial.

32

Por consiguiente, no procede analizar las alegaciones formuladas por Brandtraders en sus observaciones escritas en tanto se refieren a dicha supuesta infracción.

33

En segundo lugar, en lo que atañe a las alegaciones que formula Brandtraders en sus observaciones escritas, relativas a los principios que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular, de la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (C-405/03, Rec. p. I-8735), en materia de mercancías en régimen aduanero de tránsito externo, relativas a hechos consistentes en ofertar o importar productos con un signo idéntico, o similar, a una marca registrada, como los previstos en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento no 40/94, tampoco procede examinarlas.

34

En efecto, la infracción alegada en el asunto principal se refiere a hechos inherentes a la utilización de tal signo en documentos mercantiles, como los previstos en el artículo 9, apartado 2, letra d), del Reglamento no 40/94, que, según el hof van beroep te Brussel y, como se ha manifestado en el apartado 24 del presente auto, tienen lugar en el territorio de la Comunidad, aunque, en su caso, las mercancías no se encuentren en dicho territorio.

35

Pues bien, dado que la sentencia del hof van beroep te Brussel sobre este extremo no ha sido objeto de ningún recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión jurídica zanjada por dicho primer órgano judicial no se contempla en la presente petición de decisión prejudicial.

36

De la resolución de remisión se deriva que las cuestiones prejudiciales traducen la tesis, propugnada por Brandtraders ante el hof van beroep te Brussel y seguida por dicho órgano jurisdiccional, de que la mención por esta sociedad de la marca Smirnoff Ice en sus documentos mercantiles, concretamente en el escrito confirmatorio y las facturas, no supone el uso de un signo idéntico a una marca registrada en el sentido del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento no 40/94, dado que Brandtraders no utilizó dicho signo como parte interesada en una venta de mercancías en la que ella misma era parte vinculada, habida cuenta de que intervino por cuenta de un tercero, es decir, el vendedor.

37

En sus observaciones escritas, Brandtraders basó dicha tesis en la argumentación siguiente, que reproduce la expuesta ante el hof van beroep te Brussel.

38

En Derecho belga, un comisionista como la parte demandada en el asunto principal actúa en su propio nombre pero por cuenta de un tercero, el comitente, en el caso de autos, el vendedor. Por lo tanto, si interviene en un contrato de venta por cuenta del vendedor, el comisionista no adquiere ningún título sobre las mercancías.

39

Pues bien, al considerar que puede basarse analógicamente en la jurisprudencia de la Cour de justice Benelux, Brandtraders sostiene que para que el titular de una marca registrada pueda prohibir, invocando su derecho exclusivo, el uso por un tercero de un signo idéntico a esa marca, tal uso debería recaer sobre las propias mercancías de ese tercero.

40

Según Brandtraders, en la medida en que en el presente asunto, por definición, la utilización de dicho signo por el comisionista no se refiere a sus propios productos, el titular de la marca controvertida no puede oponerse a dicha utilización en virtud de su derecho exclusivo.

41

La argumentación expuesta debe ser desestimada.

42

En efecto, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «uso», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) [véanse, en particular, las sentencias de , Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273; de , Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989; de , Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017; de , Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, así como de , O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 57], disposición idéntica a la del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 40/94, que debe interpretarse de la misma manera, para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en una situación como la controvertida en el asunto principal, que se subsume en la prevista en los artículos 5 y 9, apartado 1, letra a), es decir, la situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

43

A la luz de dichos requisitos de aplicación, la circunstancia de que el tercero demandado utilice un signo idéntico a una marca registrada para productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no ostenta título alguno sobre éstos, carece de pertinencia y, por lo tanto, de por sí, no puede significar que dicha utilización no esté englobada en el concepto de «uso», a efectos del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 40/94.

44

En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que se considere que dicho uso se hace dentro del tráfico económico, éste debe realizarse en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 40).

45

En el caso de autos, el uso controvertido en el asunto principal por un operador como Brandtraders se realiza manifiestamente en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro.

46

En efecto, es pacífico que, en el asunto principal, Brandtraders participó en un contrato de venta y recibió una remuneración por dicha participación. La circunstancia de que, en ese contexto, el comisionista actuara por cuenta del vendedor carece de pertinencia a este respecto.

47

En segundo lugar, resulta patente que el uso controvertido en el asunto principal tiene lugar para productos toda vez que, aunque no se trate de un caso de colocación de un signo idéntico a una marca registrada en los productos del tercero, se da un uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94 cuando el tercero utiliza ese signo de tal forma que se establece un vínculo entre el signo y los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero, en el asunto principal consistente en la utilización del signo controvertido en los documentos mercantiles (véanse, en este sentido, las sentencias citadas Arsenal Football Club, apartado 41, y Céline, apartados 22 y 23).

48

En la medida en que se establece tal vínculo, carece, por lo demás, de pertinencia que el tercero utilice un signo idéntico a una marca registrada para la comercialización de productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no adquiere ningún título sobre éstos durante la transacción en la que interviene.

49

Por otra parte, no puede discutirse que el público al que se destinan los productos o servicios de que se trate puede interpretar el uso de dicho signo que realiza el tercero, en una situación como la controvertida en el asunto principal, en el sentido de que designa o que su objeto es designar al tercero como la empresa de procedencia de los productos y que, por lo tanto, puede acreditar la existencia de un vínculo material en el tráfico económico entre tales productos y su empresa de procedencia (véase, en este sentido, la sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 60).

50

En efecto, mediante tal uso, el tercero se arroga de hecho la prerrogativa esencial que confiere una marca a su titular, es decir, la facultad exclusiva de utilizar el signo de que se trata para distinguir productos.

51

En tal caso, se trata manifiestamente de un uso de la marca como marca. A este respecto, carece por lo demás de importancia que el tercero realice dicho uso en relación con la comercialización de productos por cuenta de otro operador que es el único que ostenta un título sobre tales productos.

52

Por último, ha quedado acreditado que UDV no ha autorizado la utilización que ha realizado Brandtraders del signo controvertido en el asunto principal.

53

De ello se deduce que, en circunstancias como las del asunto principal, la utilización por un tercero de un signo idéntico a una marca registrada está englobada en el concepto de «uso», en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 40/94, siempre que se cumplan claramente todos los requisitos de aplicación ínsitos en dicha disposición con respecto al referido concepto.

54

Teniendo en cuenta lo que antecede, procede responder a las cuestiones que el concepto de «uso», a efectos del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento no 40/94, se refiere a una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que un intermediario comercial, que actúa en nombre propio pero por cuenta del vendedor y que, por lo tanto, no es parte interesada en una venta de mercancías en la que en sí mismo es parte vinculada, utiliza, en sus documentos mercantiles, un signo idéntico a una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta hubiera sido registrada.

55

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), declara:

El concepto de «uso», a efectos del artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, se refiere a una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que un intermediario comercial, que actúa en nombre propio pero por cuenta del vendedor y que, por lo tanto, no es parte interesada en una venta de mercancías en la que en sí mismo es parte vinculada, utiliza, en sus documentos mercantiles, un signo idéntico a una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta hubiera sido registrada.