Asunto C-533/06

O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited

contra

Hutchison 3G UK Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1 — Derecho exclusivo del titular de la marca — Uso de un signo idéntico o similar a una marca en publicidad comparativa — Limitación de los efectos de la marca — Publicidad comparativa — Directivas 84/450/CEE y 97/55/CE — Artículo 3 bis, apartado 1 — Requisitos para la licitud de la publicidad comparativa — Utilización de la marca de un competidor o de un signo similar a dicha marca»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 31 de enero de 2008   I - 4235

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de junio de 2008   I - 4254

Sumario de la sentencia

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, aps. 1 y 2)

2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares

   (Directivas del Consejo 89/104/CEE, art. 5, aps. 1 y 2, y 84/450/CEE, art. 3 bis, ap. 1)

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Registro de una nueva marca — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión

   [Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 4, ap. 1, letra b), y 5, ap. 1, letra b)]

4. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares

   [Directivas del Consejo 89/104/CEE, art. 5, ap. 1, letra b), y 84/450/CEE, art. 3 bis]

1.  Se considera que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104, sobre marcas.

   En efecto, por una parte, el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico o similar a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por el tercero.

   Por otra, evidentemente, el objetivo de un anuncio en el que el anunciante compara los productos y los servicios que comercializa con los de un competidor es promocionar los productos y los servicios de dicho anunciante. Con dicha publicidad, el anunciante pretende distinguir sus productos y sus servicios, comparando sus características con las de los productos y servicios competidores. Esta conclusión resulta corroborada por el decimoquinto considerando de la Directiva 97/55, en el que el legislador comunitario subrayó que el objetivo de la publicidad comparativa es distinguir los productos y servicios del anunciante de los de su competidor.

   (véanse los apartados 34 a 36)

2.  Los artículos 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva, sobre marcas, y 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el mencionado artículo 3 bis, apartado 1.

   No obstante cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3 bis, apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

   En efecto, por una parte, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección. El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 sólo es aplicable si, debido a la identidad o a la similitud tanto de las marcas como de los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión por parte del público. Por otra parte, del artículo 3 bis, apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450 se desprende que la publicidad comparativa no es lícita si existe riesgo de confusión entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor. A la luz de los considerandos decimotercero y decimoquinto de la Directiva 97/55, el concepto de «confusión» empleado tanto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 como en el artículo 3 bis, apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450 debe interpretarse del mismo modo.

   (véanse los apartados 45 a 49 y 51 y el punto 1 del fallo)

3.  Ciertamente, el concepto de riesgo de confusión es el mismo en los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, sobre marcas.

   No obstante, el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 se refiere a la solicitud de registro de una marca. Una vez que una marca está registrada, su titular tiene derecho a utilizarla como le plazca, de modo que, para apreciar si la solicitud de registro ha de denegarse por el motivo previsto en esa disposición, procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada.

   En cambio, en el caso contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Así pues, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicho uso, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias.

   (véanse los apartados 65 a 67)

4.  El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, primera Directiva sobre marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

   (véanse el apartado 69 y el punto 2 del fallo)