61986J0065

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1. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Contratos celebrados con la finalidad de poner fin a un litigio

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

2. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio del comercio entre Estados miembros - Concesión recíproca de licencias de derechos de propiedad industrial y comercial protegidas en varios Estados miembros

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

3. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio de la competencia - Criterios de apreciación - Cláusula de no impugnación en un contrato de licencia de patente

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

1. Al prohibir determinados "acuerdos" entre empresas, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no distingue entre los acuerdos que tengan por objeto poner fin a un litigio de aquellos que persigan otros objetivos.

2. Un contrato de concesión recíproca de licencias sobre derechos de propiedad industrial, que se encuentren protegidos en distintos Estados miembros de la Comunidad, puede afectar al comercio entre los Estados miembros, aun cuando las partes contratantes estén establecidas en el mismo Estado miembro.

3. Una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente puede, en función del contexto jurídico y económico, tener un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Tal cláusula, sin embargo, no tiene carácter restrictivo de la competencia cuando la licencia que la contiene haya sido concedida a título gratuito y, por tanto, la situación competitiva del licenciatario no resulte afectada por el pago de una compensación económica, o incluso cuando la licencia haya sido concedida a título oneroso, pero se refiera a un procedimiento técnicamente desfasado, que no utilice la empresa que haya aceptado la obligación de no impugnar.

En el asunto 65/86,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundesgerichtshof destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Bayer AG, de Leverkusen,

Maschinenfabrik Hennecke GmbH, de St. Augustin-Birlinghofen,

y

Heinz Suellhoefer, comerciante, con domicilio en Niederrheinstrasse 58, Duesseldorf,

una decisión prejudicial sobre la compatibilidad con los artículos 30 y siguientes y 85 del Tratado CEE de la inclusión, en un contrato de licencia, de una cláusula por la cual las partes acuerdan contractualmente que el licenciatario se abstendrá de impugnar la validez de determinados derechos técnicos de propiedad industrial de un contenido idéntico a los que se le conceden en licencia y que han sido otorgados al concedente de la licencia en otros Estados miembros de la Comunidad Europea,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco, J.C. Moitinho de Almeida y G.C. Rodríguez Iglesias, Presidentes de Sala; T. Koopmans, U. Everling, C.N. Kakouris, R. Joliet y F.A. Schockweiler, Jueces,

Abogado General: Sr. M. Darmon

Secretaria: Sra. D. Louterman, administradora

consideradas las observaciones escritas y orales presentadas:

- en nombre de Bayer AG, Leverkusen, y Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St. Augustin-Berlinghoven, partes demandantes en el litigio principal, por el Sr. Dietrich Hoffmann, Abogado de Duesseldorf;

- en nombre del Sr. Heinz Suellhoefer, Duesseldorf, parte demandada en el litigio principal, por el Sr. Oliver Braendel, Abogado de Karlsruhe;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Norbert Koch, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 7 de mayo de 1987,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de julio de 1987,

dicta la siguiente

Sentencia

1. Mediante resolución de 4 de febrero de 1986, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de marzo siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y siguientes y 85 del Tratado CEE, al objeto de determinar la compatibilidad con estos artículos de una cláusula, incluida en un contrato de licencia, por la cual el licenciatario se obliga a no impugnar la validez de determinados derechos técnicos de propiedad industrial con un contenido idéntico a los que se le conceden en licencia y que han sido otorgados al concedente de la licencia en otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Suellhoefer (en lo sucesivo, "Suellhoefer "), comerciante de Duesseldorf, y Bayer AG y Hennecke GmbH, cuyo capital pertenece en su totalidad a Bayer AG (en lo sucesivo, "Bayer" y "Hennecke"), ambas con domicilio social en la República Federal de Alemania. El litigio tiene por objeto la validez del contrato antes mencionado y la obligación de estas sociedades de rendir cuentas y de indemnizar por daños y perjuicios a Suellhoefer.

3. El 20 de diciembre de 1950, Bayer obtuvo una patente ("Moroni") relativa a procedimientos y dispositivos destinados a la fabricación ininterrumpida de paneles, láminas y hojas continuas de sustancias espumosas, esencialmente a base de poliuretano. El 22 de julio de 1965, Suellhoefer solicitó el registro de un modelo de utilidad y de una patente para la instalación de una doble banda transportadora destinada a la fabricación de paneles a base de espuma rígida de poliuretano. El modelo de utilidad fue registrado el 21 de julio de 1966. En cuanto a la solicitud de patente, fue publicada el 17 de agosto de 1967, fecha a partir de la cual empezó a transcurrir el plazo de impugnación.

4. A continuación, varias acciones judiciales enfrentaron a Suellhoefer y Hennecke desde 1967 hasta principios de 1968. Invocando el modelo de utilidad mencionado, Suellhoefer advirtió a Hennecke, así como a los clientes de éste. Por su parte, Hennecke solicitó que el modelo de utilidad mencionado fuese declarado nulo y que se condenara a Suellhoefer a pagar una indemnización por la advertencia ilegal y fraudulenta.

5. Mientras tanto, Bayer y Hennecke, que eran entonces dos empresas independientes, formularon oposición contra la mencionada patente solicitada por Suellhoefer.

6. El contrato de que se trata se firmó el 9 de abril de 1968 para poner fin a las acciones judiciales arriba mencionadas. Mediante este contrato, Suellhoefer concedió a Hennecke y Bayer una licencia no exclusiva a título gratuito para la explotación del modelo de utilidad y de la patente antes mencionada, con la posibilidad para estas dos sociedades de conceder sublicencias. Suellhoefer se obligó también a conceder a Hennecke y a Bayer, mediante licencia a título oneroso, la explotación de los derechos de propiedad industrial correspondientes, de los cuales era titular en otros Estados miembros, con el derecho para las dos sociedades de conceder sublicencias.

7. Por su parte, Bayer concedió a título oneroso a Suellhoefer una licencia no exclusiva y no transmisible de fabricación de paneles de espuma objeto de una patente alemana de la que era titular, con renuncia a ejercitar contra Suellhoefer una acción por violación de su patente y se obligó con Hennecke a no impugnar la validez de la patente solicitada por Suellhoefer relativa a las dobles bandas transportadoras antes mencionadas. Las partes contratantes se obligaron, además, a desistir de las acciones judiciales ya mancionadas.

8. Varios años después surgieron nuevas diferencias entre las partes, que llevaron a Suellhoefer a denunciar la terminación del contrato de 9 de abril de 1968 y a demandar judicialmente la nulidad del mismo. El Landgericht de Duesseldorf resolvió el litigio declarando la nulidad de dicho contrato por dolo. En apelación, el Oberlandesgericht de Duesseldorf consideró que la cláusula de no impugnación era incompatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, lo que provocaba la nulidad del acuerdo en su conjunto, en aplicación del artículo 139 del Código civil alemán, con arreglo al cual "si una parte de un negocio jurídico es nula, será nulo todo el negocio jurídico, si no ha de entenderse que el mismo se habría celebrado sin la parte nula".

9. Al considerar que el Tribunal de Justicia no se había pronunciado todavía sobre la compatibilidad con el Tratado CEE de la cláusula de no impugnación por la que el licenciatario se obliga a no impugnar la validez de determinados derechos técnicos de propiedad industrial de un contenido idéntico a los que se le conceden por licencia y de los que era titular el concedente de la licencia en otros Estados miembros de la Comunidad, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento y sometió al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

"¿Es compatible con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículos 30 y siguientes y artículo 85 del Tratado CEE) incluir en un contrato de licencia una cláusula por la que las partes acuerdan contractualmente que el licenciatario se abstendrá de impugnar la validez de determinados derechos técnicos de propiedad industrial de un contenido idéntico a los que se le conceden en licencia y que han sido otorgados al concedente de la licencia en otros Estados miembros de la Comunidad Europea?"

10. Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

Sobre la compatibilidad de la cláusula de no impugnación con los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE

11. Respecto a la cuestión de si la cláusula de no impugnación de determinados derechos de propiedad industrial es compatible con los artículos 30 y siguientes del Tratado, procede recordar que estos artículos forman parte de las normas destinadas a asegurar la libre circulación de las mercancías y a eliminar, con este objetivo, las medidas de los Estados miembros que puedan de cualquier manera impedirla. En cambio, los acuerdos entre las empresas se rigen por las normas sobre la competencia, contenidas en los artículos 85 y siguientes del Tratado, y destinadas a mantener una competencia eficaz en el interior del mercado común.

12. La cuestión prejudicial se refiere a la inclusión en un contrato de licencia de patente de una cláusula de no impugnación. Por tanto no atañe a la aplicación de una legislación nacional relativa al ejercicio de un derecho de propiedad industrial que pueda poner trabas a la libre circulación de las mercancías entre los Estados miembros, sino a la validez de un acuerdo entre empresas, que podría tener por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

13. Por consiguiente, el problema de interpretación del Derecho comunitario planteado por la cuestión prejudicial atañe al artículo 85 y no a los artículos 30 y siguientes del Tratado.

Sobre la compatibilidad de la cláusula de no impugnación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE

14. Según la Comisión, la cláusula de no impugnación de un derecho de propiedad industrial incluido en un contrato de licencia debe considerarse, en principio, como una restricción de la competencia. No obstante, afirma la Comisión, tal cláusula es compatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado siempre que se incluya en un contrato con el que se pretenda poner fin a un litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional, a condición de que no existan serias dudas acerca de la realidad del derecho de propiedad industrial objeto del litigio, que el contrato no contenga otras cláusulas que restrinjan la competencia y que la cláusula de no impugnación se refiera al derecho objeto del litigio.

15. No puede aceptarse el punto de vista de la Comisión. Al prohibir determinados "acuerdos" entre empresas, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no distingue entre los acuerdos que tengan por objeto poner fin a un litigio de aquellos que persigan otros objetivos. Hay que añadir que la apreciación contenida en un acuerdo amistoso de este tipo no prejuzga la cuestión de determinar si, y en qué medida, una transacción judicial obtenida ante un órgano jurisdiccional nacional y que constituye un acto judicial puede ser nula por violar el Derecho comunitario de la competencia.

16. Una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente puede tener, según el contexto jurídico y económico, un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

17. Por lo que se refiere al contexto, hay que precisar que cuando la licencia se concede a título gratuito no se da el carácter restrictivo de la competencia, puesto que en tal caso la situación competitiva del licenciatario no resulta afectada por el pago de una compensación económica.

18. Una cláusula de no impugnación contenida en una licencia concedida a título oneroso tampoco tiene carácter restrictivo para la competencia cuando la licencia se refiera a un procedimiento técnicamente desfasado que no utilice la empresa interesada.

19. Conviene, no obstante, precisar que en caso de que el órgano jurisdiccional nacional estimase que la cláusula de no impugnación contenida en la licencia concedida a título oneroso limita la libertad de acción del licenciatario, debería todavía verificar si, teniendo en cuenta la situación que ocupan las empresas afectadas en el mercado de los productos de que se trata, dicha cláusula puede restringir la competencia de manera sensible.

20. Hay que señalar, por último, que si se cumple este requisito, un contrato de concesión recíproca de licencias sobre derechos de propiedad industrial, que se encuentren protegidos en distintos Estados miembros de la Comunidad, puede afectar al comercio entre los Estados miembros, aun cuando las partes contratantes estén establecidas en el mismo Estado miembro.

21. Teniendo en cuenta estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente puede, en función del contexto jurídico y económico, tener un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Tal cláusula, sin embargo, no tiene carácter restrictivo de la competencia cuando la licencia que la contiene haya sido concedida a título gratuito y, por tanto, la situación competitiva del licenciatario no resulte afectada por el pago de una compensación económica, o incluso cuando la licencia haya sido concedida a título oneroso, pero se refiera a un procedimiento técnicamente desfasado, que no utilice la empresa que haya aceptado la obligación de no impugnar.

Costas

22. Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 4 de febrero de 1986, decide:

Declarar que una cláusula de no impugnación incluida en un contrato de licencia de patente puede, en función del contexto jurídico y económico, tener un carácter restrictivo de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Tal cláusula, sin embargo, no tiene carácter restrictivo de la competencia cuando la licencia que la contiene haya sido concedida a título gratutito y, por tanto, la situación competitiva del licenciatario no resulte afectada por el pago de una compensación económica, o incluso cuando la licencia haya sido concedida a título oneroso, pero se refiera a un procedimiento desfasado que no utilice la empresa que haya aceptado la obligación de no impugnar.