1

Mediante el recurso de casación, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH (en lo sucesivo, «New Yorker Jeans»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2011, New Yorker SHK Jeans/OAMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal desestimó el recurso de aquélla cuyo objeto era la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 30 de julio de 2009 (asunto R 1051/2008-1) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa al procedimiento de la oposición formulada por Vallis K.-Vallis A. & Co OE (en lo sucesivo, «Vallis K.-Vallis A.») contra la solicitud de registro de la marca denominativa FISHBONE que había presentado New Yorker Jeans.

2

El Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), codificó el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y lo derogó.

3

El artículo 15 del Reglamento no 207/2009 dispone, bajo el epígrafe «Uso de la marca comunitaria», lo siguiente:

«1.   Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]»

4

Incardinado en la sección 4, titulada «Observaciones de terceros y oposición», del título IV, con la rúbrica «Procedimiento de registro», del Reglamento no 207/2009, el artículo 42 establece, bajo el epígrafe «Examen de la oposición», lo siguiente:

«1.   En el curso del examen de la oposición, la [OAMI] invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia [OAMI].

2.   A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3.   El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

5

Incluido en la sección 1, con la rúbrica «Disposiciones generales», del título IX, con el epígrafe «Disposiciones de procedimiento», del Reglamento no 207/2009, el artículo 76, titulado «Examen de oficio de los hechos», preceptúa lo siguiente:

«1.   En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2.   La [OAMI] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

6

La regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2868/95»), dispone lo siguiente:

«En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la [OAMI] le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la [OAMI] desestimará la oposición.»

7

El Tribunal General expone los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida de la siguiente manera:

[...]

[…]

8

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 14 de octubre de 2009, New Yorker Jeans interpuso un recurso con objeto de que el Tribunal General modificara la resolución controvertida declarando fundado el recurso interpuesto ante la Sala de Recurso y desestimando la oposición con respecto a los productos de la clase 25. Con carácter subsidiario, New Yorker Jeans solicitaba la anulación de dicha resolución en la medida en que mediante la misma se desestima su recurso y se confirma la denegación de la solicitud de registro para estos productos.

9

En apoyo del recurso, New Yorker Jeans invocó concretamente un motivo, basado en la infracción de los artículos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 2868/95. Alegaba, a este respecto, que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que la División de Oposición podía legítimamente tener en cuenta pruebas complementarias del uso de la marca anterior que se habían presentado una vez expirado el plazo fijado por la OAMI en virtud de esta última disposición.

10

Tras recordar en los apartados 23 y 24 de la sentencia recurrida, remitiéndose a la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213), apartado 42, que del artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente, el Tribunal General desestimó el motivo así formulado por New Yorker Jeans declarando esencialmente lo siguiente en los apartados 25 a 34 de la sentencia recurrida:

[...]

[...]

11

Al haberse desestimado igualmente los restantes motivos invocados por New Yorker Jeans para fundamentar su recurso, éste fue desestimado por el Tribunal General.

12

Mediante el recurso de casación, New Yorker Jeans solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y que estime su recurso en primera instancia o, con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva definitivamente sobre el litigio. Solicita asimismo que condene a la OAMI a cargar con la totalidad de las costas.

13

La OAMI solicita que desestime el recurso de casación y que condene en costas a New Yorker Jeans.

14

Para fundamentar el recurso de casación, New Yorker Jeans invoca un motivo único, basado en la infracción de los artículos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento no 2868/95.

15

Aduce, con carácter principal, que el Tribunal General infringió dichas disposiciones al estimar que la OAMI había tomado en consideración fundadamente las pruebas complementarias del uso de la marca anterior aportadas por Vallis K.-Vallis A. el 15 de enero de 2007.

16

Según New Yorker Jeans, dado que las pruebas presentadas en el plazo fijado inicialmente por la OAMI no eran suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca anterior, la OAMI estaba obligada a desestimar la oposición, en virtud de la regla 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 2868/95, ya que esta disposición establece al respecto una excepción a la regla prevista en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.

17

Arguye que tal interpretación no perjudica indebidamente a la parte oponente porque ésta sabía antes de presentar su oposición que, si así se le requería, podría tener que demostrar el uso efectivo de su marca anterior, si no quería ver desestimada su oposición, porque se le concedió un plazo suficiente para ello y porque podía además solicitar una prórroga de dicho plazo. Añade que la parte oponente conserva, aun en caso de que se desestime su oposición, el derecho de solicitar posteriormente la anulación de la marca registrada recientemente.

18

Con carácter subsidiario, New Yorker Jeans, remitiéndose al apartado 44 de la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, alega que, aun cuando debiera considerarse que la presentación de pruebas complementarias sigue estando autorizada, el Tribunal General habría infringido entonces la regla dimanante del artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, según la cual la OAMI está obligada a examinar si las pruebas presentadas extemporáneamente son pertinentes y si la fase del procedimiento en que se presentan no se opone a su toma en consideración. Afirma, a este respecto, que la OAMI abusó de su facultad de apreciación e incumplió su obligación de preservar el desarrollo eficaz del procedimiento, al no comprobar la existencia de datos nuevos que pudieran justificar la presentación extemporánea, ya que la mera presentación por la otra parte de observaciones mediante las que pone en cuestión pruebas aportadas por la parte oponente no constituye un dato nuevo.

19

La OAMI aduce que el Tribunal General, en la sentencia recurrida, interpretó correctamente la regla 22, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 al considerar que, cuando pruebas pertinentes del uso de la marca se han presentado, como sucede en este caso, en el plazo fijado en virtud de dicha disposición, ésta no se opone a la presentación posterior de pruebas complementarias de dicho uso.

20

A su juicio, tal interpretación de la referida regla 22, apartado 2, es conforme, además, con los principios que el Tribunal de Justicia sentó en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, y la aceptación de tales pruebas estrictamente complementarias responde, por regla general, a los diferentes criterios enunciados en dicha sentencia.

21

Por lo que se refiere, en primer lugar, a la parte principal del motivo de casación invocado por New Yorker Jeans, procede recordar antes de nada que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 dispone que la OAMI podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

22

Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, del tenor de dicha disposición se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 42).

23

Al precisar que la OAMI «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichas pruebas, la mencionada disposición otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllas (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).

24

En lo que atañe más concretamente a la presentación de pruebas del uso efectivo de la marca anterior en el marco de procedimientos de oposición, cabe señalar que, si bien el artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 prevé que, a instancia del solicitante del registro, el titular de una marca que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo, a falta de lo cual se desestimará la oposición, dicho Reglamento no contiene una disposición que precise el plazo en el que deben aportarse tales pruebas.

25

En cambio, la regla 22, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 estipula, a este respecto, que, en caso de que se formule tal requerimiento, la OAMI pedirá al titular de la marca anterior que presente la prueba del uso de la marca o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso en el plazo que ella determine.

26

En el presente asunto, la División de Oposición de la OAMI aplicó esta última disposición y fijó a Vallis K.-Vallis A. un plazo para que presentara tal prueba. Por otra parte, consta que Vallis K.-Vallis A. aportó diversas pruebas del uso de la marca anterior dentro de ese plazo.

27

A continuación, procede recordar que la citada regla 22, apartado 2, precisa asimismo, en su segunda frase, que si no se facilitase la prueba del uso de la marca dentro del plazo fijado por la OAMI, la oposición se desestimará.

28

A este respecto, si bien es cierto que del tenor de dicha disposición se desprende que, cuando no se presenta ninguna prueba del uso de la marca de que se trate dentro del plazo fijado por la OAMI, ésta debe desestimar de oficio la oposición, tal conclusión no es válida, en cambio, cuando se han presentado efectivamente pruebas del uso dentro de ese plazo.

29

En efecto, en tal caso, y siempre que no resulte que las pruebas carecen de toda pertinencia para demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento seguirá su curso. Así, como prevé el artículo 42, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, la OAMI tendrá que instar a las partes, tantas veces como sea necesario, a que presenten sus observaciones sobre las notificaciones que aquélla les haya dirigido o sobre las comunicaciones de las demás partes. En este contexto, si posteriormente se desestimara la oposición por falta de prueba suficiente del uso efectivo de la marca anterior, la desestimación no se deberá a la aplicación de la regla 22, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, disposición de naturaleza esencialmente procesal, sino exclusivamente a la aplicación de la disposición de fondo que contiene el artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.

30

De las consideraciones anteriores se infiere que, tal como declaró atinadamente el Tribunal General en la sentencia recurrida, cuando, como sucede en el presente asunto, se han presentado pruebas consideradas pertinentes para demostrar el uso de la marca en cuestión dentro del plazo fijado por la OAMI en virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, la presentación de pruebas complementarias de dicho uso sigue siendo posible tras la expiración del plazo. En tal caso, y como declaró también acertadamente el Tribunal General y se ha recordado en los apartados 22 y 23 de la presente sentencia, no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta pruebas presentadas extemporáneamente haciendo uso de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.

31

Cabe colegir de lo anterior que debe desestimarse la parte principal del motivo único de casación que se ha invocado.

32

En segundo lugar, New Yorker Jeans sostiene, mediante la parte de dicho motivo que invoca con carácter subsidiario, que el Tribunal General dejó de sancionar, indebidamente, el uso abusivo que, a su parecer, hizo en el presente asunto la OAMI de su facultad de apreciación al no comprobar si las pruebas presentadas extemporáneamente eran pertinentes y si la fase del procedimiento en que se presentaron se oponía a su toma en consideración.

33

En lo tocante al ejercicio de esta facultad de apreciación de la OAMI a efectos de la eventual toma en consideración de pruebas presentadas extemporáneamente, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 44).

34

Pues bien, de las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General, en particular en los apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida, se desprende a este respecto que la toma en consideración de las pruebas presentadas extemporáneamente por Vallis K.-Vallis A., como complemento de las pruebas pertinentes que presentó inicialmente, había permitido a la División de Oposición y posteriormente a la Sala de Recurso concluir que existía un uso efectivo de la marca anterior, sobre la base de todos los hechos y pruebas pertinentes, y que la fase del procedimiento en que se produjo la presentación de tales pruebas complementarias y las circunstancias que la rodeaban no se oponían a la presentación.

35

Dado que consta de este modo que la toma en consideración de pruebas complementarias presentadas extemporáneamente permitió a la OAMI concluir que existía un uso efectivo de la marca anterior, es evidente que no cabe estimar la alegación mediante la que New Yorker Jeans reprocha a aquélla no haber comprobado si tales pruebas eran pertinentes.

36

Por otra parte, procede señalar que, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que Vallis K.-Vallis A. no había abusado de los plazos fijados mediante el uso intencionado de tácticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente, sino que dicha parte se había limitado a presentar documentos complementarios después de que las pruebas pertinentes que había presentado inicialmente fueran cuestionadas por New Yorker Jeans.

37

Las diversas constataciones así efectuadas por el Tribunal General, que figuran, tal como se deduce del apartado 28 de la sentencia recurrida, entre las consideraciones que le llevaron a desestimar la alegación de New Yorker Jeans según la cual la Sala de Recurso había concluido erróneamente que la División de Oposición podía en este caso tener en cuenta catálogos presentados extemporáneamente, no ponen de manifiesto ningún error de Derecho.

38

De las consideraciones anteriores resulta que la parte del motivo único de casación invocada con carácter subsidiario, mediante la que la recurrente reprocha al Tribunal General no haber sancionado un uso supuestamente abusivo de la OAMI del margen de apreciación que le confiere el artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, no puede prosperar.

39

En consecuencia, dado que no es fundada ninguna de las dos partes del motivo único del recurso de casación, éste debe ser desestimado.

40

Conforme al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.

41

A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha pedido que se condene en costas a New Yorker Jeans y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide: