Asunto T‑307/13

Capella EOOD

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria figurativa ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Admisibilidad de la solicitud de caducidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 9 de diciembre de 2014

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Orden conminatoria dirigida a la Oficina — Exclusión

   [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6]

2. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Posición procesal de la Oficina — Facultad reconocida a ésta de adherirse a las pretensiones del demandante, a pesar de figurar como parte demandada

   (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 133, ap. 2)

3. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso parcial — Obligación del solicitante de la declaración de caducidad de determinar el alcance de su solicitud de prueba — Alcance — Reproducción de la designación de la categoría de los productos o servicios registrados, a excepción de determinadas subcategorías — Admisibilidad de la solicitud de declaración de caducidad

   [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 51, aps. 1, letra a), y 2, y 56; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 37, letra a), inciso iii)]

1.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 11)

2.  En un procedimiento de recurso en materia de marcas comunitarias dirigido contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), nada se opone a que la Oficina se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal General, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal General. En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se hayan planteado en la demanda.

   (véase el apartado 17)

3.  En la medida en que la prueba del uso de la marca en la que se base la solicitud de caducidad sólo deberá presentarse a instancia del solicitante, corresponde a este último determinar el alcance de su solicitud de prueba.

   Cuando la marca controvertida ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, es posible que el titular de dicha marca únicamente aporte la prueba de su uso efectivo en relación con una parte de esos productos o servicios, en cuyo caso la protección que otorga el registro de la marca controvertida sólo atañe a las subcategorías a la que pertenecen los productos o servicios para los que la marca controvertida ha sido objeto de uso efectivo.

   Asimismo, cuando la marca controvertida ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, un solicitante de la caducidad que estime que el titular de la marca controvertida ha usado de manera efectiva una parte de tales productos y servicios puede legítimamente, a efectos de determinar el alcance de su solicitud de prueba del uso efectivo de dicha marca, en la que se basa la solicitud de caducidad, excluir de su solicitud de caducidad dichos productos o servicios.

   A este respecto, cuando existe una designación de los productos, para los que se registró la marca controvertida, en una determinada categoría, no cabe exigir al solicitante de la caducidad que, para que se declare la admisibilidad de su solicitud, identifique todas las subcategorías de productos y servicios que, a su juicio, aunque sean distinguibles respectivamente de manera autónoma, puedan pertenecer a la categoría más amplia que es la única designada a efectos del registro de la marca controvertida.

   Pues bien, por un lado, en la medida en que, en su solicitud de caducidad, el solicitante reproduce en primer lugar de manera expresa y completa la designación de la categoría de los productos para los que se ha registrado la marca controvertida, y al limitar después su alcance excluyendo determinadas subcategorías de productos cuyo uso efectivo no discute, el demandante responde manifiestamente a la exigencia de determinar el alcance de su solicitud de prueba del uso efectivo de la marca controvertida. Por otro lado, únicamente el solicitante del registro de una marca comunitaria está facultado para determinar, bajo el control de las instancias competentes de la Oficina, el alcance de la protección que desea que se conceda a dicha marca. Por tanto, en la medida en que el titular de la marca controvertida, con ocasión del registro de ésta, haya designado los productos en cuestión haciendo referencia a una simple categoría amplia, sin identificar con mayor detalle las subcategorías de productos y servicios que podrían pertenecer a esta última, la Sala de Recurso de la Oficina no puede declarar la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad por considerar que el demandante no ha identificado tales subcategorías en dicha solicitud.

   Por último, para pronunciarse, en particular, sobre la admisibilidad de una solicitud de caducidad basada en la falta de uso efectivo de una marca, incumbe a las instancias competentes de la OAMI apreciar con carácter previo si la marca controvertida ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma.

   (véanse los apartados 23 a 25, 30 y 31)