Asunto C-553/11

Bernhard Rintisch

contra

Klaus Eder

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 10, apartados 1 y 2, letra a) — Uso efectivo — Uso bajo una forma, registrada a su vez como marca, que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Efectos de una sentencia en el tiempo»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de octubre de 2012

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional — Determinación y apreciación de los hechos del litigio — Necesidad de una cuestión prejudicial y pertinencia de las cuestiones planteadas — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

   (Art. 267 TFUE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Falta de competencia del Tribunal de Justicia

   (Art. 267 TFUE)

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Falta de uso efectivo de la marca — Uso de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran su carácter distintivo — Registro de la forma utilizada que difiere de la de la marca registrada — Irrelevancia

   [Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 10, ap. 2, letra a)]

1.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 15)

2.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 16)

3.  El registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas.

   En efecto, por una parte, el carácter distintivo de una marca, en el sentido de las disposiciones de la Directiva 89/104, significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y, por lo tanto, para distinguir ese producto de los de otras empresas.

   Por otra parte, del tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 no se desprende en modo alguno que la forma diferente bajo la que se utiliza la marca no pueda estar a su vez registrada como marca. En efecto, el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta.

   En cuanto a la finalidad del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, procede señalar que esta disposición, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.

   Pues bien, se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca. En efecto, el registro de nuevas formas de una marca permite, en su caso, anticipar los cambios que puedan ocurrir en la imagen de la marca y, así, adaptarla a la realidad de un mercado en evolución.

   Además, del duodécimo considerando de la Directiva 89/104 se desprende que las disposiciones de esta Directiva deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París» para la protección de la propiedad industrial. Por consiguiente, procede interpretar el artículo 10, apartado 2, letra a), de la referida Directiva conforme al artículo 5, C, apartado 2, de dicho Convenio. Pues bien, nada en esta última disposición permite entender que el registro de un signo como marca tenga como consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de éste para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de ésta.

   (véanse los apartados 19 a 24)

Asunto C-553/11

Bernhard Rintisch

contra

Klaus Eder

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 10, apartados 1 y 2, letra a) — Uso efectivo — Uso bajo una forma, registrada a su vez como marca, que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Efectos de una sentencia en el tiempo»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de octubre de 2012

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional — Determinación y apreciación de los hechos del litigio — Necesidad de una cuestión prejudicial y pertinencia de las cuestiones planteadas — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

   (Art. 267 TFUE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Falta de competencia del Tribunal de Justicia

   (Art. 267 TFUE)

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Falta de uso efectivo de la marca — Uso de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran su carácter distintivo — Registro de la forma utilizada que difiere de la de la marca registrada — Irrelevancia

   [Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 10, ap. 2, letra a)]

1.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 15)

2.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 16)

3.  El registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas.

   En efecto, por una parte, el carácter distintivo de una marca, en el sentido de las disposiciones de la Directiva 89/104, significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y, por lo tanto, para distinguir ese producto de los de otras empresas.

   Por otra parte, del tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 no se desprende en modo alguno que la forma diferente bajo la que se utiliza la marca no pueda estar a su vez registrada como marca. En efecto, el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta.

   En cuanto a la finalidad del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, procede señalar que esta disposición, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.

   Pues bien, se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca. En efecto, el registro de nuevas formas de una marca permite, en su caso, anticipar los cambios que puedan ocurrir en la imagen de la marca y, así, adaptarla a la realidad de un mercado en evolución.

   Además, del duodécimo considerando de la Directiva 89/104 se desprende que las disposiciones de esta Directiva deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París» para la protección de la propiedad industrial. Por consiguiente, procede interpretar el artículo 10, apartado 2, letra a), de la referida Directiva conforme al artículo 5, C, apartado 2, de dicho Convenio. Pues bien, nada en esta última disposición permite entender que el registro de un signo como marca tenga como consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de éste para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de ésta.

   (véanse los apartados 19 a 24)