–

en nombre de Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, por los Sres. P. Maeyaert y J. Muyldermans, advocaten;

–

en nombre de Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA, por los Sres. K. Janssens y J. Keustermans, advocaten, y por la Sra. M.R. Gherghinaru, avocate;

–

en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, M. Hellmann y J. Techert, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y por los Sres. E. Gippini Fournier y F. Wilman, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2

Dicha petición se ha planteado en el contexto de un litigio entre, de una parte, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (en lo sucesivo, «Mitsubishi») y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (en lo sucesivo, «MCFE»), y de otra, Duma Forklifts NV (en lo sucesivo, «Duma») y G.S. International BVBA (en lo sucesivo, «GSI»), relativo a una acción de cesación de la conducta de estas últimas consistente en suprimir los signos idénticos a las marcas de las que es titular Mitsubishi y colocar nuevos signos en carretillas elevadoras Mitsubishi adquiridas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).

3

A tenor de los considerandos 1 y 2 de la Directiva 2008/95:

4

El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», tiene el siguiente tenor:

«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

[…]

3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en [el apartado 1]:

[…]»

5

El artículo 7 de la citada Directiva, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establece en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión Europea] con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

6

El Reglamento n.o 207/2009 codificó el Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 1994, L 11, p. 1). El artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009, titulado «Derecho conferido por la marca [de la Unión]», disponía lo siguiente:

«1.   La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[…]

2.   Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

[…]»

7

El artículo 13 de este Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca [de la Unión]», establecía en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión Europea] bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.»

8

El Reglamento n.o 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016 y es aplicable a los hechos del litigio principal a partir de esa fecha.

9

El Reglamento n.o 2015/2424 introdujo un nuevo apartado 4 en el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009, con el siguiente tenor:

«Sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará asimismo facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de una marca de la Unión en virtud del párrafo primero se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1383/2003 del Consejo (DO 2013, L 181, p. 15)], el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final.»

10

Una disposición análoga viene establecida en el artículo 10, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), que refundió la Directiva 2008/95, derogándola con efectos de 15 de enero de 2019, aunque no es aplicable a los hechos del litigio principal.

11

Mitsubishi, sociedad con domicilio en Japón, es titular de las siguientes marcas (en lo sucesivo, «marcas Mitsubishi»):

–	La marca figurativa de la Unión representada a continuación, registrada el 3 de marzo de 2000 con el número 117713, que designa en particular los productos de la clase 12 del citado Arreglo, incluidos vehículos a motor, vehículos eléctricos y carretillas elevadoras:

12

MCFE, entidad con domicilio en los Países Bajos, tiene atribuidos derechos exclusivos de fabricación y comercialización en el EEE de las carretillas elevadoras de las marcas Mitsubishi.

13

Duma, entidad con domicilio en Bélgica, tiene como actividad principal la compraventa a escala mundial de carretillas elevadoras nuevas y de segunda mano. Ofrece también a la venta sus propias carretillas elevadoras con las denominaciones «GSI», «GS» o «Duma», y antaño formó parte de la red de distribución oficial en Bélgica de las carretillas elevadoras Mitsubishi.

14

GSI, con domicilio también en Bélgica, es una sociedad vinculada a Duma, con la que comparte la administración y la sede. GSI fabrica y repara carretillas elevadoras que importa y exporta al por mayor, junto con sus piezas de recambio, en el mercado mundial, adaptándolas a las normas vigentes en Europa y asignándoles sus propios números de serie para, a continuación, entregarlas a Duma provistas de declaraciones de conformidad UE.

15

De la resolución de remisión se infiere que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 19 de noviembre de 2009, Duma y GSI realizaron importaciones paralelas en el EEE de carretillas elevadoras con las marcas Mitsubishi sin consentimiento del titular de estas.

16

Desde el 20 de noviembre de 2009, Duma y GSI adquieren, fuera del EEE, carretillas elevadoras a una sociedad del Grupo Mitsubishi y las introducen en el territorio del EEE, donde las incluyen en el régimen de depósito aduanero. Una vez en este régimen, suprimen todos los signos idénticos a las marcas Mitsubishi que exhibían dichas mercancías, efectúan las modificaciones necesarias para ajustarlas a las normas vigentes en la Unión, sustituyen las placas de identificación y los números de serie y les colocan sus propios signos. Acto seguido, las importan y comercializan tanto fuera como dentro del EEE.

17

Mitsubishi y MCFE ejercieron acciones ante el rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunal de lo Mercantil de Bruselas, Bélgica), solicitando, en particular, que se ordene la cesación de tales actos. Al haber sido desestimadas sus pretensiones por sentencia de 17 de marzo de 2010, han recurrido en apelación ante el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), interesando la prohibición tanto del comercio paralelo de carretillas elevadoras de las marcas Mitsubishi como de la importación y comercialización de carretillas elevadoras en las que se hayan suprimido los signos idénticos a dichas marcas y se hayan colocado nuevos signos.

18

Mitsubishi alega ante ese órgano jurisdiccional que la supresión de los signos y la colocación de nuevos signos en las carretillas elevadoras compradas fuera del EEE, la eliminación de las placas de identificación y los números de serie y la importación y comercialización en el EEE de esas carretillas elevadoras lesionan los derechos que le confieren las marcas Mitsubishi. En particular, aduce que, con la supresión de signos idénticos a dichas marcas sin su consentimiento, se soslaya el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización en el EEE de los productos de esa marca y se menoscaban las funciones relativas al origen y la calidad así como las funciones de inversión y de publicidad de la marca. Señala, a este respecto, que las carretillas elevadoras Mitsubishi siguen siendo reconocibles por el consumidor a pesar de la referida supresión.

19

Duma y GSI sostienen, en particular, que debe considerárseles fabricantes de las carretillas elevadoras que compran fuera del EEE, puesto que las modifican para ajustarlas a la normativa de la Unión, y que, por lo tanto, pueden lícitamente colocar en ellas sus propios signos.

20

En lo que concierne a la importación paralela en el EEE de las carretillas elevadoras de las marcas Mitsubishi, el órgano jurisdiccional remitente considera que tal práctica infringe el Derecho de marcas, y ha estimado las pretensiones de Mitsubishi y de MCFE. Por lo que se refiere a la importación y la comercialización en el EEE, a partir del 20 de noviembre de 2009, de las carretillas elevadoras Mitsubishi procedentes de países no integrados en el EEE, en las que se suprimieron los signos idénticos a las marcas Mitsubishi y se colocaron nuevos signos, señala que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre si las conductas de Duma y GSI constituyen un uso que puede ser prohibido por el titular de la marca, al tiempo que advierte que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia parece sugerir una respuesta afirmativa a la aludida cuestión.

21

En tales circunstancias, el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

22

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de junio de 2018, Mitsubishi solicitó que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de su petición, Mitsubishi alega, en esencia, que las conclusiones del Abogado General parten de una consideración errónea según la cual el uso en el tráfico económico, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, supone un acto positivo y perceptible. Entiende, además, que en dichas conclusiones no se responde a su argumentación relativa a que la supresión de los signos menoscaba las diferentes funciones de la marca.

23

En virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá ordenar, en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

24

En el caso de autos no se da ninguno de tales supuestos. En efecto, en modo alguno se ha alegado la existencia de un hecho nuevo. Además, Mitsubishi, al igual que los otros interesados que han participado en el presente procedimiento, pudo exponer, tanto en la fase escrita como en la fase oral, los elementos de hecho y de Derecho que juzgase pertinentes para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, en particular sobre el concepto de «uso en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. Por tanto, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado General, que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse.

25

De igual modo, en lo que se refiere a las críticas formuladas por Mitsubishi contra las conclusiones del Abogado General, es preciso recordar, por un lado, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni su Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes interesadas presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D’Amato, C‑397/16, EU:C:2017:992, apartado 26 y jurisprudencia citada).

26

Por otra parte, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. A este respecto, el Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D’Amato, C‑397/16 y C‑435/16, EU:C:2017:992, apartado 27 y jurisprudencia citada).

27

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia concluye que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

28

Mediante las dos cuestiones prejudiciales, que deben ser examinadas conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero como los del asunto principal con el propósito de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde nunca han sido comercializados.

29

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, ambos de contenido idéntico, deben interpretarse de la misma manera (véase, en este sentido, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C‑62/08, EU:C:2009:111, apartado 42).

30

A tal fin, procede recordar que la Directiva 2008/95, que codificó la Directiva 89/104, tiene por objeto, según se desprende de sus considerandos 1 y 2, suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado interior. El derecho de marca constituye, de esta manera, un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).

31

Ha de recordarse también que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 circunscriben el agotamiento del derecho conferido por la marca a los supuestos en que los productos sean comercializados en el EEE. Estas disposiciones permiten al titular de la marca comercializar sus productos fuera del EEE sin que dicha comercialización agote sus derechos en el interior de este. Al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de tales productos sin su consentimiento, el legislador de la Unión permite a dicho titular controlar la primera comercialización en el EEE de los productos de la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, EU:C:1998:374, apartado 26; de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99, EU:C:2001:617, apartados 32 y 33, y de 18 de octubre de 2005, Class International, C‑405/03, EU:C:2005:616, apartado 33).

32

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado de forma reiterada que, para garantizar la protección de los derechos conferidos por la marca, es esencial que el titular de la marca registrada en uno o varios Estados miembros pueda controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con esa marca (sentencias de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C‑324/08, EU:C:2009:633, apartado 32; de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apartado 60, y de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C‑379/14, EU:C:2015:497, apartado 31). Asimismo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el expresado derecho del titular se refiere a cada ejemplar del producto en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C‑173/98, EU:C:1999:347, apartados 19 y 20, y de 3 de junio de 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C‑127/09, EU:C:2010:313, apartado 31).

33

Además, el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2008/95 y el artículo 9, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009 confieren al titular de la marca registrada un derecho exclusivo que, según el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de esa Directiva y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), de este Reglamento, faculta al titular a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada o de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

34

El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar repetidas veces que el derecho exclusivo del titular de la marca se concedió para permitir a este proteger sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias, y que, en consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club,C‑206/01, EU:C:2002:651, apartado 51; de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C‑487/07, EU:C:2009:378, apartado 58; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, apartados 77 y 79, y de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, apartados 37 y 38).

35

En lo que respecta a estas funciones, es necesario recordar que la marca tiene como función esencial garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, apartado 82 y jurisprudencia citada). La marca sirve, en particular, de garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, de modo que aquella pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, apartado 48, y de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apartado 80).

36

La función de inversión de la marca viene definida por la posibilidad de ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, por medio de diversas técnicas comerciales. De esta manera, cuando el uso por un tercero, como un competidor del titular de la marca, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la referida función. Por consiguiente, el mencionado titular estará facultado para prohibir tal uso en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95 o, en caso de que se trate de una marca de la Unión Europea, del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, apartados 60 a 62).

37

En cuanto a la función de publicidad de la marca, consiste en el empleo de una marca con fines publicitarios para informar o atraer al consumidor. Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, apartados 91 y 92).

38

Con respecto al concepto de «uso en el tráfico económico», el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, no es exhaustiva (véanse las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, apartado 38; de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, apartado 16, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, apartado 65), y que tal enumeración alude exclusivamente a comportamientos activos por parte del tercero (véase la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, apartado 40).

39

El Tribunal de Justicia ha señalado también que el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la marca supone que ese uso se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (véase la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C‑379/14, EU:C:2015:497, apartado 43 y jurisprudencia citada). Ha precisado que los términos «uso» y «en el tráfico económico» no pueden interpretarse en el sentido de que únicamente se refieren a las relaciones directas entre un comerciante y un consumidor y, en particular, que existe uso de un signo idéntico a la marca cuando el operador económico de que se trate utiliza ese signo en el marco de su propia comunicación comercial (véase la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C‑379/14, EU:C:2015:497, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada).

40

En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que Duma y GSI adquieren, sin el consentimiento de Mitsubishi, carretillas elevadoras Mitsubishi fuera del EEE y las introducen en el territorio del EEE, donde las incluyen en el régimen de depósito aduanero. Mientras dichas mercancías se hallan aún en el expresado régimen, Duma y GSI suprimen totalmente los signos idénticos a las marcas Mitsubishi que exhibían aquellas, efectúan modificaciones para ajustarlas a las normas en vigor en la Unión, sustituyen las placas de identificación y los números de serie, les colocan sus propios signos y, a continuación, las importan y las comercializan tanto en el EEE como fuera de este territorio.

41

Así pues, a diferencia de los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas en el apartado 31 de la presente sentencia, los productos de que se trata en el litigio principal no llevan las marcas en cuestión cuando son importados y comercializados en el EEE tras haber sido incluidos en el régimen de depósito aduanero. Asimismo, a diferencia de las otras sentencias citadas en los apartados 34 a 39 de la presente sentencia, no consta que en ese momento los terceros utilicen de alguna forma signos idénticos o similares a las marcas en cuestión, en particular en su comunicación comercial. Lo cual diferencia también al asunto principal de las circunstancias referidas en el apartado 86 de la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416), mencionada por el órgano jurisdiccional remitente, en la que el Tribunal de Justicia señaló que, cuando un comerciante elimina, sin el consentimiento del titular de la marca, la mención de esta marca de los productos y sustituye esta mención por una etiqueta con el nombre del comerciante, de manera que la marca del fabricante de los productos de que se trata quede completamente disimulada, el titular de la marca está facultado para oponerse a que el comerciante utilice dicha marca para anunciar la reventa, dado que, en tal caso, se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca.

42

No obstante, ha de observarse, en primer lugar, que la supresión de los signos idénticos a la marca impide que los productos para los que se registró esta sean designados con dicha marca la primera vez que se comercializan en el EEE y, por tanto, conlleva que se prive al titular de la marca en cuestión de la protección del derecho esencial, que le ha reconocido la jurisprudencia recordada en el apartado 31 de la presente sentencia, de controlar la primera comercialización de los productos de la marca en el EEE.

43

En segundo lugar, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos con el fin de efectuar su primera comercialización en el EEE menoscaba las funciones de la marca.

44

En lo atinente a la función de indicación del origen, basta recordar que, en el apartado 48 de la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (C‑379/14, EU:C:2015:497), el Tribunal de Justicia ya ha declarado que todo acto de un tercero que impida al titular de una marca registrada en uno o varios Estados miembros ejercer su derecho a controlar la primera comercialización de productos designados con esa marca en el EEE menoscaba, por su naturaleza, la citada función esencial de la marca.

45

El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la incidencia del hecho de que los productos importados o comercializados puedan seguir siendo identificados por el consumidor medio pertinente, por su aspecto exterior o por su modelo, como procedentes del titular de la marca. Indica, en efecto, que, a pesar de la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en las carretillas elevadoras, los consumidores pertinentes siguen percibiendo que se trata de carretillas elevadoras Mitsubishi. A este respecto, procede señalar que, si bien la función esencial de la marca puede resultar afectada con independencia de si concurre o no esa circunstancia, se ha puesto de manifiesto que, en caso afirmativo, los efectos sobre la referida función se verán agravados.

46

Por otro lado, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos dificultan la posibilidad para el titular de la marca de captar clientela por la calidad de sus productos y afectan a las funciones de inversión y de publicidad de la marca si, como ocurre en el presente asunto, el producto en cuestión no ha sido todavía comercializado con la marca del titular en ese mercado por dicho titular o con su consentimiento. En efecto, el hecho de que los productos del titular de la marca se comercialicen antes de que este los haya designado con dicha marca, de suerte que los consumidores conocerán esos productos antes de poder asociarlos a la marca en cuestión, puede suponer un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel y como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial. Además, tales actos privan al titular de la posibilidad de realizar el valor económico del producto de la marca y, por tanto, su inversión, con su primera comercialización en el EEE.

47

En tercer lugar, la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, con el fin de importar o de comercializar esos productos en el EEE soslayando el derecho del expresado titular de prohibir la importación de los productos de la marca en cuestión, en tanto en cuanto lesionan el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de esa marca en el EEE y menoscaban las funciones de esta, son actos contrarios al objetivo de preservar una competencia no falseada.

48

Finalmente, en relación con la jurisprudencia recordada en el apartado 38 de la presente sentencia relativa al concepto de «uso en el tráfico económico», procede observar que la operación consistente en que un tercero suprima los signos idénticos a la marca para colocar sus propios signos implica un comportamiento activo por parte de ese tercero que puede considerarse constitutivo de un uso del signo en el tráfico económico, toda vez que se efectúa con el propósito de importar y comercializar los productos en el EEE y, por lo tanto, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia.

49

Por cuantas razones anteceden, debe considerarse que, en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/95 y del artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009, el titular de la marca puede oponerse a tales actos.

50

No empece a la anterior conclusión el hecho de que la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos tengan lugar cuando las mercancías se hallan todavía en régimen de depósito aduanero, habida cuenta de que las operaciones descritas se efectúan con el fin de importar y comercializar esas mercancías en el EEE, como muestra, en el litigio principal, el hecho de que Duma y GSI modifiquen las carretillas elevadoras para ajustarlas a las normas en vigor en la Unión y que, además, a continuación, si no todas, al menos parte de las referidas carretillas sean efectivamente importadas y comercializadas en el EEE.

51

En este contexto, ha de señalarse también que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2015/2424, aplicable a los hechos del litigio principal a partir del 23 de marzo de 2016, faculta al titular a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. Este derecho del titular se extinguirá únicamente en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final.

52

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como los del asunto principal, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.

53

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, como los del asunto principal, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados.