BESCHLUSS DES GERICHTS (Neunte Kammer)

23. Mai 2019(*)

„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke d:ternity – Ältere Wortmarke iTernity – Rücknahme des Antrags auf Nichtigerklärung vor Klageerhebung – Hinfälligkeit der angefochtenen Entscheidung – Fehlendes Rechtsschutzinteresse – Teils unzulässige und teils offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrende Klage“

In der Rechtssache T‑609/18

Fujifilm Recording Media GmbH mit Sitz in Kleve (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte R. Härer, C. Schultze, C. Weber, H. Ranzinger und C. Gehweiler,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Fischer als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:

iTernity GmbH mit Sitz in Freiburg (Deutschland),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 25. Juli 2018 (Sache R 2324/2017-4) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen iTernity und Fujifilm Recording Media

erlässt

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Gervasoni sowie der Richter L. Madise und R. da Silva Passos (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 5. Oktober 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der vom EUIPO mit Schriftsatz, der am 11. Dezember 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, erhobenen Einrede der Unzulässigkeit,

aufgrund der am 13. Februar 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Stellungnahme der Klägerin zur Einrede der Unzulässigkeit,

folgenden

Beschluss

 Vorgeschichte des Rechtsstreits

1        Am 30. August 2012 meldete die Klägerin, die Fujifilm Recording Media GmbH, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) eine Unionsmarke an.

2        Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen d:ternity.

3        Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu den Klassen 9, 35, 39 und 42 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung.

4        Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 2012/200 vom 19. Oktober 2012 veröffentlicht. Am 28. Januar 2013 wurde das Wortzeichen d:ternity unter der Nr. 11152154 als Marke eingetragen.

5        Am 11. August 2015 stellte die iTernity GmbH beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigerklärung dieser Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden war.

6        Dieser Antrag wurde auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 60 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit deren Art. 8 Abs. 1 Buchst. b (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) und auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit deren Art. 8 Abs. 4 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) gestützt.

7        Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde mit der älteren deutschen Wortmarke iTernity, die am 10. April 2007 unter der Nr. 30660861 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen worden war, sowie mit dem im geschäftlichen Verkehr in Deutschland benutzten Firmennamen iTernity begründet.

8        Mit Entscheidung vom 31. August 2017 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO den Antrag auf Nichtigerklärung in vollem Umfang zurück.

9        Am 27. Oktober 2017 legte iTernity beim EUIPO gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde nach den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 ein.

10      Mit Entscheidung vom 25. Juli 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde von iTernity statt, hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, erklärte die streitige Marke hinsichtlich sämtlicher mit ihr gekennzeichneter Waren und Dienstleistungen für nichtig und erlegte der Klägerin die Kosten des Verfahrens vor dem EUIPO auf.

11      Am 26. September 2018 teilte iTernity dem EUIPO mit, dass sie ihren Antrag auf Nichtigerklärung der streitigen Marke zurücknehme.

12      Mit Schreiben vom 27. September 2018 beantragte die Klägerin bei der Beschwerdekammer die Feststellung, dass die angefochtene Entscheidung infolge der Rücknahme des Antrags auf Nichtigerklärung der streitigen Marke gegenstandslos geworden sei.

13      Mit Schreiben vom 3. Oktober 2018 teilte das EUIPO der Klägerin mit, dass das Verfahren zur Nichtigerklärung der streitigen Marke infolge der Rücknahme des verfahrenseinleitenden Antrags auf Nichtigerklärung geschlossen worden sei. In demselben Schreiben wies das EUIPO darauf hin, dass die Beschwerdekammer dem oben in Rn. 12 erwähnten Antrag nicht stattgeben könne, da das Beschwerdeverfahren mit dem Erlass der angefochtenen Entscheidung abgeschlossen worden sei.

14      Mit Schreiben vom 16. Oktober 2018 teilte das EUIPO der Klägerin mit, dass die das Beschwerdeverfahren beendende Entscheidung infolge der Rücknahme des Antrags auf Nichtigerklärung der streitigen Marke am 3. Oktober 2018 unanfechtbar geworden sei und die streitige Marke demzufolge eingetragen bleibe. In demselben Schreiben wies das EUIPO die Klägerin darauf hin, dass diese Entscheidung am 8. Oktober 2018 Gegenstand eines Antrags auf Eintragung im Blatt für Unionsmarken gewesen sei.

 Anträge der Parteien

15      Die Klägerin beantragt in der Klageschrift,

–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

–        hilfsweise, festzustellen, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist;

–        dem EUIPO und iTernity die vor der Beschwerdekammer und dem Gericht entstandenen Kosten aufzuerlegen.

16      Das EUIPO beantragt in seiner Einrede der Unzulässigkeit,

–        die Klage als unzulässig abzuweisen;

–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

17      In ihrer Stellungnahme zur Einrede der Unzulässigkeit beantragt die Klägerin, diese Einrede als unbegründet zurückzuweisen.

 Rechtliche Würdigung

18      Nach Art. 130 Abs. 1 und 7 seiner Verfahrensordnung kann das Gericht auf Antrag des Beklagten über die Unzulässigkeit oder die Unzuständigkeit vorab entscheiden. Außerdem kann das Gericht nach Art. 126 seiner Verfahrensordnung, wenn einer Klage offensichtlich jede rechtliche Grundlage fehlt, auf Vorschlag des Berichterstatters jederzeit die Entscheidung treffen, durch mit Gründen versehenen Beschluss zu entscheiden, ohne das Verfahren fortzusetzen.

19      Im vorliegenden Fall hat das EUIPO eine Entscheidung über die Unzulässigkeit der Klage beantragt, und das Gericht hält sich durch die Aktenstücke für hinreichend unterrichtet. Das Gericht hat daher beschlossen, über die Klage zu entscheiden, ohne das Verfahren fortzusetzen.

 Zur Zulässigkeit des ersten Klageantrags

20      Mit ihrem ersten Antrag begehrt die Klägerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

21      In seiner Einrede der Unzulässigkeit wendet das EUIPO ein, dass die Klägerin kein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich einer solchen Aufhebung habe. Insoweit hebt das EUIPO hervor, dass die angefochtene Entscheidung infolge des Umstands, dass iTernity ihren Antrag auf Nichtigerklärung am 26. September 2018 zurückgenommen habe, gegenstandslos geworden sei und die streitige Marke eingetragen bleibe. Folglich hätte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung am Tag der Klageerhebung keine Rechtswirkungen entfalten können, die der Klägerin einen Vorteil hätten verschaffen können.

22      In ihrer Stellungnahme zur Einrede der Unzulässigkeit hält die Klägerin dem entgegen, der Umstand, dass iTernity ihren Antrag auf Nichtigerklärung der streitigen Marke zurückgenommen habe, bedeute nicht, dass sie an dem Tag, an dem sie die vorliegende Klage erhoben habe, kein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Begehrens auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gehabt habe. Da die einschlägigen Vorschriften nämlich die Wirkungen der Rücknahme eines Antrags auf Nichtigerklärung nicht regelten, habe zu diesem Zeitpunkt die Gefahr bestanden, dass die angefochtene Entscheidung wirksam werde und vollzogen werden könne.

23      Die Klägerin macht außerdem geltend, dass die streitige Marke als Grundlage für eine internationale Registrierung diene, der aufgrund von Art. 29 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 (ABl. 2018, L 104, S. 37) die Löschung drohe, falls die angefochtene Entscheidung unanfechtbar werde.

24      Nach gefestigter Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Aufhebungsklage auf die Situation zum Zeitpunkt des Eingangs der Klageschrift abzustellen (Urteile vom 27. November 1984, Bensider u. a./Kommission, 50/84, EU:C:1984:365, Rn. 8, und vom 18. April 2002, Spanien/Rat, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 und C‑22/01, EU:C:2002:230, Rn. 23, sowie Beschluss vom 17. April 2018, NeoCell/EUIPO [BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN], T‑666/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:206, Rn. 15).

25      Das Rechtsschutzinteresse der Klagepartei muss im Hinblick auf den Klagegegenstand bei Klageerhebung gegeben sein; andernfalls ist die Klage unzulässig. Ebenso wie das Rechtsschutzinteresse muss auch der Streitgegenstand bis zum Erlass der gerichtlichen Entscheidung weiter vorliegen – andernfalls ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt –, was voraussetzt, dass die Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (vgl. Urteil vom 7. Juni 2007, Wunenburger/Kommission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

26      Überdies werden nach Art. 71 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 „[d]ie Entscheidungen der Beschwerdekammer … erst mit Ablauf der in Artikel 72 Absatz 5 vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist eine Klage beim Gericht erhoben worden ist, mit deren Abweisung oder mit der Abweisung eines beim Gerichtshof eingelegten Rechtsmittels gegen die Entscheidung des Gerichts wirksam“. Nach Art. 72 Abs. 5 dieser Verordnung ist „[d]ie Klage … innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer beim Gericht zu erheben“.

27      Im vorliegenden Fall hat iTernity ihren Antrag auf Nichtigerklärung der streitigen Marke am 26. September 2018 zurückgenommen, also sowohl vor der Erhebung der vorliegenden Klage durch die Klägerin als auch vor dem Ablauf der Frist für die Erhebung einer Klage beim Gericht. Zum Zeitpunkt der Rücknahme des Antrags auf Nichtigerklärung durch iTernity war die angefochtene Entscheidung, mit der die streitige Marke für nichtig erklärt wurde, also nicht wirksam und nicht unanfechtbar geworden.

28      Wird der Antrag auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke zurückgenommen, bevor die Entscheidung der Beschwerdekammer, mit der über ihre Nichtigerklärung entschieden wird, unanfechtbar geworden ist, entfällt die Grundlage des Verfahrens, und es wird gegenstandslos (vgl. entsprechend Beschlüsse vom 3. Juli 2003, Lichtwer Pharma/HABM – Biofarma [Sedonium], T‑10/01, EU:T:2003:182, Rn. 16, und vom 2. Dezember 2015, Lidl Stiftung/HABM – toom Baumarkt [Super-Samstag], T‑213/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:967, Rn. 4).

29      Folglich war die angefochtene Entscheidung gegenstandslos und hinfällig geworden, noch bevor die Klägerin die vorliegende Klage erhob, so dass sie nicht unanfechtbar werden konnte (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 18. November 2003, GD Searle/HABM – Phyto-Esp [CELEBREX], T‑383/02, EU:T:2003:306, Rn. 14, und Urteil vom 22. September 2016, Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing [NANO], T‑237/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:529, Rn. 70).

30      Unter diesen Bedingungen hatte die Klägerin zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage kein Interesse daran, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu erreichen, da ihr die Aufhebung einer hinfällig gewordenen Entscheidung keinen Vorteil verschaffen kann.

31      Diese Feststellung wird nicht durch das Vorbringen der Klägerin in Frage gestellt, dass ihrer auf die streitige Marke gestützten internationalen Registrierung die Löschung drohe, falls das EUIPO dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die angefochtene Entscheidung gemäß Art. 29 Abs. 4 der Durchführungsverordnung 2018/626 mitteile.

32      Nach dieser Vorschrift bedarf es einer Mitteilung an das WIPO nämlich nur in den Fällen, in denen ein Verfahren, das eine Unionsmarke betrifft, die einer internationalen Registrierung zugrunde liegt, durch eine unanfechtbare Entscheidung abgeschlossen wurde. Im vorliegenden Fall konnte die angefochtene Entscheidung aber, wie sich aus der vorstehenden Rn. 29 ergibt, zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage nicht unanfechtbar werden.

33      Nach alledem ist der erste Klageantrag als unzulässig zurückzuweisen.

 Zum zweiten Klageantrag

34      Mit ihrem zweiten – hilfsweise gestellten – Antrag begehrt die Klägerin vom Gericht die Feststellung, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist.

35      In seiner Einrede der Unzulässigkeit hebt das EUIPO jedoch hervor, dass die Klage nicht im Lauf des Verfahrens gegenstandslos geworden, sondern dies bereits zum Zeitpunkt ihrer Erhebung gewesen sei. Folglich begehre die Klägerin mit ihrem zweiten Antrag im Ergebnis vom Gericht eine rechtliche Erklärung, wofür es nicht zuständig sei.

36      Die Klägerin entgegnet, ihr sei erst durch ein Schreiben des EUIPO vom 16. Oktober 2018, also nach Erhebung der vorliegenden Klage, mitgeteilt worden, dass die streitige Marke eingetragen bleibe.

37      Entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung ist der Klagegegenstand jedoch nicht im Lauf des vorliegenden Verfahrens infolge des Schreibens, mit dem ihr mitgeteilt wurde, dass die streitige Marke eingetragen bleibe, weggefallen. Wie die Prüfung des ersten Klageantrags ergeben hat, war die angefochtene Entscheidung nämlich zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage hinfällig geworden, so dass die Klage zu diesem Zeitpunkt bereits gegenstandslos war.

38      Somit ist der auf die Feststellung, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist, gerichtete zweite Klageantrag als offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrend zurückzuweisen. Demzufolge ist die vorliegende Klage insgesamt abzuweisen.

 Kosten

39      Gemäß Art. 134 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 135 Abs. 1 der Verfahrensordnung kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit entscheiden, dass eine unterliegende Partei neben ihren eigenen Kosten nur einen Teil der Kosten der Gegenpartei trägt.

40      Im vorliegenden Fall ist die Klägerin zwar mit ihren Anträgen unterlegen, und die Kommission hat beantragt, ihr die Kosten aufzuerlegen.

41      Die Klägerin verfügte jedoch zum Zeitpunkt der Klageerhebung nur über die im Schreiben des EUIPO vom 3. Oktober 2018 enthaltene Information, dass die Beschwerdekammer den Wegfall des Gegenstands der angefochtenen Entscheidung nicht habe feststellen können, weil das Verfahren vor der Beschwerdekammer mit dem Erlass dieser Entscheidung geendet habe. Eine solche Formulierung war geeignet, Zweifel daran zu wecken, ob die angefochtene Entscheidung wirksam werden konnte, und erst im Lauf des vorliegenden Verfahrens ist der Klägerin mit Schreiben des EUIPO vom 16. Oktober 2018 ausdrücklich mitgeteilt worden, dass die streitige Marke infolge der Rücknahme des Antrags, sie für nichtig zu erklären, und des Abschlusses des betreffenden Verfahrens eingetragen bleibt. Unter diesen Umständen ist Art. 135 Abs. 1 der Verfahrensordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass jeder Partei ihre eigenen Kosten auferlegt werden.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

beschlossen:

1.      Die Klage wird abgewiesen.

2.      Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Luxemburg, den 23. Mai 2019

*      Verfahrenssprache: Deutsch.