—

TOP Logistics BV ved advocaten G. van der Wal og M. Tsoutsanis

—

Van Caem International BV ved advocaat J. Hofhuis

—

Bacardi & Company Ltd og Bacardi International Ltd ved advocaten N.W Mulder, R.E. van Schaik og A.M.E. Voerman

—

den franske regering ved D. Colas og F. Gloaguen, som befuldmægtigede

—

den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, M. Rebelo og N. Vitorino, som befuldmægtigede

—

Europa-Kommissionen ved F. Wilman, F.W. Bulst og L. Grønfeldt, som befuldmægtigede,

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2

Denne anmodning et blevet indgivet i forbindelse med to tvister mellem henholdsvis TOP Logistics BV (herefter »TOP Logistics«) og Van Caem International BV (herefter »Van Caem«) på den ene side og Bacardi & Company Ltd og Bacardi International Ltd (herefter samlet »Bacardi«) på den anden side, og mellem Bacardi på den ene side og TOP Logistics og Van Caem på den anden side vedrørende varer, der stammer fra Bacardi, og som uden dennes samtykke er blevet indført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og dér er blevet henført under punktafgiftssuspensionsordningen.

3

Artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 bestemte:

»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

3.   Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

[…]

[…]«

4

Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Som følge af tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisterne i hovedsagerne imidlertid fortsat af direktiv 89/104.

5

Følgende fremgår af artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT L 76, s. 1).

»Dette direktiv finder anvendelse på fællesskabsplan på følgende varer […]:

6

Artikel 4, litra b) og c), i direktiv 92/12 bestemte:

»I dette direktiv forstås ved:

[...]

[...]«

7

Artikel 5, stk. 1, i direktiv 92/12 havde følgende ordlyd:

»De varer, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, er punktafgiftspligtige ved fremstilling på Fællesskabets område som defineret i artikel 2 eller ved indførsel til dette område.

Ved »indførsel af en punktafgiftspligtig vare« forstås: indførsel af varen til Fællesskabet […]

Såfremt varen ved sin indførsel til Fællesskabet er underlagt en EF-toldordning, anses indførslen af varen dog at finde sted på det tidspunkt, hvor den ophører med at være underlagt denne ordning.«

8

Artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/12 bestemte:

»Punktafgifterne forfalder ved overgangen til forbrug [...]

Ved overgang til forbrug af punktafgiftspligtige varer forstås:

9

Artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/12 bestemte:

»Fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer finder sted i afgiftsoplag, når punktafgiften ikke er erlagt.«

10

Direktiv 92/12 er med virkning fra den 1. april 2010 blevet ophævet og erstattet af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12 (EUT 2009 L 9, s. 12). Som følge af tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisterne i hovedsagerne imidlertid fortsat af direktiv 92/12.

11

Artikel 91, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 955/1999 af 13. april 1999 (EFT L 119, s. 1, herefter »toldkodeksen«) bestemte:

»Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for forsendelse fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde:

[…]«

12

Artikel 92 i samme kodeks bestemte:

»1.   Proceduren for ekstern forsendelse ophører, og brugerens pligter er opfyldt, når de varer, der er omfattet af proceduren, og de nødvendige dokumenter frembydes på bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser.

2.   Toldmyndighederne afslutter proceduren for ekstern forsendelse, når de på grundlag af en sammenligning mellem de oplysninger, der foreligger på afgangstoldstedet, og de oplysninger, der foreligger på bestemmelsestoldstedet, kan konstatere, at proceduren er ophørt på korrekt vis.«

13

Toldkodeksens artikel 98, stk. 1, bestemte:

»Ved toldoplagsproceduren gives der mulighed for opbevaring på toldoplag af:

[…]«

14

Toldkodeksen er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145, s. 1). Som følge af tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagerne blev de varer, der er nævnt i denne doms præmis 19, imidlertid reguleret af toldkodeksen.

15

TOP Logistics, der tidligere blev benævnt »Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV« (herefter »Mevi«), er en virksomhed, der er aktiv inden for oplægning og omladning af varer. Virksomheden har tilladelse til at forvalte et toldoplag og et afgiftsoplag.

16

Van Caem er en virksomhed, der er aktiv inden for international handel med mærkevarer.

17

Bacardi fremstiller og markedsfører alkoholholdige drikkevarer. Bacardi er indehaver af flere varemærker til disse varer.

18

I 2006 blev flere varepartier, der var fremstillet af Bacardi, og som efter anmodning fra Van Caem blev transporteret til Nederlandene fra et tredjeland, oplagt hos Mevi i Rotterdams havn (Nederlandene).

19

Disse varer blev henført under en suspensionsprocedure for ekstern forsendelse eller toldoplag, og varerne blev betegnet som »T1-varer«.

20

Visse af disse varer overgik efterfølgende til fri omsætning og blev henført under punktafgiftssuspensionsordningen. Varerne forlod således de suspensive toldprocedurer, der er reguleret i artikel 91, 92 og 98 i toldkodeksen, og befandt sig i afgiftsoplag.

21

Da Bacardi ikke havde givet samtykke til indførelsen af de omhandlede varer til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og endvidere havde erfaret, at produktkoderne var blevet fjernet fra de flasker, der indgik i de omhandlede partier, foranledigede denne, at de blev beslaglagt, og indgav begæring til Rechtbank Rotterdam om foreløbige forholdsregler. Bacardi påberåbte sig med henblik herpå en krænkelse af dennes Beneluxvaremærker.

22

Ved dom af 19. november 2008 fastslog Rechtbank Rotterdam (domstol i Rotterdam), at indførelsen i EØS af de omhandlede varer krænkede Bacardis Beneluxvaremærker og traf visse af de begærede forholdsregler.

23

TOP Logistics appellerede sagen til Gerechtshof Den Haag (appeldomstol i Haag). I forbindelse med denne appel fik Van Caem tilladelse til at intervenere.

24

Ved mellemdom af 30. oktober 2012 fastslog denne ret, at så længe de omhandlede varer havde status af T1-varer, forelå der ingen krænkelse af Bacardis Beneluxvaremærker.

25

For så vidt angår spørgsmålet, om der skete en krænkelse af de nævnte varemærker, da de omhandlede varer blev henført under ordningen med suspension af punktafgifter, fastslog den nævnte ret i mellemdommen, at den ville forelægge et præjudicielt spørgsmål.

26

I forelæggelsesafgørelsen har Gerechtshof Den Haag anført, at i modsætning til, hvad der gør sig gældende for T1-varer, er de eventuelle importafgifter blevet betalt for de varer, der befinder sig i afgiftsoplag. De sidstnævnte varer er dermed blevet importeret som omhandlet i direktiv 92/12 og overgået til fri omsætning. De er blevet fællesskabsvarer.

27

Disse konstateringer bør imidlertid ifølge Gerechtshof Den Haag ikke nødvendigvis føre til den konklusion, at de omhandlede varer er blevet importeret som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), i direktiv 89/104.

28

Endvidere er Gerechtshof Den Haag i tvivl om, hvorvidt der i forhold til de varer, der er henført under punktafgiftssuspensionsordningen, efter Domstolens praksis kan siges at foreligge »erhvervsmæssig brug« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og risiko for krænkelse af en af varemærkets funktioner.

29

Under disse omstændigheder har Gerechtshof Den Haag besluttet at udsætte sagerne og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Disse spørgsmål vedrører varer, der har deres oprindelse uden for EØS, og som efter deres indførelse til EØS-området (ikke af indehaveren af varemærket eller med dennes samtykke) er blevet henført under ordningen med ekstern forsendelse eller under ordningen med toldoplag […] i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

30

Med disse spørgsmål, der skal undersøges samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan modsætte sig, at tredjemand lader varer, der er forsynet med dette varemærke, henføre under ordningen med suspension af punktafgifter efter at have indført dem i EØS uden varemærkeindehaverens samtykke og ladet dem overgå til fri omsætning.

31

I den henseende bemærkes indledningsvis, at det er afgørende, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke (jf. bl.a. domme Zino Davidoff og Levi Strauss, C-414/99 – C-416/99, EU:C:2001:617, præmis 33, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., C-324/08, EU:C:2009:633, præmis 32, og L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 60).

32

For at dette kan ske, tildeles varemærkeindehaveren ved artikel 5 i direktiv 89/104 en eneret, der giver ham mulighed for bl.a. at forbyde tredjemand at importere, udbyde eller markedsføre varer, der er forsynet med hans varemærke, eller at opbevare dem med henblik herpå uden dennes samtykke (domme Zino Davidoff og Levi Strauss, C-414/99 – C-416/99, EU:C:2001:617, præmis 40, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 33, og Peak Holding, C-16/03, EU:C:2004:759, præmis 34).

33

I det foreliggende tilfælde er de i hovedsagerne omhandlede varer blevet fremstillet i et tredjeland. De er blevet indført til Den Europæiske Unions toldområde uden samtykke fra varemærkeindehaveren og henført under en toldsuspensionsordning. De er efterfølgende overgået til fri omsætning, hvilket bragte den nævnte toldprocedure til ophør og førte til betaling af importafgifter uden den nævnte indehavers samtykke.

34

Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at de i hovedsagerne omhandlede varer ikke længere er henført under en toldsuspensionsordning. Følgelig finder den retspraksis, hvorefter henførelsen af mærkevarer under en toldsuspensionsordning såsom den eksterne forsendelsesprocedure, der er omhandlet i toldkodeksens artikel 91 og 92, eller toldoplag som omhandlet i kodeksens artikel 98, ikke i sig selv kan krænke varemærkeindehaverens eneret (jf. bl.a. dom Philips og Nokia, C-446/09 og C-495/09, EU:C:2011:796, præmis 55 og 56 og den deri nævnte retspraksis), ikke anvendelse i en sag såsom hovedsagerne.

35

Derimod er de i hovedsagerne omhandlede varer, idet importafgifterne er blevet betalt for dem, og de er overgået til fri omsætning, blevet importeret som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), i direktiv 89/104 (jf. i denne retning dom Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, præmis 43 og 44, og kendelse Canon, C-449/09, EU:C:2010:651, præmis 18).

36

Det bemærkes indledningsvis vedrørende en af de varekategorier, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 92/12, at de i hovedsagerne omhandlede varer i overensstemmelse med dette direktivs artikel 5, stk. 1, ligeledes er blevet indførte varer som omhandlet i samme direktiv, i det øjeblik de har forladt toldordningen.

37

Den tvivl, som den forelæggende ret har om, hvorvidt varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at de varer, der således er overgået til fri omsætning uden dennes samtykke, henføres under punktafgiftssuspensionsordningen, er for det første knyttet til den omstændighed, at punktafgifterne i henhold til reglerne i direktiv 92/12 i forbindelse med dette afgiftsoplag ikke er blevet betalt, og at de omhandlede varer dermed endnu ikke kan overgå til forbrug.

38

Som Bacardi og den franske regering har bemærket, følger det af ordlyden af artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104 og af den retspraksis, der er anført i denne doms præmis 32, at varemærkeindehaveren for at udøve sin eneret på ingen måde er forpligtet til at afvente, at de varer, der er forsynet med dennes varemærke, overgår til forbrug. Varemærkeindehaveren kan nemlig ligeledes modsætte sig visse handlinger, der foretages uden dennes samtykke inden overgangen til forbrug. I disse handlinger indgår bl.a. import af de berørte varer og oplagring af dem med henblik på deres markedsføring.

39

På grundlag af den nævnte artikel 5, stk. 3, sammenholdt med denne artikels stk. 1, må det konstateres, at en erhvervsdrivendes handlinger, såsom i det foreliggende tilfælde Van Caems, der består i at importere varer til Unionen uden varemærkeindehaverens samtykke og at henføre disse varer under punktafgiftssuspensionsordningen, hvorved varerne oplagres i afgiftsoplag i afventning af betalingen af punktafgifterne og overgangen til forbrug, må betegnes som »erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer […] af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

40

Den nævnte erhvervsdrivende bruger ganske rigtigt med importen og oplaget af de varer, der er forsynet med et tegn, der er identisk med en andens varemærke, for varer af samme art som dem, for hvilke dette varemærke er registreret, ikke dette tegn i forbindelse med handlinger over for forbrugere. Imidlertid skal udtrykket »erhvervsmæssig brug«, der fremgår af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 ikke fortolkes således, at det alene omhandler det umiddelbare forhold mellem en forretningsdrivende og en forbruger, idet dette ville indebære risiko for at fratage samme artikels stk. 3 dets effektive virkning.

41

For så vidt angår begrebet »brug« har Domstolen allerede haft lejlighed til at præcisere, at der foreligger brug af et tegn, der er identisk med varemærket som omhandlet i artikel 5 i direktiv 89/104, når den berørte erhvervsdrivende bruger tegnet i forbindelse med dennes egen kommercielle kommunikation (dom Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 56).

42

Dette er f.eks. tilfældet, når en erhvervsdrivende importerer eller bringer varer, der er forsynet med et varemærke, som denne ikke er indehaver af, i oplag med henblik på disses markedsføring. Hvis det forholdt sig anderledes, ville import og oplagring med henblik på markedsføring som nævnt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104, hvilket normalt foretages uden direkte kontakt til de potentielle forbrugere, ikke kunne betegnes som »brug« som omhandlet i den nævnte artikel og kunne således ikke forbydes, selv om EU-lovgiver udtrykkeligt har fastsat, at de kan forbydes.

43

For så vidt angår udtrykket »erhvervsmæssig« fremgår det af fast retspraksis, at brugen af et tegn, som er identisk med et varemærke, finder sted erhvervsmæssigt, når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold (domme Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 40, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, præmis 17, og Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 50).

44

Dette er åbenlyst tilfældet, når en erhvervsdrivende, der ligesom i hovedsagerne er aktiv inden for parallelhandel med mærkevarer, importerer og oplægger sådanne varer.

45

Hvad derimod angår oplagshaver, som i det foreliggende tilfælde er TOP Logistics, må det konstateres, at dennes ydelse vedrørende oplægning af de varer, der er forsynet med en andens varemærke, ikke udgør en brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret. I det omfang, denne tjenesteyder tillader sin kunde at foretage en sådan brug, skal tjenesteyderens rolle ikke vurderes i forhold til bestemmelserne i direktiv 89/104, men skal i givet fald undersøges i forhold til andre retsregler (jf. analogt dom Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 28-35).

46

For det andet ønsker den forelæggende ret oplyst, hvilken risiko for krænkelse af varemærkets funktioner, som den handling, der består i at henføre varerne med en andens varemærke under punktafgiftssuspensionsordningen, kan medføre. Den forelæggende ret har i den forbindelse anført Domstolens retspraksis, hvorefter udøvelsen af den eneret, som varemærket yder, i den situation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, bør forbeholdes tilfælde, hvor tredjemands brug af et tegn krænker eller vil kunne krænke en af varemærkets funktioner, uanset om der er tale om den grundlæggende funktion vedrørende varens eller tjenesteydelsens oprindelsesangivelse eller en af varemærkets øvrige funktioner (domme Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 79, og Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 38).

47

I den henseende bemærkes, at den grundlæggende funktion vedrørende oprindelsesangivelse gør det muligt at identificere den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed at fastslå, at det er denne virksomhed, der kontrollerer varens eller tjenesteydelsens markedsføring (dom Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).

48

Således som Bacardi og den franske regering har bemærket, krænkes den nævnte grundlæggende varemærkefunktion af enhver handling, der foretages af tredjemand, og som forhindrer indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, i at udøve den eneret, der er anerkendt i den i denne doms præmis 32 anførte retspraksis, til at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke. Import af varer uden den berørte varemærkeindehavers samtykke og oplagring i afgiftsoplag af disse varer i afventning af, at de overgår til forbrug i Unionen, har den virkning at fratage indehaveren af det pågældende varemærke muligheden for at kontrollere den første markedsføring i EØS af de varer, der er forsynet med dennes varemærke. Sådanne handlinger krænker således den varemærkefunktion, der består i at identificere, hvilken virksomhed varerne hidrører fra, og under hvis kontrol den første markedsføring organiseres.

49

Denne analyse afkræftes ikke af den omstændighed, at de varer, der er importeret og henført under punktafgiftssuspensionsordningen, efterfølgende kan eksporteres til et tredjeland og dermed aldrig overgår til forbrug i en medlemsstat. I den forbindelse bemærkes blot, at enhver vare, der er overgået til fri omsætning, vil kunne eksporteres. Denne mulighed kan ikke være til hinder for anvendelse af varemærkereglerne i forhold til varer, der er importeret til Unionen. Endvidere er eksport i sig selv ligeledes en handling, der er omfattet af artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104.

50

Under hensyn til de ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan modsætte sig, at tredjemand lader varer med dette varemærke henføre under ordningen med suspension af punktafgifter efter at have indført dem i EØS og ladet dem overgå til fri omsætning uden varemærkeindehaverens samtykke.

51

Da sagens behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

Artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan modsætte sig, at tredjemand lader varer med dette varemærke henføre under ordningen med suspension af punktafgifter efter at have indført dem i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og ladet dem overgå til fri omsætning uden varemærkeindehaverens samtykke.