1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

2

Spørgsmålet er rejst under en sag mellem UDV North America Inc. (herefter »UDV«), et selskab stiftet i Stamford (De Forenede Stater), og Brandtraders NV (herefter »Brandtraders«), et selskab stiftet i Zeebrugge (Belgien), vedrørende sidstnævntes brug af EF-varemærket Smirnoff Ice, som UDV er indehaver af.

3

Syvende betragtning til forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»[…] den af EF-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; beskyttelsen gælder også i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling; en specifik betingelse for beskyttelsen er, at der er risiko for forveksling; og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser […]«

4

Artikel 9 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« bestemmer:

»1.   EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

2.   Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan bl.a. forbydes:

[…]«

5

UDV er indehaver af EF-varemærket Smirnoff Ice. Dette varemærke er under nr. 001540913 og med virkning fra den 6. marts 2000 blevet registreret for varer i klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, hvilken klasse svarer til beskrivelsen »Alkoholholdige drikke, nemlig destilleret spiritus og likører«.

6

Brandtraders driver en internetside (herefter »internetsiden«), hvorpå selskaber, der er medlem, anonymt som sælger eller køber kan indsætte en annonce, og hvorpå de ligeledes anonymt kan forhandle deres transaktioner og eventuelt nå frem til en aftale på de almindelige betingelser og vilkår, som fremgår af denne side.

7

Også ikke-medlemmer kan besøge denne internetside, hvor de kan konsultere tilbuddene om køb og salg, men de kan hverken få oplysninger om, hvor varerne befinder sig, eller om den pris, der forlanges.

8

I henhold til dets almindelige betingelser og vilkår indgår Brandtraders, så snart det underrettes om en aftale, mod kommission en salgskontrakt med køberen i kraft af kommissionær for sælgeren, dvs. i eget navn, men for sælgers regning.

9

Den 11. december 2001 indsatte en sælger et tilbud på internetsiden om varer betegnet »Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5%«, hvormed blev anført den disponible mængde og den omstændighed, at det drejede sig om varer med toldmæssig status »T 1«, hvilket vil sige varer henført under ekstern fællesskabsforsendelse.

10

Den 13. december 2001 optog en foged på begæring af UDV protokol, som indeholder en samlet kopi af hjemmesiden — og dermed af tilbuddet vedrørende de omhandlede varer — som denne er tilgængelig for et ikke-medlem.

11

Efter at UDV den 19. december 2001 havde fremsat ensidig begæring om at forholdet blev bragt til ophør, pålagde voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (præsidenten for handelsretten i Bruxelles) ved kendelse Brandtraders at bevare de omhandlede varer i firmaets besiddelse og lod dette påbud ledsage af en bøde på 500 EUR for hver artikel, der blev fjernet. Denne kendelse indebar også udpegelsen af en ekspert til at beskrive den påståede krænkelse mere detaljeret.

12

De faktiske omstændigheder i hovedsagen blev senere, navnlig på grundlag af ekspertudtalelsen, og sådan som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen og sagsakterne, fastslået som følger.

13

Som følge af det tilbud, som Hillyard Trading Ltd (herefter »Hillyard«), der er et selskab stiftet i Gibraltar, havde lagt ud på internetsiden, indgik det en aftale med Checkprice UK Ltd (herefter »Checkprice«), der er et selskab stiftet i Norwich (Det Forenede Kongerige), om salg af 3040 kartoner med hver 24 flasker Smirnoff Ice hidrørende fra Cape Town (Sydafrika) til sidstnævnte.

14

Den 3. september 2001 indgik Brandtraders i eget navn, men for Hillyards regning en salgskontrakt med Checkprice, der indeholdt de salgsbetingelser og — vilkår, som Hillyard og Checkprice var blevet enige om, ligesom Brandtraders også tilstillede Hillyard en skrivelse, hvori det bekræftede indgåelsen af denne kontrakt. Varemærket Smirnoff Ice figurerede på denne bekræftelse, men ikke på salgskontrakten. I nævnte skrivelse var det også anført, at Brandtraders handlede i eget navn, men for sælgers regning.

15

Den 15. oktober 2001 sendte Brandtraders en faktura til Checkprice for 2846 kartoner varer, som var ufortoldede, idet 194 kartoner var blevet beskadiget under lodsningen. Denne faktura indeholdt salgsprisen med tillæg af Brandtraders’ kommission. Varemærket Smirnoff Ice var nævnt på fakturaen.

16

Efter betalingen af denne faktura den 22. oktober 2001 blev varerne, der blev lodset i Felixstowes havn (Det Forenede Kongerige), stillet til Checkprices rådighed. Derefter overgik varerne til fri omsætning.

17

Efter at have modtaget en kreditnota, som Hillyard havde udstedt den 29. oktober 2001, for de beskadigede kartoner, betalte Brandtraders den 30. oktober 2001 den faktura, som Hillyard den 18. september 2001 havde tilstillet Brandtraders for de omhandlede varer. Varemærket Smirnoff Ice var nævnt på denne faktura.

18

I en sag om foreløbige forholdsregler indstævnede UDV den 28. december 2001 Brandtraders for voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel med begæringen om, at denne bragte sin adfærd til ophør.

19

Ved kendelse af 19. april 2002 blev det fastslået, at begæringen kunne antages til realitetsbehandling, og at den var velbegrundet.

20

Ifølge denne kendelse, som blev afsagt efter en kontradiktorisk procedure, havde Brandtraders overtrådt artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning nr. 40/94, for det første fordi det den 3. september 2001 havde købt et parti Smirnoff Ice-flasker af Hillyard, som det havde videresolgt til Checkprice, dernæst fordi det forudgående havde annonceret denne transaktion på internetsiden, og endelig fordi det på ny havde annonceret en sådan transaktion på internetsiden den 13. december 2001. Desuden blev Brandtraders pålagt ikke at gentage disse krænkelser, idet der skulle betales en bøde på 100 EUR pr. krænkelse.

21

Hof van beroep te Brussel, til hvem kendelsen blev appelleret, ophævede ved dom af 23. september 2003 kendelsen og forkastede UDV’s begæring om, at adfærden blev bragt til ophør, som ubegrundet.

22

Hof van beroep te Brussel fastslog for det første, at det forhold, at varerne blev udlodset i Felixstowes havn af transportøren for Brandtraders, under ingen omstændigheder kan udgøre sidstnævntes brug af varemærket Smirnoff Ice.

23

Hof van beroep te Brussel fastslog for det andet, at eftersom angivelserne, der figurerer på internetsiden, ikke er anbragt dér af Brandtraders, og dette selskab i øvrigt slet ikke har nogen kontrol over de tilbud, der indsættes på denne internetside, kan det i hovedsagen omhandlede tilbud om varer med varemærket Smirnoff Ice ikke tilskrives dette selskab. Heraf udledte nævnte ret, at der ikke i det foreliggende tilfælde var tale om brug som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning nr. 40/94.

24

Hvad for det tredje angik angivelsen af varemærket Smirnoff Ice på Brandtraders’ forretningspapirer, navnlig i bekræftelsesskrivelsen og fakturaerne, fastslog hof van beroep te Brussel, at det udgjorde en erhvervsmæssig brug, som desuden har fundet sted inden for Fællesskabets område, uanset at varerne eventuelt ikke befinder sig der.

25

Hof van beroep te Brussel fastslog imidlertid, at eftersom Brandtraders ikke har brugt det tegn, som er identisk med det i hovedsagen omhandlede varemærke, som part i en handel med varer, hvori selskabet selv er aftalepart, hvilket skyldes, at selskabet handlede for tredjemands regning, i dette tilfælde sælgers, har dette selskab ikke gjort brug af tegnet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94.

26

UDV appellerede dommen af 23. september 2003 til Hof van Cassatie, idet selskabet gjorde gældende, at det ved anvendelsen af artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94, i modsætning til, hvad hof van beroep te Brussel havde fastslået, ikke er nødvendigt, at den pågældende tredjemand — i dette tilfælde Brandtraders, der optræder som mellemmand — handler for egen regning og/eller bruger tegnet som part i en handel med varer, hvori han selv er aftalepart, for at det kan anses, at han bruger dette tegn som omhandlet i de nævnte bestemmelser.

27

På denne baggrund har Hof van Cassatie besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

28

Da Domstolen finder, at besvarelsen af de forelagte spørgsmål ikke giver anledning til rimelig tvivl, har den i medfør af procesreglementets artikel 104, stk. 3, andet afsnit, underrettet den forelæggende ret om, at den agter at træffe afgørelse ved begrundet kendelse, og opfordret de interesserede parter, som er nævnt i artikel 23 i statutten for Domstolen, til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger herom.

29

I sit svar på Domstolens opfordring har UDV ikke gjort nogen indsigelse mod Domstolens hensigt om at træffe afgørelse ved begrundet kendelse. Det Forenede Kongeriges regering har besvaret denne opfordring med, at den ikke vil fremsætte bemærkninger herom.

30

Med spørgsmålene ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om begrebet »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 tilsigter en situation sådan som den i hovedsagen omhandlede, hvor en mellemmand, som handler i eget navn, men for sælgers regning, og som følgelig ikke er part i en handel med varer, hvori han selv er aftalepart, i sine forretningspapirer bruger et tegn, der er identisk med et EF-varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret.

31

Indledningsvis skal det for det første fastslås, at en af de krænkelser, som Brandtraders påstås at have begået — og hvorom hof van beroep te Brussel fastslog, at angivelsen af varemærket Smirnoff Ice på internetsiden, sådan som det figurerede i det i hovedsagen omhandlede tilbud, ikke kan tilskrives Brandtraders og dermed ikke kan udgøre en »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning nr. 40/94 — ikke er genstand for UDV’s appel til Hof van Cassatie og følgelig heller ikke er genstand for anmodningen om præjudiciel afgørelse.

32

Der er følgelig ingen grund til at behandle de argumenter, som Brandtraders har fremført i sine skriftlige indlæg vedrørende denne påståede krænkelse.

33

Hvad for det andet angår de argumenter, Brandtraders har fremført i sine skriftlige indlæg vedrørende principper, som er udledt af Domstolens retspraksis, navnlig af dom af 18. oktober 2005, Class International (sag C-405/03, Sml. I, s. 8735), vedrørende varer henført under den eksterne forsendelsesprocedure og vedrørende faktiske omstændigheder, hvor varer udbydes til salg og importeres under et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, dvs. sådanne omstændigheder som de i artikel 9, stk. 2, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 omhandlede, er der heller ikke grund til at tage stilling til dem.

34

Den påståede krænkelse i hovedsagen vedrører nemlig faktiske omstændigheder angående den brug af et sådant tegn på forretningspapirer som de i artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 omhandlede, som ifølge hof van beroep te Brussel, og således som anført i denne kendelses præmis 24, er indtruffet inden for Fællesskabets område, uanset at varerne eventuelt ikke befinder sig der.

35

Da den af hof van beroep te Brussel afsagte dom ikke på dette punkt er gjort til genstand for kassationsappel for den forelæggende ret, er det retlige spørgsmål, som blev behandlet af den førstnævnte ret, ikke omfattet af foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse.

36

Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at de præjudicielle spørgsmål tager udgangspunkt i det af Brandtraders for hof van beroep te Brussel fremførte argument, som denne ret tog til følge, og hvorefter Brandtraders’ angivelse af varemærket Smirnoff Ice i sine forretningspapirer, navnlig i bekræftelsesskrivelsen og fakturaerne, ikke udgør en brug af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94, eftersom Brandtraders ikke har gjort brug af dette tegn som part i en handel med varer, hvori denne selv er aftalepart, hvilket skyldes, at selskabet handlede for tredjemands regning, i dette tilfælde sælgers.

37

I sine skriftlige indlæg har Brandtraders støttet dette argument på følgende argumentation, som gengiver den for hof van beroep te Brussel fremførte argumentation.

38

I belgisk ret handler en kommissionær som den i hovedsagen omhandlede i eget navn, men for tredjemands, kommittentens, regning, i dette tilfælde sælgers. Uanset at kommissionæren indgår en salgskontrakt for sælgers regning, opnår han således ikke ejendomsret over varerne.

39

Idet Brandtraders mener at kunne basere sin argumentation på en analogi med retspraksis fra Benelux-domstolen, har selskabet gjort gældende, at for at indehaveren af et registreret varemærke i medfør af sin eneret kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, skal brugen ske for denne tredjemands egne varer.

40

Eftersom kommissionærens brug af dette tegn i det foreliggende tilfælde pr. definition ikke vedrører dennes egne varer, kan indehaveren af det pågældende varemærke ikke rejse indsigelse i henhold til sin eneret.

41

Denne argumentation må forkastes.

42

Det fremgår således af Domstolens faste retspraksis vedrørende begrebet »brug« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) (jf. bl.a. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 57), som er en bestemmelse, der er identisk med artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og skal fortolkes på samme måde, at for at varemærkeindehaveren kan påberåbe sin eneret i en situation sådan som den i hovedsagen omhandlede, som henhører under den i den nævnte artikel 5 og artikel 9, stk. 1, litra a), omhandlede situation, hvor en tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, er det tilstrækkeligt, at følgende fire betingelser er opfyldt:

43

Henset til disse betingelser for anvendelsen er den omstændighed, at den pågældende tredjemand bruger et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, for varer, som ikke er dennes egne varer i den forstand, at han ikke har ejendomsret over dem, uden relevans og kan dermed ikke i sig selv betyde, at denne brug ikke henhører under begrebet »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

44

Indledningsvis har Domstolen fastslået, at for at den nævnte brug kan anses for at have været erhvervsmæssig, skal den have fundet sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold (Arsenal Football Club-dommen, præmis 40).

45

I det foreliggende tilfælde er det åbenbart, at den i hovedsagen omhandlede brug, der er foretaget af en erhvervsdrivende som Brandtraders, har fundet sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding.

46

Det er nemlig i hovedsagen ubestridt, at Brandtraders har medvirket ved en salgskontrakt og har modtaget et vederlag for denne medvirken. Den omstændighed, at kommissionæren i denne forbindelse har handlet for sælgers regning, er i denne henseende uden relevans.

47

Uanset at det ikke drejer sig om et tilfælde af anbringelsen af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, på tredjemands varer, er det endvidere klart, at den i hovedsagen omhandlede brug har fundet sted for varer, eftersom der foreligger brug »for varer eller tjenesteydelser« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, når tredjemand bruger dette tegn på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det nævnte tegn og de varer eller tjenesteydelser, som tredjemand sælger eller præsterer, hvilket i hovedsagen er sket i form af det omhandlede tegns brug på forretningspapirer (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 41, og Céline-dommen, præmis 22 og 23).

48

Eftersom der er skabt en sådan forbindelse, er det i øvrigt irrelevant, at tredjemand bruger et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, til markedsføringen af varer, som ikke er dennes egne varer i den forstand, at han ikke under den transaktion, han medvirker i, opnår ejendomsret over varerne.

49

Desuden kan det ikke bestrides, at den brug, som tredjemand har gjort af dette tegn, i en situation som den i hovedsagen omhandlede af den tilsigtede kundekreds kan fortolkes således, at tegnet betegner eller tilsigter at betegne tredjemand som den virksomhed, hvorfra varerne hidrører, og brugen giver dermed indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem disse varer og den virksomhed, som varerne hidrører fra (jf. i denne retning Anheuser-Busch-dommen, præmis 60).

50

Ved en sådan brug tiltager tredjemand sig nemlig i realiteten den væsentligste ret, som varemærket giver sin indehaver, nemlig eneretten til at bruge det omhandlede tegn med henblik på at adskille varer.

51

I et sådant tilfælde er det åbenbart, at det drejer sig om en brug af varemærket som varemærke. I denne henseende er det i øvrigt uden relevans, at denne brug har fundet sted inden for rammerne af tredjemands markedsføring af varer for en anden erhvervsdrivendes regning, og at alene sidstnævnte har ejendomsretten over varerne.

52

Endelig er det ubestridt, at Brandtraders’ brug af det i hovedsagen omhandlede tegn ikke er sket med UDV’s tilladelse.

53

Heraf følger, at tredjemands brug af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede henhører under begrebet »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94, eftersom alle anvendelsesbetingelserne, som denne bestemmelse indeholder med hensyn til dette begreb, tydeligvis er opfyldt.

54

Henset til ovennævnte betragtninger skal spørgsmålene besvares med, at begrebet »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 omfatter en situation sådan som den i hovedsagen omhandlede, hvor en mellemmand, som handler i eget navn, men for sælgers regning, og som følgelig ikke er part i en handel med varer, hvori denne selv er aftalepart, i sine forretningspapirer bruger et tegn, der er identisk med et EF-varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret.

55

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Begrebet »brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker omfatter en situation sådan som den i hovedsagen omhandlede, hvor en mellemmand, som handler i eget navn, men for sælgers regning, og som følgelig ikke er part i en handel med varer, hvori denne selv er aftalepart, i sine forretningspapirer bruger et tegn, der er identisk med et EF-varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret.