1

Den 5. juli 2017 indgav sagsøgeren, Hickies, Inc., en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

2

Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende tredimensionale tegn:

3

De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 26 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse: »snørebånd til fodtøj; skopynt af plastik; pyntegenstande til sko; tilbehør til beklædning, syartikler og dekorative tekstilartikler; snøreringe til fodtøj; skospænder; hægter til fodtøj; spænder til fodtøj«.

4

Ved skrivelse af 17. juli 2017 gjorde undersøgeren indvendinger mod registreringen af varemærket med den begrundelse, at det manglede fornødent særpræg.

5

Ved afgørelse af 19. oktober 2017 afslog undersøgeren ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

6

Den 19. december 2017 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 66-71 i forordning 2017/1001 en klage til EUIPO over undersøgerens afgørelse.

7

Ved afgørelse af 28. juni 2018 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Femte Appelkammer ved EUIPO delvist medhold i klagen og annullerede undersøgerens afgørelse, for så vidt som denne afslog registrering af det ansøgte varemærke for »snøreringe til fodtøj« og »hægter til fodtøj« i klasse 26.

8

Derimod afviste appelkammeret klagen for så vidt angår »snørebånd til fodtøj«, »skopynt af plastik«, »pyntegenstande til sko«, »tilbehør til beklædning, syartikler og dekorative tekstilartikler«, »skospænder« og »spænder til fodtøj« i klasse 26, idet det bemærkede, at det ansøgte varemærke med hensyn til disse varer manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

[udelades]

20

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført et enkelt anbringende, der nærmere bestemt vedrører tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

[udelades]

40

Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at i modsætning til appelkammerets vurdering gengiver det ansøgte varemærke ikke et klassisk lukningssystem til sko, men et fuldkommen nyt lukningssystem, der i betydelig grad afviger fra normen og sædvanen i skobranchen. Sagsøgeren har for det andet hævdet, at appelkammeret synes at have overset, at der med det ansøgte varemærke søges beskyttelse ikke alene af snørebånd, men også af de andre varer, som er nævnt i præmis 8 ovenfor.

41

Det skal i denne forbindelse som anført af appelkammeret konstateres, at det ansøgte varemærke er et tredimensionalt varemærke, som udgøres af et bånd, der i fire afbildninger er gengivet forskelligt. I den ene ende af dette bånd er der et hul, som den knap, der findes i den anden ende, kan indføres i, således at båndet kan bindes. På den første afbildning er båndet bundet, og kombinationen af hullet og knappen, som er indført heri, gengiver en konveks oval. På de tre følgende afbildninger er båndet afbildet som ubundet, set ovenfra, nedenfra og i profil (den anfægtede afgørelses punkt 19). I lighed med, hvad appelkammeret fastslog (den anfægtede afgørelses punkt 20), skal det bemærkes, at det ikke fremgår af afbildningen i ansøgningen om registrering, hvilket materiale båndet er lavet af.

48

Til støtte for anbringendet om, at det ansøgte varemærke i betydelig grad afviger fra normen og sædvanen i den pågældende branche, har sagsøgeren for det andet gjort gældende, at appelkammeret har henvist til en række links, som er irrelevante.

[udelades]

54

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at såvel de eksempler, som undersøgeren anførte, og som appelkammeret gengav i den anfægtede afgørelses punkt 23, som de eksempler, der alene er nævnt af appelkammeret, under alle omstændigheder ikke gør det muligt at fastslå, at det ansøgte varemærke savner det påkrævede fornødne særpræg. Med henblik på at bestride disse eksempler har sagsøgeren hævdet, at de omhandlede varer er efterligninger.

[udelades]

56

Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at ingen af de websteder, som undersøgeren har henvist til, tilhører varemærkeindehaveren. Der er tale om onlinesalgsplatforme, og visse af disse websteder er særlig kendt for at anvendes som markedsføringsredskab af falsknere. Det skal bemærkes, at den omstændighed, at der er tale om onlinesalgsplatforme, på ingen måde mindsker bevisværdien af de oplysninger, som undersøgeren har fremlagt for at påvise, at der findes former på EU-markedet, som ligner dem, der udgør det ansøgte varemærke. Selv hvis det antages, at visse af disse websteder kan bruges til at sælge forfalskede varer, beviser denne mulighed alene ikke, at de varer, som der henvises til på de websteder, som er nævnt af undersøgeren og anført af appelkammeret, udgør forfalskede varer. Retten har under alle omstændigheder ikke kompetence til at træffe afgørelse om den påståede krænkelse.

[udelades]

60

Sagsøgeren har for det fjerde gjort gældende, at den vare, hvis form svarer til den form, der udgør det ansøgte varemærke, er en ny vare. Sagsøgeren har i denne forbindelse hævdet, at selskabet er trendsetter, og gjort gældende, at ideen til denne vare blev lanceret på verdensplan i 2012, og at selve varen blev lanceret i Unionen i 2014.

[udelades]

62

Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at selv om det antages, at den vare, som har samme form som formen på det ansøgte varemærke, er ny, således som sagsøgeren har hævdet, indebærer dette ikke nødvendigvis, at dette varemærke har fornødent særpræg.

63

Det skal nemlig for det første bemærkes, at tegn, som er almindeligt anvendt ved markedsføringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser, ifølge fast retspraksis ikke gør det muligt at identificere de nævnte varer eller tjenesteydelsers oprindelse. Denne konstatering kan imidlertid ikke fortolkes modsætningsvis med henblik på at fastslå, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, når det kun bruges meget lidt for de omhandlede varer og tjenesteydelser. Det fremgår nemlig af retspraksis, at bedømmelsen af, om et EU-varemærke har fornødent særpræg, ikke er baseret på varemærkets originalitet eller en manglende anvendelse af det omhandlede varemærke på det område, som disse varer og tjenesteydelser henhører under (jf. dom af 12.2.2015, Vita Phone mod KHIM (LIFEDATA), T-318/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:96, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).

64

Det skal endvidere præciseres, at den krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som sagsøgeren har påberåbt sig, i den foreliggende sag retten til to EU-design, som følge af markedsføringen af varer, som har en form, der ligner den form, der udgør det ansøgte varemærke, ikke har nogen betydning for vurderingen af, om det ansøgte varemærke har fornødent særpræg således som præciseret af appelkammeret (den anfægtede afgørelses punkt 28). Beskyttelsen af en rettighed til et design indebærer nemlig ikke, at den pågældende form har fornødent særpræg, eftersom kriterierne for undersøgelsen af disse to rettigheder grundlæggende er forskellige. Beskyttelsen af en rettighed til et design indebærer, at en vares udseende skal adskille sig fra tidligere design, og at designet skal være nyt, hvilket vil sige, at der skal være tale om et identisk design, som ikke er blevet offentliggjort, og som har særpræg. Når der derimod er tale om et varemærke, skal den form, som udgør det ansøgte varemærke, nødvendigvis i betydelig grad afvige fra normen og sædvanen i den pågældende branche, for at det har fornødent særpræg, og den omstændighed, at der er tale om en ny form, er ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at den har særpræg, eftersom det afgørende kriterium er, om denne form kan fungere som en angivelse af de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse,

65

Det var ligeledes med rette, at appelkammeret nedtonede betydningen af de designpriser, der er blevet påberåbt af sagsøgeren. Det følger nemlig af fast retspraksis, at det forhold, at varer har et kvalitetsdesign, ikke nødvendigvis medfører, at et varemærke, der består af disse varers tredimensionale form, som udgangspunkt gør det muligt at adskille de nævnte varer fra andre virksomheders varer som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 (jf. dom af 12.9.2007, Neumann mod KHIM (Form af et mikrofonhoved), T-358/04, EU:T:2007:263, præmis 64 og den deri nævnte retspraksis). Som EUIPO desuden har gjort gældende, er de eksperter, som tildeler disse priser, fokuseret på minimale forskelle, mens den relevante kundekreds, der i det foreliggende tilfælde er gennemsnitligt opmærksom, ikke foretager en analytisk undersøgelse af den pågældende form.

[udelades]

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):