FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
F.G. JACOBS
fremsat den 10. april 2003(1)

Sag C-191/01 P

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
mod
Wm Wrigley Jr Company

»«

1. Efter BABY-DRY-dommen (2) skal Domstolen nu atter i en appelsag (3) træffe afgørelse vedrørende den korrekte fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordningen om EF-varemærker (4) . I henhold til denne bestemmelse kan varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne den pågældende vares egenskaber, ikke registreres som EF-varemærker.

2. Det skal nærmere bestemt afgøres, hvorvidt navnet »Doublemint«, der bruges for tyggegummi, er omfattet af denne kategori. Domstolen har ved besvarelsen af dette spørgsmål anledning til at afklare, præcisere og nærmere udvikle de betragtninger, den fremkom med i BABY-DRY-sagen vedrørende fortolkningen af denne bestemmelse. Da dommens virkninger i vidt omfang er blevet misforstået, er en sådan anledning efter min opfattelse så meget desto mere velkommen.

Relevant lovgivning (5)

3. EF-varemærkeforordningens artikel 4 bestemmer følgende:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder.«

4. Artikel 7 bestemmer:

»1.: Udelukket fra registrering er:

a): tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b): varemærker, som mangler fornødent særpræg

c): varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse [...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

5. EF-varemærkeforordningens artikel 12 bestemmer følgende:

»De til EF-varemærket [knyttede] rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

b): angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Ansøgning om registrering og retsforhandlinger i første instans i denne sag

6. Den 29. marts 1996 indgav Wm Wrigley Jr Company (herefter »Wrigley«) en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af ordet »Doublemint« som EF-varemærke for varer, navnlig tyggegummi, i flere klasser i Nice-arrangementet (6) .

7. Wrigley anførte under retsmødet i denne appelsag, at selskabets EF-varemærkeansøgning har til hensigt at konsolidere selskabets »portefølje« af nationale registreringer for det samme mærke i medlemsstaterne, og at registreringen i det væsentlige skulle være for tyggegummi, idet ansøgningen er indgivet for de øvrige klasser med henblik på eventuelle udvidelser af selskabets handelsmæssige virksomhed (7) .

8. Harmoniseringskontorets undersøger afslog ansøgningen. Undersøgeren var af den opfattelse, at varemærket »udelukkende består af ordet DOUBLEMINT, der i omsætningen kan tjene til at betegne varernes egenskaber. Ordet doublemint kan defineres som foreningen af to slags mynte, pebermynte og grøn mynte, der i sig selv er en speciel smag. Varemærket er beskrivende for varer, der kan have en dobbelt myntesmag (»doublemint flavour« på engelsk)«.

9. Den 16. juni 1999 afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret Wrigleys klage over undersøgerens afslag. Appelkammeret fandt, at »Doublemint« er en sammensætning af to engelske ord uden tilføjelse af noget fantasielement eller opdigtet element, at det beskriver visse af de pågældende varers egenskaber, nemlig deres sammensætning og deres myntesmag, hvilket omgående lader potentielle forbrugere vide, at varerne indeholder dobbelt så meget mynte som normalt eller er med smag af to slags mynte, og at »Doublemint« derfor ikke kunne registreres som et EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Det forhold, at der ikke findes noget sammensat ord »doublemint«, var uden betydning, da et vilkårligt sammensat ord ikke altid opstår, når man sætter et almindeligt adjektiv sammen med et almindeligt substantiv.

10. Appelkammeret godtog heller ikke, at det var relevant, at der fandtes alternative betydninger for både »double« og »mint«. Ved bedømmelsen af, om et varemærke er beskrivende, kan man ikke blot mekanisk anvende definitioner i ordbøger uden hensyntagen til den kommercielle virkelighed eller til den sammenhæng, hvori varemærket skal anvendes. En forbruger, der ser ordet »doublemint« på en pakke tyggegummi eller i en reklame for tyggegummi, vil antage, at varen indeholder en stor mængde mynte eller har smag af mynte.

11. Den 1. september 1999 anlagde Wrigley sag ved Retten i Første Instans. Retten bemærkede i den appellerede dom, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 udelukker registrering af tegn, der som følge af deres rent beskrivende karakter skal anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds. Derimod kan tegn og angivelser, hvis betydning går ud over det rent beskrivende, registreres som EF-varemærker (8) .

12. Retten i Første Instans fandt, at ordet »Doublemint« ikke var rent beskrivende. Når adjektivet »double« anvendes som anprisende udtryk, har det en uvant karakter i forhold til andre engelske ord, såsom »much«, »strong«, »extra«, »best« eller »finest«. Når ordet sættes sammen med ordet »mint«, får det to særskilte betydninger for den potentielle forbruger: »to gange så meget mynte som det normale« eller »med smag af to slags mynte«. Mynte er en artsbetegnelse, der omfatter grøn mynte, pebermynte og andre køkkenurter. Der er følgelig flere muligheder for at blande to slags mynte og flere varierende smagsstyrker for den enkelte blanding (9) .

13. De mange betydninger af »Doublemint« giver sig af sig selv, i det mindste ved associering eller hentydning, for en engelsksproget gennemsnitsforbruger, hvilket fratager tegnet enhver beskrivende funktion i betydningen i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), hvorimod ordet for en forbruger, der ikke har tilstrækkelig kendskab til engelsk, vil have en ubestemt, fantasipræget betydning (10) .

14. Retten konkluderede, at »Doublemint« i forbindelse med de varer, som registreringsansøgningen vedrører, havde et ubestemt og suggestivt indhold, som kan fortolkes på forskellige måder, og at det ikke umiddelbart og uden yderligere overvejelse gjorde det muligt for den berørte kundekreds at opdage en beskrivelse af en egenskab ved de pågældende varer (11) . Da ordet ikke udelukkende var beskrivende (12) , kunne det ikke udelukkes fra registrering. Appelkammerets afgørelse blev derfor annulleret, og Harmoniseringskontoret har den 20. april 2001 iværksat denne appel til prøvelse af denne afgørelse.

Retspraksis: Windsurfing Chiemsee-dommen og BABY-DRY-dommen

15. To af Domstolens tidligere domme er især af interesse for den foreliggende sag: Windsurfing Chiemsee-dommen (13) og BABY-DRY-dommen (14) .

16. Windsurfing Chiemsee-dommen vedrørte varemærkedirektivets (15) artikel 13, stk. 1, litra c), der har samme ordlyd som forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), men som finder anvendelse på nationale varemærker og ikke på EF-varemærker. Et af spørgsmålene, der blev rejst, var, hvorvidt ordet »Chiemsee«, der er navnet på en sø i Bayern, kunne registreres som et varemærke for sportstøj, der blev solgt lokalt, eller hvorvidt det som et ord for geografisk oprindelse var udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), navnlig i lyset af princippet om Freihaltebedürfnis (friholdelsesbehov) i tysk ret, hvorefter registrering kun skal afvises, hvis der er et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at friholde et udtryk til andre erhvervsdrivendes brug.

17. Domstolen udtalte i dommens præmis 25, at »[d]irektivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger [...] et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker«. Domstolen konkluderede dog i præmis 29 til 35, at formålet var bredere end for Freihaltebedürfnis i tysk ret. Anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), afhænger ikke af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at friholde et tegn eller en angivelse, men snarere af om dette tegn eller denne angivelse i »omsætningen kan tjene til« at betegne (i dette tilfælde) den geografiske oprindelse.

18. I BABY-DRY-dommen skulle forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), fortolkes i sammenhæng med et varemærke, hvis kendetegn på visse punkter kan sammenlignes med Doublemints. Retten i Første Instans bekræftede i det væsentlige det synspunkt hos appelkammeret, der havde afvist registrering som EF-varemærke, om, at ordene »baby« og »dry« begge kunne anvendes til at beskrive egenskaber ved bleer til babyer, hvorfor et varemærke, der ikke bestod af andet end disse ord, ikke kunne registreres for sådanne varer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c).

19. I mit forslag til afgørelse i appelsagen for Domstolen var det for det første min opfattelse, at et EF-varemærke kan indeholde beskrivende betegnelser, men det må ikke udelukkende bestå af sådanne (16) . Jeg fandt dernæst, at varemærket »BABY-DRY« indeholdt bestanddele ud over de beskrivende ord »baby« og »dry«: ekstrem kortfattethed, en usædvanlig struktur og det forhold, at det ikke ville kunne underkastes en intuitiv grammatisk analyse, som umiddelbart ville gøre betydningen klar. Derudover er »BABY-DRY« et opfundet ord, hvilket gør det mindre sandsynligt, at det vil blive anvendt i omsætningen som et beskrivende udtryk, og det kan herudover henvise til mange yderst forskellige varer, hvilket gør det mindre beskrivende for babybleer. Det var en retlig fejl ikke at tage behørigt hensyn til sådanne forhold (17) .

20. Domstolen udtalte i dommen, at formålet med artikel 7, stk. 1, litra c), er at forhindre, at der registreres tegn eller angivelser, der på grund af deres lighed med almindelige måder at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres egenskaber på ikke kan opfylde funktionen om at identificere den virksomhed, der markedsfører dem (18) . Sådanne tegn og angivelser er dem, der i den normale sprogbrug fra forbrugerens synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af deres væsentligste egenskaber – kan betegne disse varer eller tjenesteydelser. Et varemærke, der indeholder sådanne tegn eller angivelser, skal ikke udelukkes fra registrering, hvis det indeholder yderligere tegn eller angivelser, eller hvis de tegn eller angivelser, der udelukkende er beskrivende, er gengivet eller udformet på en måde, der adskiller varemærket som helhed fra den normale måde at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller disses væsentligste egenskaber på (19) .

21. Med hensyn til varemærker, der er sammensat af ord, skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den ansøgte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg, således at det kan registreres som varemærke (20) .

22. Da en ordkombination ikke kan registreres som EF-varemærke, hvis den er rent beskrivende på et af de sprog, der er anvendt i handelen inden for Fællesskabet, var spørgsmålet, om en kombination som »BABY-DRY« fra en engelsktalende forbrugers synspunkt kunne opfattes som en normal måde at beskrive varen på eller at gengive dens væsentligste egenskaber på i normal sprogbrug. Selv om hver af de to udtryk kan være en del af de udtryk, der anvendes i almindelig sprogbrug til at betegne spædbørnsbleers funktion, er deres strukturelt usædvanlige sammenstilling ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne bleer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber. Retten i Første Instans havde således begået en retlig fejl, og både Rettens dom og appelkammerets afgørelse blev annulleret (21) .

Hovedanbringender i den foreliggende appelsag

23. Både appel- og svarskriftet i denne sag blev indleveret mellem fremsættelsen af forslaget til afgørelse og afsigelse af dommen i BABY-DRY-sagen. Efter dommen i den sag fremkom både Forbundsrepublikken Tyskland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland med interventionsindlæg (til støtte for Harmoniseringskontorets påstande) i denne sag.

24. Harmoniseringskontoret har i appelskriftet erkendt, at artikel 7, stk. 1, litra c), ikke omfatter det tyske princip om Freihaltebedürfnis, men har anført, at det hensyn til den almene interesse, der ligger til grund for artiklen, skal tages i betragtning. Harmoniseringskontoret har også forkastet det forslag, at artikel 12, litra b), er tilstrækkelig til at beskytte en fair brug af beskrivende ord, når beslægtede ord er registreret som varemærker. Det er derfor nødvendigt at frasortere sådanne varemærker på registreringstidspunktet.

25. Ved afgørelsen af, om et varemærke er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), er første skridt at afgøre, om det umiddelbart (normalt, spontant) er åbenlyst for den almindelige forbruger, at de anvendte ord er beskrivende for de pågældende varers egenskaber. Det forhold, at et udtryk kan have adskillige betydninger, er uden betydning, når de alle er beskrivende. Desuden kræves det ikke, at et tegn allerede anvendes beskrivende i omsætningen, eller at det faktisk er beskrivende; det kræves kun, at tegnet af den relevante forbruger kan bruges og opfattes som beskrivende for et eller flere af varernes egenskaber. Det næste skridt er at afgøre, om varemærket udelukkende består af sådanne beskrivende bestanddele eller med andre ord, om der ikke er andre forhold, navnlig figurlige, grammatiske eller semantiske, der kan give et ellers beskrivende tegn fornødent særpræg.

26. Retten i Første Instans’ argumentation er, at i) »double« og »mint« begge er tvetydige og så meget desto mere, når de sættes sammen, ii) de mange betydninger af det sammensatte ord »Doublemint« umiddelbart er åbenlyse for en engelsktalende gennemsnitsforbruger, og gør det dermed ikke muligt for ham umiddelbart og uden nærmere overvejelse at opdage, at der er tale om en beskrivelse af en egenskab, iii) ordet følgelig ikke kan anses for udelukkende at være beskrivende.

27. Denne argumentation er forkert, fordi i) tvetydigheden er mindre end antydet, ii) en gennemsnitsforbruger af tyggegummi ikke vil opfatte, at en sådan tvetydighed påvirker den beskrivende besked om, at myntesmagen på en eller anden måde er dobbelt og iii) spørgsmålet ikke er, hvorvidt det sammensatte ord i sig selv udelukkende er beskrivende, men om det udelukkende er sammensat af bestanddele, der er beskrivende.

28. Wrigley har anført, at en ordkombination skal bedømmes i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), idet det skal bedømmes, om den i denne præcise udformning udgør et tegn, der udelukkende har beskrivende egenskaber i forhold til de relevante varer og tjenesteydelser, nemlig et tegn, der åbenbart og utvetydigt er helt og udelukkende er beskrivende for visse egenskaber. Det rigtige spørgsmål er, hvorvidt kombinationen i almindelig sprogbrug anvendes til at henvise til varerne eller nogen af deres egenskaber. Såfremt dette ikke er tilfældet, betyder det, at kombinationen ikke udelukkende består af tegn, der i omsætningen kan tjene til at betegne de relevante varers art, beskaffenhed, mængde eller andre egenskaber. Det har ingen betydning, at hver enkelt bestanddel af det sammensatte ord i sig selv kan forekomme i almindelig sprogbrug. Spørgsmålet er, om kombinationen har været eller kan anvendes som en varebeskrivelse, og om det vil forekomme alle almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede personer, nemlig gennemsnitsforbrugeren, at det ansøgte varemærke blot og udelukkende var en beskrivelse af en vis egenskab eller snarere – i forbindelse med gængs sprogbrug og ikke efter en grammatisk analyse – et opfundet ord, der ikke i sig selv er en del af den almindelige sprogbrug.

29. Hvad angår tyggegummi er spørgsmålet, om det pågældende varemærke efter gennemsnitsforbrugerens opfattelse forekommer at være navnet på et mærke (brand name) på emballagen eller en beskrivelse af visse af varens egenskaber. Hvis varemærket forekommer at være et opfundet ord, hvis grammatiske struktur ikke umiddelbart gør betydningen klar, eller hvis der fortsat er en vis tvetydighed med hensyn til, præcis hvilken egenskab der beskrives, er varemærket snarere et suggestivt end et udelukkende beskrivende ord.

30. Selv om artikel 7, stk. 1, litra c), ikke helt omfatter princippet om Freihaltebedürfnis, dækker den dog behovet for at holde beskrivende ord til rådighed. Dette gælder imidlertid kun, når der er et rimeligt klart og forudsigeligt behov hos konkurrenterne for at bruge netop dette ord til at beskrive kendetegn ved deres varer. I de næsten 100 år, der er gået, siden »Doublemint« første gang blev registreret som et varemærke i USA, og de mange år, der er gået, siden det blev registreret i Fællesskabet, er der ingen konkurrenter, der har ønsket at bruge ordet beskrivende, hvilket tyder på, at ordet ikke blot er beskrivende, og at der ikke er noget behov for, at det holdes til rådighed for alle.

31. Wrigley har henvist til Domstolens dom og forslaget til afgørelse i BABY-DRY-sagen, og anført, at ordkombinationen »Doublemint« er ekstrem kortfattet og ikke kan underkastes en intuitiv grammatisk analyse. Ordkombinationen har mange forskellige betydninger, der ikke er lette at fortolke. Der findes ikke nogen standard for en portion »single mint«, som det kan måles op mod. Gennemsnitsforbrugerens første indtryk er, at der er tale om navnet på et mærke og ikke en beskrivelse.

32. Ifølge den tyske regering er »Doublemint« et sammensat ord, der er dannet i overensstemmelse med lingvistiske regler, der i det væsentlige er de samme på tysk, således at spørgsmålet også stilles i forhold til de tysktalende forbrugere, der sandsynligvis vil sidestille »Doublemint« med det tilsvarende tyske ord »Doppelminze«, som udelukkende giver den objektive oplysning, at varerne enten har en dobbelt (ekstra stærk) myntesmag eller indeholder to forskellige slags mynte, og dermed umiddelbart beskriver varernes sammensætning. Ordet bruges faktisk i omsætningen i disse betydninger til at beskrive en række forskellige varer. Det forhold, at der kan være en vis tøven med hensyn til, hvilken af de to betydninger, der er den rigtige, er irrelevant, da begge beskriver varernes egenskaber.

33. Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at formålet med artikel 7, stk. 1, litra c), er at udelukke tegn eller angivelser, der beskriver egenskaber, eller som blot er egnede til at blive anvendt beskrivende af gennemsnitsforbrugeren i sædvanlig sprogbrug, fra kun at blive brugt som varemærker af en enkelt virksomhed. Det er i almenhedens interesse, at de frit kan anvendes, og artikel 12 yder ikke en tilstrækkelig beskyttelse, da den ikke kan hindre varemærkeindehaveren i at indlede uretmæssige krænkelsessager med betydelige omkostninger til følge for konkurrenterne.

34. BABY-DRY-dommen er vanskelig at forlige med Windsurfing Chiemsee-dommen. Domstolen vil måske nu ønske at gøre det klart, at det ikke er nødvendigt, at et ord aktuelt bliver anvendt beskrivende for, at det kan udelukkes fra registrering, men at det er tilstrækkeligt, at der er en rimelig forventning om, at det kan bruges på denne måde i fremtiden, og at når mere end et enkelt ord er egnet til at beskrive varers egenskaber, bør hvert af disse ord udelukkes fra registrering.

35. Den appellerede dom fejlfortolkede varemærkeforordningen på fire måder: i) undersøgelsen af, om ordet gør det muligt for den berørte kundekreds umiddelbart og uden nærmere overvejelse at opdage beskrivelsen af en af de pågældende varers egenskaber, findes ikke i forordningen og er unødigt restriktivt, ii) begrebet »uvant« skulle ikke have været anvendt om adjektivet »double« ved undersøgelsen af, om tegnet er beskrivende for gennemsnitsforbrugeren i sædvanlig sprogbrug, iii) tvetydighed er ikke i sig selv nok, da et ord ikke ophører med at være beskrivende, blot fordi det har mere end en betydning, iv) forordningen kræver ikke, at det pågældende tegn er udelukkende beskrivende; »udelukkende« knytter sig til »består af«, og et tegn, der til en vis grad er beskrivende, selv om det ikke udelukkende er beskrivende, skal udelukkes fra registrering.

36. Wrigley kan imidlertid være berettiget til at få varemærket registreret på grund af den længerevarende og reelle brug af tegnet i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3, i det mindste for tyggegummi, men ikke for »kager« og »chokolade«, som det også er ansøgt for.

Vurdering

37. På den ene side synes det ganske åbenbart, hvilken vej der skal følges i denne appelsag. Som det navnlig er påpeget af Harmoniseringskontoret og Det Forenede Kongeriges regering, er der to åbenbare mangler i Retten i Første Instans’ argumentation, der gør det vanskeligt at stadfæste den appellerede dom (22) .

38. For det første udtalte Retten i dommens præmis 31 og 32, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, fordi ordet »Doublemint« »ikke kan betegnes som udelukkende beskrivende«, mens kriteriet i artikel 7, stk. 1, litra c), er, at varemærker, som »udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art«, er udelukket fra registrering.

39. Ordet »udelukkende« i bestemmelsen knytter sig til verbet »består«. Det henviser til de bestanddele, som varemærket består af, og ikke til deres evne til at betegne egenskaber. For at registreringen kan udelukkes i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), skal alle bestanddelene have en sådan evne. Det er på den anden side ikke nødvendigt, at de ikke kan have andre ikke-beskrivende betydninger. En afgørelse om registrering, der bygger på det sidste kriterium i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra c), er umiddelbart retlig forkert.

40. Det er ikke desto mindre nødvendigt at undersøge den appellerede dom nøjere, før jeg kan afgøre, om den skal annulleres på dette grundlag. Den kortfattede formulering af præmis 31 og 32 kan blot være en uheldig sammenfatning af det rigtige kriterium. Vigtigere er den argumentation, som Retten i Første Instans anvendte for at nå frem til konklusionen i disse præmisser.

41. Denne argumentation var i det væsentlige, at »double« er et uvant anprisende udtryk, og at ordet sat sammen med »mint« har to særskilte betydninger, mens »mint« i sig selv dækker forskellige arter af en bestemt krydderurt. De forskellige betydninger af de to ord sat sammen er umiddelbart åbenlyse for en engelsktalende gennemsnitsforbruger, således at kombinationen ikke kan have en beskrivende funktion. Ordet »Doublemint« er derfor tvetydigt og suggestivt og giver dermed ikke den berørte kundekreds mulighed for umiddelbart og uden nogen yderligere overvejelse at opdage en beskrivelse af de pågældende varers egenskaber.

42. Heri består den anden og mere alvorlige mangel i den appellerede dom. Det forhold, at »double« og »mint« sat sammen giver mulighed for mange forskellige betydninger, der er tvetydige eller suggestive, fratager ikke nødvendigvis kombinationen dens evne til i omsætningen at tjene til at betegne en vares (såsom tyggegummi) egenskaber.

43. Det er umiddelbart muligt at forestille sig mange andre tilfælde med generelle egenskaber, der kan kræve en nærmere definition for, at forbrugeren kan være sikker på, hvad der henvises til, men som ikke desto mindre ganske klart er egenskaber ved den pågældende vare. For blot at tage et eksempel: Hvis man betegner en vare som »naturlig«, er der utvivlsomt tale om, at man betegner en af varens egenskaber, mens der for forbrugeren fortsat er tvivl om den præcise art af denne egenskab, medmindre der gives yderligere oplysninger. Det er forholdsvis vanskeligt at finde »angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaber«, der ikke nødvendiggør en eller anden form for nærmere præcisering.

44. Selv om »double« måske ikke er et sædvanligt anprisende udtryk, er det langt fra usædvanligt at anvende det som en forstærkende betegnelse af en egenskab ved en vare, i hvilken forbindelse udtrykket også kan være upræcist, uden at det derved giver hele udtrykket en anden art. Hvis for eksempel en forbruger fortsat er usikker på, om en »dobbelt« likørchokolade indeholder to forskellige slags likør (og/eller chokolade) eller to gange så meget likør (og/eller chokolade) som en eller anden uspecificeret standard, er det ikke desto mindre praktisk taget sikkert, at han forstår, at en af varens egenskaber (dens likør- eller chokoladeindhold) på en eller anden måde betegnes som fordoblet eller gentaget, selv om det ikke bogstaveligt talt eller præcist er tilfældet. Det pågældende ord kan derfor i omsætningen tjene til at betegne en sådan egenskab.

45. Spørgsmålet om, hvorvidt et bestemt udtryk i omsætningen kan tjene til at betegne en egenskab ved en bestemt vare, er et faktuelt spørgsmål, og Domstolen har ikke kompetence til at annullere en dom fra Retten i Første Instans på grundlag af et faktuelt spørgsmål. Der kan herudover være sager, hvori de betydninger, som et sammensat ord kan tillægges, er særlig mange, og den eneste, der kan betegne vareegenskaber, er meget obskur og derfor sandsynligvis ikke vil blive brugt.

46. Den formodning, som den appellerede dom bygger på, er imidlertid, at et »stort antal semantiske kombinationer« automatisk gør det umuligt for et hvilket som helst (sammensat) ord at betegne en egenskab ved den eller de varer, som varemærkeansøgningen vedrører. Denne formodning er en fortolkning af bestemmelsen i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Formodningen er efter min opfattelse klart forkert som en generel påstand.

47. Det skal bemærkes, at Retten i Første Instans selv fandt, at dette var forkert i Truckcard-dommen (23) , hvori Retten udtalte, at »[...] det er tilstrækkeligt for, at et ordmærke er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, at det i mindst en af de mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Herudover er antallet af semantiske kombinationer, som Retten i Første Instans henviste til i den foreliggende sag, begrænset, og ingen af dem er obskure som en betegnelse af en egenskab ved tyggegummi.

48. Den appellerede dom kan derfor annulleres på dette grundlag.

49. Selv om dommen annulleres, er det fortsat nødvendigt at afgøre, hvorvidt Wrigleys oprindelige påstand for Retten i Første Instans skal tages til følge. Det er i denne forbindelse hensigtsmæssigt at behandle visse andre argumenter, der er gjort gældende, og som i visse henseender kan nødvendiggøre en præcisering af BABY-DRY-dommen.

Rammerne for den »beskrivende karakter«

50. Udtrykket »beskrivende karakter« er almindeligt anvendt for ords evne til i omsætningen at betegne vareegenskaber i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Udtrykket er en bekvem forkortelse for dette begreb, selv om det nok er at foretrække, at man husker indholdet af det nøjagtige begreb, hvilket jeg vil bestræbe mig på.

51. I mit forslag til afgørelse i BABY-DRY-sagen (24) var det min opfattelse, at varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), der udelukker registrering af tegn, der udelukkende består af bestanddele, der i omsætningen kan anvendes til at betegne varer eller deres egenskaber, skal bedømmes uafhængigt af artikel 7, stk. 1, litra b), der udelukker registrering af tegn, der mangler fornødent særpræg.

52. Dette synspunkt deles ikke af alle. Selv om Retten i Første Instans har haft en tendens til at indtage samme synspunkt og har anset de to kriterier som overlappende, men uafhængige (25) , har Domstolen tilsyneladende i et vist omfang sammenlagt dem i BABY-DRY-dommens præmis 40 og 44.

53. Det er korrekt, at et ord, der i omsætningen kan tjene til at betegne vareegenskaber, næsten altid vil mangle fornødent særpræg. Jeg anser det ikke desto mindre stadig for mest hensigtsmæssigt i forbindelse med varemærkeforordningen hverken at sammensmelte de to kriterier eller at anse dem for at være uløseligt afhængige af hinanden.

54. Jeg vil ikke forfølge dette spørgsmål nærmere, idet der i den foreliggende sag ikke er noget spørgsmål om at udelukke »Doublemint« fra registrering på grundlag af manglende fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b).

55. Wrigley har ganske vist anført, at forbrugerne faktisk opfatter udtrykket som en betegnelse for et tyggegummimærke og ikke som en beskrivelse af tyggegummiets smag. Dette argument er imidlertid i sig selv uden større betydning for spørgsmålet om, hvorvidt »Doublemint« udelukkende består af udtryk, der i omsætningen kan tjene til at betegne en eller flere af varens egenskaber. Det kan på den anden side være af stor betydning for den sandsynlige, men helt anden, påstand – der dog ikke er gjort gældende i denne sag – om, at »Doublemint« har opnået fornødent særpræg for Wrigleys tyggegummimærke på grund af den brug, der er gjort heraf, således at en registrering meget vel kan være mulig i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3.

56. Et mere relevant spørgsmål i denne sag er – således som Wrigley har anført – om det forhold, at det er anerkendt, at det semantiske indhold af »Doublemint« er upræcist, medfører, at ordet ikke længere er beskrivende [dvs. i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c)], men derimod udelukkende suggestivt eller en hentydning.

57. Det er åbenbart, at der skal sondres mellem ord, der kan anvendes til at betegne varer eller deres egenskaber, og ord, der alene er suggestive for sådanne egenskaber. De sidstnævnte ord kan registreres og er tydeligvis af stor værdi for varemærkeindehaveren.

58. Det er mindre åbenbart, hvorledes denne sondring helt præcis skal foretages. I hvert enkelt tilfælde er der et tidspunkt, hvor der skal træffes en individuel afgørelse. Jeg vil dog foreslå nogle generelle retningslinjer.

59. For det første er det vigtigt ikke at glemme det spørgsmål, der skal besvares: Er dette et tegn eller en angivelse, der i omsætningen kan tjene til at betegne en egenskab ved den eller de varer, som varemærkeansøgningen vedrører, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c)?

60. Hvis man dernæst ser på Rettens praksis og appelkamrenes afgørelser – samt retspraksis fra adskillige nationale domstole – bliver det åbenbart, at det kriterium, der regelmæssigt er blevet anvendt, selv om det er blevet formuleret på forskellige måder, henhører under en række indbyrdes samstemmende kategorier. I det følgende forsøger jeg ikke at forny eller forbedre disse kriterier, men jeg søger snarere at foreslå nogle rammer, inden for hvilke kriterierne kan placeres med henblik på at lette bedømmelsen.

61. Det forekommer åbenbart, at der ikke er nogen klar sondring mellem angivelser, der betegner en egenskab, og dem, der blot suggestivt antyder en egenskab. Der er ikke noget præcist punkt, hvor et udtryk pludseligt skifter fra den ene kategori til den anden, men snarere vil en glidende skala mellem to ekstremer og en subjektiv bedømmelse ofte være nødvendig med henblik på at fastlægge, hvilken ekstrem udtrykket er tættest på. I lyset af den foreliggende administrative praksis og retspraksis og med henblik på at indføre en lidt højere grad af objektivitet vil jeg foreslå, at et ansøgt varemærke skal vurderes ud fra tre synspunkter, selv om jeg ikke vil påstå, at listen er endelig eller udtømmende.

62. Det første synspunkt vedrører den måde, hvorpå et udtryk forholder sig til en vare eller en af varens egenskaber. Jo mere faktuelt og objektivt dette forhold er, jo mere sandsynligt er det, at udtrykket kan anvendes som en betegnelse i omsætningen, således at en registrering vil være udelukket i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c). Omvendt vil udtrykket lettere kunne registreres, jo mere fantasifuldt og subjektivt det er.

63. Det andet synspunkt vedrører den måde, hvorpå et udtryk opfattes: Hvor umiddelbart overføres meddelelsen? Jo mere almindeligt, bestemt og nede-på-jorden udtrykket er, jo hurtigere vil en forbruger forstå en betegnelse af en egenskab, og jo mere sandsynligt er det, at udtrykket ikke kan registreres som et varemærke. Hvis der i den anden ekstrem er brug for en kryptokrydsords-entusiast for at opdage nogen forbindelse med den betegnede egenskab, er grundlaget for at udelukke registrering yderst tvivlsomt.

64. Det tredje synspunkt vedrører betydningen af egenskaben i forhold til varen, navnlig efter forbrugerens opfattelse. Når den betegnede egenskab er væsentlig eller grundlæggende for varen eller er af særlig betydning for forbrugerens valg, så taler det for at udelukke registrering. Når betegnelsen angår en egenskab, der er rent tilfældig eller arbitrær, er argumentet for at udelukke registrering betydelig svagere.

65. Jeg skal dog understrege, at spørgsmålet om præcision, nøjagtighed eller faktisk korrekthed normalt ikke er af betydning for behandlingen ud fra nogen af disse synspunkter. Som jeg har anført ovenfor, kan praktisk talt alle betegnelser af en vareegenskab gøres mere præcise, og det er åbenbart, at betegnelser, der anvendes i omsætningen, kan være usande, selv om de stadig tjener til at betegne vareegenskaber – dette er netop årsagen til, at vildledende betegnelser almindeligvis er forbudte.

66. Når et ansøgt varemærke er blevet særskilt bedømt ud fra hvert af disse tre foreslåede synspunkter, skal der træffes en endelig afgørelse. Det er umuligt at opstille absolutte regler, men det forekommer generelt sandsynligt, at et varemærke skal udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), hvis det efter en helhedsvurdering forekommer at være tættere på den »ikke-registrerbare« del af skalaen, når man tager hensyn til de tre synspunkter, eller hvis det ud fra blot ét af synspunkterne er særlig tæt på den del af skalaen (26) .

67. Anvendes denne fremgangsmåde på »Doublemint«, er det min opfattelse, at Wrigley ikke skal have medhold. For det første er det sammensatte ord en faktuel, objektiv henvisning til myntesmag, der på en eller anden måde er fordoblet. For det andet er det umiddelbart forståeligt som sådan, og for det tredje er sådan en smag en udpræget egenskab ved varen. Det forhold, at hverken arten eller arterne af den pågældende mynte eller den præcise måde, hvorpå mynten er fordoblet, kan udledes, ændrer ikke det forhold, at ordet betegner egenskaben »fordoblet mynte«.

Udtrykket »udelukkende består af« i artikel 7, stk. 1, litra c)

68. Wrigley har endvidere både for førsteinstansen og under appelsagen argumenteret for, at selv om både »double« og »mint« kan anvendes til at betegne egenskaber ved tyggegummi, består det sammensatte ord »Doublemint« af mere end blot disse bestanddele. Wrigley har understreget, at ordet ikke findes i ordbøger, da det er Wrigleys egen »leksikale opfindelse« (27) . Wrigley er også af den opfattelse, at »Doublemint« – ligesom »BABY-DRY« – har en »ekstremt kortfattet karakter«, en »usædvanlig struktur«, »ikke vil kunne underkastes en intuitiv grammatisk analyse« (28) og indeholder en »strukturelt usædvanlig sammenstilling« (29) . Dette er efter Wrigleys opfattelse de yderligere bestanddele, der er en del af udtrykket, med det resultat, at det ikke »udelukkende består af« de beskrivende ord »double« og »mint«.

69. Sådanne egenskaber er, som jeg anførte i mit forslag i BABY-DRY-sagen, bestanddele, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af et varemærke, der søges registreret. Den blotte tilstedeværelse af en eller flere af disse bestanddele betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at varemærket skal registreres. Der skal også tages hensyn til, i hvilket omfang udtrykket er ekstremt kortfattet og usædvanligt samt muligheden for ikke at kunne underkaste det en intuitiv analyse.

70. Hvad angår »Doublemint« er disse egenskaber efter min opfattelse betydeligt mindre end for »BABY-DRY«.

71. For en engelsktalende person er den mest slående egenskab ved »BABY-DRY« ordets omvendte ordstilling (30) , hvilket indebærer, at ordet skal sættes ind i en længere sætning, før det helt og umiddelbart giver grammatisk mening, idet alene en længere sætning er egnet til at betegne en vare, såsom bleer, eller dens egenskaber.

72. »Doublemint« indeholder imidlertid ikke en sådan omvendt ordstilling. Placeringen af en forstærkende betegnelse som »double« foran en egenskab som »mint« er ikke strukturelt eller syntaktisk usædvanligt. Kombinationen er derfor heller ikke grammatisk ekstremt kortfattet og vil kunne underkastes en intuitiv grammatisk analyse. Den ekstreme kortfattethed og utilgængeligheden for en umiddelbar grammatisk analyse, som udtrykket har, er i det væsentlige semantisk snarere end grammatisk, og gør, som jeg har understreget ovenfor, bestemt ikke udtrykket uegnet til at betegne en egenskab ved de relevante varer. Endelig er graden af leksikalsk opfindelse ved skabelsen af »Doublemint«, selv om det ikke i sig selv findes i ordbøger, i det væsentlige begrænset til at fjerne mellemrummet mellem to ord, der godt kunne være anvendt sammen på beskrivende vis.

73. Domstolens udtalelse i BABY-DRY-dommens præmis 40 er relevant her: »Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de pågældende forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke.« Spørgsmålet er, hvad der er den præcise betydning af »enhver tydelig afvigelse«, og det kan være hensigtsmæssigt for Domstolen at afklare dette begreb i den foreliggende sag.

74. Generaladvokat Ruiz-Jarabo har i to nylige forslag til afgørelse (31) foreslået visse kriterier, der tydeliggør dette begreb. Generaladvokaten har anført, at »tydelig« er et relativt udtryk, der ikke må forveksles med »minimal« (32) . Hvad angår ordmærker foreslår generaladvokaten, at »en afvigelse anses for at være tydelig, når den påvirker tegnets vigtige elementer eller dets betydning. Hvad angår formen foreligger denne afvigelse hver gang, at den sproglige nydannelse overgår summen af de ord, den indeholder, på grund af sammensætningens usædvanlige eller fantasifulde karakter. Hvad angår betydningen er afvigelsen tydelig, hvis det, som det sammensatte ord genkalder, ikke er helt sammenfaldende med summen af de angivelser, som de beskrivende elementer anfører« (33) .

75. Domstolen har i en anden – men dog ikke ubeslægtet – sammenhæng for ganske nyligt udtalt, at for så vidt angår varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), er et tegn identisk med varemærket, såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (34) .

76. Tilsvarende skal forskellen mellem udtryk, der anvendes i det ansøgte varemærke, og udtryk, der i omsætningen kan tjene til at betegne de relevante varers egenskaber, være mere end minimal for, at der kan ske registrering. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det være muligt at registrere ethvert varemærke, der til alle praktiske hensigter og formål udelukkende bestod af udtryk, der kan tjene til at betegne en vares egenskaber, undtagen for så vidt angår en ubetydelig uoverensstemmelse, der er indført udelukkende med det formål at opnå registrering. En sådan situation vil være i åbenbar strid med lovgivers hensigt med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c).

77. Den grad af afvigelse, der er nødvendig for at udgøre en yderligere bestanddel i varemærket, således at det ikke længere udelukkende består af udtryk, der i omsætningen kan tjene til at betegne de relevante vares egenskaber, skal imidlertid efter min opfattelse være større end den afvigelse, der betyder, at to varemærker snarere ligner hinanden end er identiske. Generaladvokat Ruiz-Jarabos henvisning til »vigtige elementer« ved formen eller betydningen forekommer mig derfor at være en hensigtsmæssig formulering, og hans videre argumentation er både nyttig og rammende. Jeg vil ud fra et lidt andet synspunkt foreslå, at afvigelsen – tilføjelsen af mindst en bestanddel eller fjernelsen af en vigtig bestanddel – skal være således, at det er åbenbart både for erhvervsdrivende (35) og forbrugere, at varemærket som helhed i gængs sprogbrug ikke er egnet til i omsætningen at betegne den pågældende vares egenskaber.

78. Anvendelsen af sådanne kriterier i en konkret sag er i en vis udstrækning subjektiv, men det forekommer mig, at den grænse, som de opridser, går et sted mellem sagerne »BABY-DRY« og »Doublemint«. De usædvanlige syntaktiske karakteristika ved »BABY-DRY« udgør en væsentlig tilføjelse til de leksikalske udtryk, det er sammensat af, medens dette ikke er tilfældet med »Doublemint«. »BABY-DRY« er i den ansøgte form i gængs sprogbrug ikke egnet i omsætningen til at betegne bleers art eller egenskaber, mens »Doublemint« helt åbenbart giver mulighed for at betegne egenskaber ved varer med myntesmag eller mynteduft.

»En engelsktalende forbrugers synsvinkel«

79. Domstolen udtalte i BABY-DRY-dommens præmis 42, at for at vurdere denne ordkombination må man »anlægge en engelsktalende forbrugers synsvinkel«. Jeg har anlagt samme synspunkt ovenfor ved bedømmelsen af »Doublemint« – således som Retten i Første Instans ligeledes gjorde i den appellerede dom.

80. Der er imidlertid blevet rejst tvivl om denne metode (36) . Det er for eksempel blevet foreslået, at den omvendte ordstilling i ordet »BABY-DRY« ikke vil forekomme usædvanlig for en person, der taler et romansk sprog, således at denne karakteristika for en sådan forbruger ikke ville udgøre en yderligere bestanddel ud over de beskrivende udtryk, der anvendes. I henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, skal en registreringsansøgning afslås, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. Det må derfor formodes, at et tegn skal vurderes i lyset af opfattelsen hos alle forbrugerne i medlemsstaterne.

81. Den tyske regering har i en lidt anden retning i denne foreliggende appelsag gjort gældende, at der skal tages hensyn til opfattelsen af »Doublemint« hos den tysktalende forbruger, der sandsynligvis vil sidestille ordet med det nydannede tyske ord »Doppelminze« og dermed anse ordet for beskrivende.

82. Disse synspunkter er faktisk ikke umiddelbart relevante for den fremgangsmåde, jeg har anvendt i dette forslag til afgørelse, da min analyse fører til, at »Doublemint« udelukkende består af ord, der ud fra den engelsktalende forbrugers synspunkt i omsætningen kan tjene til at betegne den pågældende vares egenskaber. Af samme grund ville disse synspunkter dog have været mere relevante, hvis min analyse havde ført til det modsatte resultat, og det kan derfor være hensigtsmæssigt kort at behandle dem.

83. For det første er det åbenbart, at når der indgives ansøgning om registrering af et varemærke, der består af udtryk, som er almindelige i omsætningen i Fællesskabet, skal den første del af vurderingen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), foretages ud fra synspunktet hos en person, der har det pågældende sprog som modersmål. Hvis det på dette tidspunkt er åbenbart, at ordene i omsætningen kan anvendes til at betegne egenskaber ved de relevante varer, er det ikke nødvendigt at tage hensyn til synspunktet hos personer, der taler andre sprog (37) .

84. Harmoniseringskontoret (både undersøgeren og appelkammeret) traf både vedrørende »BABY-DRY« og »Doublemint« afgørelse ud fra det engelske sprog. Retten i Første Instans behandlede ikke i nogen af sagerne – hvilket den heller ikke var blevet bedt om – situationen ud fra synspunktet hos personer, der taler andre sprog. Det forekommer under disse omstændigheder ikke hensigtsmæssigt for Domstolen i en appelsag at foretage en undersøgelse ud fra et sådant synspunkt. Hvis det er relevant, vil det være op til Harmoniseringskontoret at gøre dette, når sagen hjemsendes dertil.

85. Det kan dog være nødvendigt under nogle omstændigheder at vurdere et tegn, der består af ord fra et sprog, gennem øjnene (eller ørerne) hos en forbruger i Fællesskabet, der taler et andet sprog.

86. For eksempel kan det engelske ord »handy«, der betyder let at håndtere, forstås som et muligt ordmærke eller en del af et varemærke for en mobiltelefon. Da ordet imidlertid er almindeligt brugt i Tyskland til at betegne en mobiltelefon, kan det ikke registreres som et EF-varemærke. Ligeledes kan et ord, der stammer fra et sprog, få en anden betydning eller begrebsindhold på et andet sprog: det engelske ord »smoking« betegner ikke på engelsk nogen egenskab ved formel aftenbeklædning til mænd, mens det på fransk, tysk eller italiensk betegner det, der på engelsk hedder »dinner jacket« eller (af amerikanerne, der også kalder bleer for »diapers« i stedet for »nappies«, kaldet) »tuxedo«.

87. Det forholder sig imidlertid anderledes, når (som det er foreslået i forbindelse med »BABY-DRY«), de personer, der taler et sprog, og som ved, at ordet stammer fra et andet sprog, kan misforstå ordets oprindelige betydning på dette andet sprog, fordi de tillægger det egenskaber i deres eget sprog. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at anvende en forbruger, der har et ufuldstændigt kendskab til et fremmedsprog, som målestok.

88. Det er endvidere et vigtigt hensyn, at det forhold, at der findes et varemærke, som består af ord fra ét sprog, ikke forhindrer erhvervsdrivende, der bruger et andet sprog, i at anvende ord, hvormed de måtte ønske at betegne deres varers egenskaber på deres eget sprog – naturligvis under forbehold af hvad jeg ovenfor har redegjort for vedrørende udtryk, der i det mindste i deres form er almindelige for mere end ét sprog.

89. Uanset hvordan for eksempel italiensktalende vil opfatte mærket »BABY-DRY«, er udvalget af italienske udtryk, som italienske bleleverandører kan anvende til at beskrive deres varer, ikke mere begrænset af det end udvalget, som britiske eller irske bleproducenter har til rådighed, ville være, hvis der blev anvendt et rent beskrivende (på italiensk) varemærke som »Pannolino«. Dette er nemlig grunden til, således som Harmoniseringskontorets repræsentant anførte under retsmødet, at mange nationale varemærkemyndigheder ikke tager hensyn til udenlandske ords betydning ved vurdering af en national varemærkeansøgning.

90. Bedømmelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), skal derfor ikke bygge på spørgsmålet om, hvorvidt et ord, der stammer fra et sprog, der anvendes i en del af Fællesskabet (38) , i en anden del af Fællesskabet kan tænkes at betegne vareegenskaber, således at enhver opfindsom eller usædvanlig bestanddel af varemærkets grammatiske eller semantiske struktur derfor skal opfylde kravene til opfindsomhed eller usædvanlighed i begge disse dele af Fællesskabet.

Friholdelse til almindelig brug

91. Denne sidste betragtning fører mig til spørgsmålet om, i hvilket omfang varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), skal fortolkes i lyset af det formål, der er henvist til i Windsurfing Chiemsee-dommen, nemlig at beskrivende tegn og angivelser skal være til fri rådighed for alle erhvervsdrivende i forbindelse med de relevante varer.

92. I mit forslag til afgørelse i BABY-DRY-sagen (39) havde jeg det synspunkt, at et varemærke i henhold til EF-varemærkeforordningen kan indeholde tegn eller angivelser, der betegner vareegenskaber, men kan ikke udelukkende bestå af sådanne. I henhold til artikel 12, litra b), kan varemærket ikke forhindre andre erhvervsdrivende i at anvende sådanne tegn beskrivende. Formålet med artikel 7, stk. 1, litra c), er at undgå registrering af beskrivende varemærker, der ikke kan beskyttes, snarere end at hindre monopolisering af almindelige beskrivende udtryk. Domstolen gav udtryk for et tilsvarende synspunkt i præmis 37 i dommen i samme sag.

93. I den foreliggende sag har både Harmoniseringskontoret og Det Forenede Kongeriges regering haft forbehold over for dette synspunkt, der også er blevet kritiseret i teorien (40) . Synspunktet forekommer dem at fravige Domstolens udtalelse i Windsurfing Chiemsee-dommen om, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), »forfølger [...] et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle«, og at artikel 6, stk. 1, litra b), [der svarer til forordningens artikel 12, litra b)], ikke er afgørende for denne fortolkning.

94. Det kan frygtes, at det pågældende synspunkt kan rykke magtbalancen til fordel for en varemærkeindehaver med monopolistiske ambitioner, der vil bruge eller true med at bruge sine rettigheder mod en påstået »krænker«, som blot ønsker at anvende beskrivende udtryk på beskrivende og ærlig vis. I den virkelige verden kan et forsvar under henvisning til artikel 12, litra b), være en del mindre værd end det forekommer i henhold til lovteksten.

95. Denne risiko bør ikke ignoreres. En varemærkeindehaver, der ønsker at monopolisere ikke alene varemærket, men også det omkringliggende område, kan true en konkurrent, der hellere vil give efter end have omkostninger til retssagen og risiko for at tabe sagen, med uberettiget retsforfølgning.

96. Af de anførte årsager mener jeg imidlertid ikke, at BABY-DRY-sagen, hvis den forstås korrekt, ændrer balancen på den antydede måde, og den nævnte risiko kan fjernes, hvis kriteriet »tydelig afvigelse« i BABY-DRY-dommens præmis 40 anvendes, som jeg har foreslået ovenfor, således at et varemærke kun registreres, hvis det er åbenbart for både erhvervsdrivende og forbrugere, at mærket som helhed ikke er egnet til at betegne egenskaber ved den pågældende vare i almindelig handelssprogbrug (41) .

97. Det forekommer under alle omstændigheder åbenbart, at det ikke var meningen med BABY-DRY-dommen at fravige synspunktet i Windsurfing Chiemsee-sagen om, at det er af almen interesse, at beskrivende tegn frit kan anvendes af alle. Domstolen har senest udtrykkeligt bekræftet dette synspunkt i Linde m.fl.-dommen (42) .

Nationale varemærkeregistreringer og varefortegnelse

98. Endelig vil jeg kort behandle to af Wrigleys argumenter fra førsteinstansen: registreringen af »Doublemint« i medlemsstaterne, Australien og USA samt Harmoniseringskontorets manglende undersøgelse af udtrykket i henhold til den nøjagtige varefortegnelse, der fandtes i ansøgningen.

99. Hvad angår det første led har Harmoniseringskontoret ikke benægtet, at det skal tage hensyn til registreringer i medlemsstaterne og andre lande som bevis for, at mærket kan registreres, navnlig når sproget i det registrerende land er det samme som det ansøgte varemærkes. Harmoniseringskontoret har imidlertid understreget, at et sådant bevis ikke nødvendigvis godtgør, at kriteriet i artikel 7, stk. 1, litra c), er opfyldt.

100. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at alle de anførte registreringer er foretaget af enten figurmærker (der indeholder yderligere bestanddele end udtrykket »Doublemint«) eller (i det mindste oprindeligt) i henhold til nationale lovgivninger, der ikke er harmoniserede med varemærkedirektivet [og dermed ikke er bevis for, at kriteriet i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), var opfyldt].

101. Da det herudover er åbenbart, at appelkammeret tog Wrigleys argumenter vedrørende det første led i betragtning, har jeg ingen problemer med at forkaste argumentet på dette tidspunkt i sagen.

102. Hvad angår det andet led er det åbenbart, at appelkammeret bedømte »Doublemint« i lyset af dets evne til at betegne smagen som en egenskab ved en vare. Harmoniseringskontoret har ubestridt anført, at den foreliggende sag ikke angår registreringsansøgningen for varer i klasse 25 og 28, for hvilke smag ikke normalt er en afgørende egenskab. Hvad angår de resterende klasser forekommer det, at alene »kosmetiske præparater« i klasse 3 sædvanligvis ikke har smag (af mynte) som en egenskab. De kan ikke desto mindre have mynte som en anden organoleptisk egenskab, således at vurderingen bliver den samme.

Forslag til afgørelse

103. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen bør:

1): ophæve dommen afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-193/99, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT)

2): forkaste appellen af samme dom, og

3): pålægge Wm Wrigley Jr Company at betale sagsomkostningerne i begge instanser.

1 –: Originalsprog: engelsk.

2 –: Dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. I, s. 6251.

3 –: Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans den 31.1.2001, sag T-193/99, Wm Wrigley Jr Company mod KHIM (DOUBLEMINT), Sml. II, s. 417 (herefter »den appellerede dom«).

4 –: Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker, EFT 1994 L 11, s. 1.

5 –: Jf. også punkt 4-15 i mit forslag til afgørelse i BABY-DRY-sagen for en lidt mere uddybende redegørelse for disse bestemmelsers indhold.

6 –

Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Der blev i ansøgningen ansøgt om registrering for:

»klasse 3: Kosmetiske præparater, tandplejemidler, inklusive tyggegummi til kosmetiske formål.

klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, inklusive tyggegummi til medicinske formål, tyggegummi med medicinske tilsætningsstoffer .

klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (indeholdt i klasse 28), juletræspynt.

klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, biscuits, kager, konditori- og konfekturevarer, karamel, spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier; råis; konfekturevarer og tyggegummi uden medicinske tilsætningsstoffer, konfekturevarer, inklusive tyggegummi; sukkerovertrukket tyggegummi, almindelig tyggegummi, ikke-medicinske konfekturevarer, chokolade, sukker, slik.«

7 –: Det bemærkes, at i henhold til Harmoniseringskontoret, hvilket ikke er bestridt af Wrigley, vedrører den foreliggende sag kun ansøgningen om registrering i klasse 3, 5 og 30 og ikke i klasse 25 og 28.

8 –: Dommens præmis 20.

9 –: Præmis 23-28.

10 –: Præmis 29.

11 –: Præmis 30.

12 –: Præmis 31.

13 –: Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779.

14 –: Jf. ovenfor i fodnote 2. Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse i sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (»Postkantoor«), hvori der endnu ikke er afsagt dom, og dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM (»Companyline«), Sml. I, s. 7561, der er omtalt nedenfor i punkt 74.

15 –: Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

16 –: Punkt 75-81.

17 –: Punkt 82-97.

18 –: Præmis 37.

19 –: Præmis 39.

20 –: Præmis 40.

21 –: Præmis 41-46.

22 –: Jeg vil i denne forbindelse henlede opmærksomheden på en mulig misforståelse af mit forslag til afgørelse i BABY-DRY-sagen. I forslagets punkt 95 redegøres kort for Retten i Første Instans’ dom i Doublemint-sagen, og punkt 96 begynder således: »[...] denne synsvinkel, som jeg er enig i [...]«. Jeg erklærede mig imidlertid enig i en bredere synsvinkel i forhold til artikel 7, stk. 1, litra c), således som det er blevet eksemplificeret i flere afgørelser fra appelkamrene og Retten i Første Instans, der var redegjort for i punkt 93-95, snarere end støttede den konkrete argumentation eller det konkrete resultat i nogen af disse sager.

23 –: Dom af 20.3.2002, sag T-358/00, DaimlerChrysler mod KHIM (Truckcard), Sml. II, s. 1993, præmis 31.

24 –: Punkt 61-74.

25 –: Jf. f.eks. dom af 26.10.2000, sag T-345/99, Harbinger Corporation mod KHIM (Trustedlink), Sml. II, s. 3525, præmis 31, og af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (Eurocool), Sml. II, s. 683, præmis 25. Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse i Postkantoor-sagen, der er nævnt i fodnote 14, punkt 40.

26 –: En sådan fremgangsmåde skal naturligvis blandes med sund fornuft. For eksempel kan »Two Inch« (to tommer) for tyggegummi, der sælges i strimler, være en rent faktisk og umiddelbart forståelig henvisning til strimlernes længde, men den egenskab kan være så marginal, at den på de første to skalaer ikke når højt op.

27 –: Jf. BABY-DRY-dommen, præmis 44.

28 –: Jf. forslaget til afgørelse i BABY-DRY-sagen, punkt 90.

29 –: Jf. BABY-DRY-dommen, præmis 43.

30 –: Der er tale om en anastrofe, således som det med megen lærdom blev understreget af Harmoniseringskontorets repræsentant under retsmødet. Jeg vil dog stille spørgsmålstegn ved hans måske ironiske påstand om, at »Advocate General« (generaladvokat) ligeledes er anastrofisk. »Advocate General« er en del af en velkendt, veldefineret række sammensatte ord på engelsk, hvori et navneord efterfølges af dens betydningsindikator. Det er kun bestemte former for betegnelser, der er omfattet af denne række, og »baby dry« er ikke blandt dem. Man kan sammenligne med Dorothy Parkers legendariske og ætsende præcise teateranmeldelse, hvori hun gjorde grin med en usædvanlig omvendt ordstilling: »The House Beautiful is The Play Lousy« (der er omtalt i mange kilder i lidt forskellige former, tilsyneladende oprindeligt i The New Yorker i 1933). Hun ville ikke – tror jeg – have valgt de samme ord for at give udtryk for sin hån, hvis stykket havde heddet »The Advocate General«, uanset hvor elendigt stykket havde været.

31 –: I Postkantoor-sagen og i Companyline-sagen, der begge er nævnt i fodnote 14.

32 –: Forslag til afgørelse i Companyline-sagen, punkt 50.

33 –: Forslag til afgørelse i Postkantoor-sagen, punkt 70, hvor der henvises til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c).

34 –: Dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799.

35 –: Det forekommer hensigtsmæssigt også at bedømme et udtryk, »der i omsætningen kan tjene«, fra den erhvervsdrivendes synspunkt.

36 –: Jf. navnlig generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse i Postkantoor-sagen, punkt 68 og fodnote 46, samt Annette Kur: »Examining wordmarks after BABY-DRY – Still [a] worthwhile exercise?«, IPR-Info, 2001, s. 12, punkt 14.

37 –: Sammenlign med Companyline-dommens præmis 40 for så vidt angår fornødent særpræg.

38 –: Og hvorfor begrænse sig til Fællesskabets sprog?

39 –: Punkt 75-81.

40 –: Jf. f.eks. Tim Pfeiffer, Descriptive trade marks – The impact of the BABY-DRY case considered , (2002) EIPR 373.

41 –: Det skal herudover erindres, at et varemærke, der indeholder bestanddele, der i omsætningen kan anvendes til at betegne vareegenskaber, kun kan udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), hvis det udelukkende består af sådanne bestanddele. Harmoniseringskontoret har registreret en række ordmærker, der indeholder ordet »mint« for varer i klasse 30, selv om det er tydeligt, at ordet henviser til en egenskab ved varen. Harmoniseringskontoret har som figurmærke også registreret »Wrigley’s Spearmint Chewing Gum« og endog »Wrigley’s Doublemint Chewing Gum«. I alle disse tilfælde er der yderligere verbale og/eller andre bestanddele, således at registrering er mulig. Det forhold, at der foreligger sådanne yderligere bestanddele, og at udtryk som »mint«, »spearmint« og »chewing gum« klart er egnede til at betegne vareegenskaber, således at konkurrenternes beskrivende brug heraf lige så klart vil være omfattet af artikel 12, litra b), gør det betydeligt mindre sandsynligt, at varemærkeindehaveren vil forsøge at skræmme konkurrenterne på den anførte måde, eller at en konkurrent vil give op over for en sådan taktik.

42 –: Dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 – C-55/01, Sml. I, s. 3161, navnlig dommens præmis 73 og 74 samt domskonklusionens punkt 2.