Sag T-1103/23

Ferrari SpA

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Rettens dom (Ottende Udvidede Afdeling) af 2. juli 2025

»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket TESTAROSSA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – tredjemands brug – arten af brugen – varemærkeindehaverens indirekte samtykke – bevis for reel brug – brugte biler – reservedele og tilbehør«

1. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – bevis for brug – reel brug – begreb – indehaverens videresalg af brugte varer, der er blevet markedsført under varemærket – omfattet

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1 og 2, og art. 51, stk. 1, litra a)]

   (jf. præmis 30 og 31)

2. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – tredjemands brug med varemærkeindehaverens samtykke – stiltiende samtykke – bedømmelseskriterier – brug af varemærket for brugte varer

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 2)

   (jf. præmis 35, 37-39, 42 og 43)

3. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – ordmærket TESTAROSSA

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, og art. 51, stk. 1, litra a)]

   (jf. præmis 41, 45, 52, 60, 91, 95 og 103)

4. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – bevis for brug – reel brug – begreb – levering af tjenesteydelser i forbindelse med varer, der tidligere er blevet markedsført under varemærket – omfattet – betingelse – tjenesteydelser, der leveres under samme varemærke

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, og art. 51, stk. 1, litra a)]

   (jf. præmis 47 og 48)

5. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – bevis for brug – reel brug – begreb – brug af et varemærke, der er registreret for reservedele, som udgør en integrerende del af de varer, der er omfattet af dette varemærke – omfattet – grænser

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, og art. 51, stk. 1, litra a)]

   (jf. præmis 97-99)

Resumé

Retten, der traf afgørelse i udvidet sammensætning, annullerede afgørelsen truffet af appelkammeret ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ( 1 ) og udtalte sig om begrebet reel brug i forbindelse med tredjemands videresalg af brugte varer, der er forsynet med det anfægtede varemærke, når dette sker med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten præciserede således den retspraksis, der følger af Ferrari-dommen ( 2 ).

Sagsøgeren, Ferrari SpA, er indehaver af den internationale registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket TESTAROSSA navnlig for biler ( 3 ). Den 7. september 2015 indgav intervenienten, Kurt Hesse, en begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af denne internationale registrering ( 4 ). Annullationsafdelingen tog delvist begæringen til følge og afslog den for så vidt angår »biler«.

Intervenienten og sagsøgeren indgav begge en klage med påstand om delvis annullation af denne afgørelse. Appelkammeret ved EUIPO tog intervenientens klage til følge og forkastede den klage, der var indgivet af sagsøgeren, som således fortabte rettighederne til det anfægtede varemærke for alle varerne. Sagsøgeren anlagde et annullationssøgsmål ved Retten til prøvelse af denne afgørelse.

Rettens bemærkninger

I første række tog Retten stilling til, om der var gjort reel brug af det anfægtede varemærke for biler. Indledningsvis konstaterede Retten, at der ikke var blevet fremstillet eller markedsført nye biler under det anfægtede varemærke i den relevante periode, og at de brugte biler, der var forsynet med det anfægtede varemærke, var blevet markedsført af godkendte forhandlere eller distributører. I denne henseende bemærkede Retten, at selv om videresalg som sådan af en brugt vare, der er forsynet med et varemærke, ikke nødvendigvis udgør reel brug ( 5 ), forholder det sig ikke desto mindre således, at såfremt indehaveren af det anfægtede varemærke gør brug heraf i forbindelse med videresalget i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, kan en sådan brug anses for en »reel brug« af dette varemærke. En sådan fortolkning bekræftes af artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvoraf det følger, at et varemærke kan være genstand for brug for varer, der allerede er markedsført under dette varemærke, således at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde tredjemand en sådan brug. Dette betyder derimod ikke, at indehaveren ikke selv kan gøre brug af sit varemærke for sådanne varer. Dette gælder også, når tredjemand gør brug af varemærket med indehaverens samtykke, hvorfor varemærkeindehaveren skal godtgøre, at denne har gjort reel brug af varemærket for brugte varer, solgt af tredjemand under dette varemærke med indehaverens samtykke.

Dernæst anførte Retten, idet den bemærkede, at sagsøgeren ikke havde fremlagt beviser, hvoraf det fremgik, at sagsøgeren udtrykkeligt havde givet samtykke til, at tredjemand kunne bruge det anfægtede varemærke i den relevante periode, at et sådant samtykke ligeledes kan fremgå indirekte af omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter tredjemands brug af varemærket. Når dette er sagt, kan et sådant indirekte samtykke i forbindelse med den specifikke brug af et varemærke for brugte varer ikke udledes alene af den omstændighed, at indehaveren havde kendskab til tredjemands brug af varemærket, men forudsætter, at indehaveren er inddraget i denne brug. De relevante omstændigheder og oplysninger, der vil kunne godtgøre et sådant indirekte samtykke, skal i øvrigt undersøges i lyset af navnlig skik og brug, der betragtes som berettiget inden for den pågældende økonomiske sektor, og markedsegenskaber.

Retten fandt således, at salg af en brugt bil af det anfægtede varemærke, som foretages af en af varemærkeindehaveren godkendt forhandler eller distributør – og ikke af en hvilken som helst tredjemand, som ikke har nogen forbindelse til indehaveren – udgør en indikation af, at salget er sket med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten bemærkede i denne forbindelse, at et distributionsselskabs brug af et produktionsselskabs varemærke, der er godkendt af indehaveren af dette varemærke, kan anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens indirekte samtykke, for så vidt som en sådan godkendelse etablerer en forbindelse mellem disse to selskaber, der forudsætter, at varemærkeindehaveren har givet den godkendte forhandler eller distributør tilladelse til at anvende dennes varemærker. Denne vurdering støttes af de former for brug, der anses for begrundede på bilmarkedet, inden for hvilket en distributør eller en forhandler, der er godkendt af fabrikanten, anses for at have tilladelse til at markedsføre alle bilmodeller fra fabrikanten. Det samme gælder på markedet for brugte køretøjer, hvor der normalt sondres mellem salg af brugte biler foretaget af en uafhængig tredjemand og salg foretaget af en godkendt forhandler eller distributør.

Hvad endvidere angår den certificeringstjeneste, som sagsøgeren leverede, og som havde til formål mod vederlag at dokumentere ægtheden af de brugte biler, der var forsynet med det anfægtede varemærke, bemærkede Retten, at indehaverens faktiske brug af et varemærke, der er registreret for visse varer, i forbindelse med tjenesteydelser, som har en direkte forbindelse med alle de allerede markedsførte varer, og som skal tilfredsstille behov i kundekredsen for disse varer, kan udgøre »reel brug« af dette varemærke. I det foreliggende tilfælde vedrørte certificeringstjenesten direkte de godkendte forhandleres salg af brugte biler af det anfægtede varemærke og havde til formål at opfylde de behov, som køberne af disse biler havde, således at en sådan brug kunne udgøre »reel brug« af dette varemærke. Den samtidige brug af varemærket Ferrari og det anfægtede varemærke på fakturaer for denne tjenesteydelse var i overensstemmelse med skik og brug på det pågældende marked, eftersom bilerne almindeligvis markedsføres både under et varemærke, der betegner fabrikanten, og under et andet varemærke, der betegner modellen.

Endelig konkluderede Retten, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til, at tredjemand kunne bruge det anfægtede varemærke for »biler«.

I anden række undersøgte Retten, om der var foretaget reel brug af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør, der hovedsageligt bestod i brugte dele. Retten bemærkede dels, at denne brug var foretaget af godkendte forhandlere og distributører i den relevante periode, dels at sagsøgeren tilbød en certificeringstjeneste, der omfattede en kontrol af den kommercielle oprindelse af de reservedele, der var anvendt i de brugte biler under det anfægtede varemærke. Sagsøgeren havde derfor godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør. Retten konstaterede endvidere, at appelkammeret ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til den omstændighed, at salg af reservedele og tilbehør, der foretages af godkendte forhandlere også vedrørte originaldele, som specifikt var omfattet af det anfægtede varemærke. Af disse grunde fandt Retten, at appelkammerets betragtninger var behæftede med fejl.

I sidste række bemærkede Retten, at brugen af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør ligeledes kan udgøre brug af dette varemærke for »biler«. Et varemærke, der er registreret for en kategori af varer og reservedele, som de består af, skal nemlig anses for at have været genstand for reel brug for alle de varer, der henhører under denne kategori, og de reservedele, som de består af, hvis det kun har været genstand for en sådan brug for visse af disse varer eller alene for de reserve- eller tilbehørsdele, som visse af de nævnte varer består af, medmindre det fremgår, at en forbruger opfatter dem således, at de udgør en selvstændig underkategori i den kategori af varer, for hvilken det pågældende varemærke er blevet registreret. I det foreliggende tilfælde undersøgte appelkammeret imidlertid ikke disse elementer og konstaterede ikke, at disse reservedele og tilbehør udgjorde en selvstændig underkategori i forhold til biler, således at bevis for brugen af førstnævnte var uden relevans for brugen af sidstnævnte. Appelkammeret havde blot anført, at der var forskel på den økonomiske værdi af reservedele og tilbehør på den ene side og biler på den anden side, uden at tage hensyn til den retspraksis, hvorefter kriteriet om formål eller anvendelse er et primært kriterium i definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser. Endvidere havde appelkammeret fundet, at den relevante kundekreds ikke ville anse fabrikanten af reservedele og tilbehør for at have teknisk kapacitet til at fremstille biler. Retten bemærkede, at en sådan generel regel, hvorefter kundekredsen nødvendigvis ville mene, at biler samt reservedele og tilbehør kommer fra to forskellige fabrikanter, ikke var godtgjort, idet den præciserede, at et vist antal reservedele og tilbehør fremstilles af bilfabrikanterne selv. Følgelig var den anfægtede afgørelse desuden behæftet med fejl i denne henseende.

( 1 ) – Afgørelse truffet den 29.8.2023 af Femte Appelkammer ved EUIPO (forenede sager R 334/2017-5 og R 343/2017-5), som berigtiget den 28.9.2023 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

( 2 ) – Dom af 22.10.2020, Ferrari (C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854).

( 3 ) – Varer i klasse 12 i Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

( 4 ) – På grundlag af artikel 158, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), sammenholdt med denne forordnings artikel 51, stk. 1, litra a).

( 5 ) – Som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.