1.

Den foreliggende appel vedrører omfanget af den prøvelse, som Retten skal foretage af afgørelser fra appelkamrene ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som er truffet i sager vedrørende relative hindringer for registrering af EU-varemærker. Det specifikke spørgsmål vedrører, i hvilken udstrækning Retten kan prøve argumenter, som parterne ikke har gjort gældende for EUIPO.

2.

For at behandle dette spørgsmål er det nødvendigt at præcisere betydningen af artikel 76, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker ( 2 ) og af artikel 188 i Rettens procesreglement.

3.

Artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009 ( 3 ) fastsætter:

»Relative hindringer for registrering

1.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[…]

4.

Artikel 76 i forordning nr. 207/2009 ( 4 ) i den affattelse, som finder anvendelse på hovedsagen, bestemmer:

»[Kontorets] ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder

1.   Under sagsbehandlingen ved [kontoret] prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser [kontoret] sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2.   [Kontoret] kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

5.

Artikel 188 i Rettens procesreglement har for sin del følgende ordlyd:

»Sagsgenstanden for Retten

Der må ikke i de processkrifter, som parterne har indgivet under sagen for Retten, foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.«

6.

De faktiske omstændigheder, således som de fremgår af den appellerede dom ( 5 ), kan sammenfattes som følger.

7.

Den 27. januar 2015 indgav Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe »Primart« Marek Łukasiewicz (herefter »Primart«) en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i medfør af forordning nr. 207/2009. Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:

8.

De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »sukker, naturlige sødestoffer, søde overtræk og fyld, produkter fra bier; kaffe, te, kakao og erstatninger herfor; is, spiseis, frossen yoghurt og sorbet; salte, krydderier, smagsstoffer og smagspræparater; bagte varer, konfekturevarer, chokolade og desserter; forarbejdet korn, stivelse og varer fremstillet deraf, bagepræparater og gær; kiks«.

9.

Den 29. april 2015 rejste Bolton Cile España, SA indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registrering af det ansøgte varemærke for de varer, der er nævnt i den foregående præmis. Indsigelsen var navnlig støttet på det spanske varemærke PRIMA, registreret den 22. september 1973 under nr. 2578815 og fornyet den 9. april 2013, der omfatter varer i klasse 30 og svarer til følgende beskrivelse: »saucer og smagspræparater; kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn; brød; kiks; kager; konditori- og konfekturevarer; konsumis; honning; sirup; gær; bagepulver, salt; sennep; peber; vineddike; is«. Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

10.

Den 2. september 2016 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed. Efter en klage indgivet af Bolton Cile España ophævede Fjerde Appelkammer ved EUIPO ved afgørelse af 22. juni 2017 ( 6 ) imidlertid indsigelsesafdelingens afgørelse, tog indsigelsen til følge, afslog varemærkeansøgningen og pålagde Primart at betale omkostningerne afholdt i forbindelse med indsigelsen og klagesagen.

11.

Appelkammeret fastslog med hensyn til det ældre spanske varemærke, at det relevante område for at analysere risikoen for forveksling var Spanien, og at den relevante kundekreds bestod af offentligheden som sådan i denne medlemsstat. Efter at have sammenlignet mærkerne konkluderede appelkammeret, at der var risiko for forveksling hos den relevante kundekreds. Det bemærkede i denne forbindelse, at ordet »prima« for den relevante spanske forbruger betyder »kusine« eller »bonusbetaling«. Derimod savnede det ansøgte varemærke enhver mening. Appelkammeret anførte endvidere, at det ældre nationale varemærkes grad af fornødent særpræg var gennemsnitligt. Efter dets opfattelse ville den spanske forbruger ikke opfatte ordet »prima« som et ord, der angiver høj kvalitet, som det er tilfældet i andre sprog i Den Europæiske Union (som tysk og nederlandsk).

12.

Den 24. august 2017 anlagde Primart et søgsmål ved Retten med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse. Primart gjorde i sin stævning en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 gældende.

13.

Den 12. september 2018 frifandt Retten EUIPO og stadfæstede appelkammerets konklusioner med hensyn til risikoen for forveksling mellem de to tegn. I denne forbindelse afviste Retten Primarts argumenter vedrørende det ældre varemærkes angiveligt svage grad af særpræg i medfør af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som de ikke var blevet gjort gældende for appelkammeret.

14.

I appelskriftet, som er indleveret den 9. november 2018, har Primart for Domstolen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, den omtvistede afgørelse fra Det Fjerde Appelkammer ved EUIPO annulleres, EUIPO og Bolton Cile España tilpligtes at betale sagsomkostningerne ved appelkammeret, og Retten og EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne ved Domstolen.

15.

EUIPO og Bolton Cile España har for deres vedkommende nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Primart tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

16.

Primart har til støtte for sin appel gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Primart har anfægtet den appellerede doms præmis 87-90, hvori Retten fandt, at selskabets argumenter vedrørende det ældre varemærkes svage grad af særpræg skulle afvises.

17.

I dette forslag til afgørelses første del vil jeg behandle Bolton Cile Españas påstand om, at appellen ikke kan antages til realitetsbehandling (A). Jeg vil derefter behandle appellens realitet (B) ved at sammendrage parternes væsentligste argumenter (1) og forklare, hvorfor det er min opfattelse, at Retten begik en retlig fejl ved anvendelsen af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (2). Dette forslag til afgørelses anden del vedrører følgerne af denne vurdering. Efter min opfattelse skal den appellerede dom ophæves og sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne træffer en ny afgørelse (C).

18.

Bolton Cile España mener ikke, at appellen kan antages til realitetsbehandling af to grunde. Selskabet har for det første gjort gældende, at appellen ikke i strid med artikel 168, stk. 1, litra d), i Domstolens procesreglement indeholder en kortfattet fremstilling af de retlige anbringender, der gøres gældende. For det andet rejser Primarts væsentligste argumenter, som vedrører betydningen af ordet »prima« og særpræget ved et varemærke, der indeholder dette ord, faktiske og ikke retlige spørgsmål.

19.

Efter min opfattelse er Bolton Cile Españas argumenter ikke overbevisende.

20.

Jeg anfører med hensyn til den første grund, at appelskriftet på s. 3 indeholder en fremstilling af det retlige anbringende, som Primart gør gældende. Denne fremstilling redegør kortfattet, men klart, grundene til Primarts kritik og angiver de præmisser i den appellerede dom, der angiveligt er behæftet med fejl.

21.

For så vidt angår den anden grund vedrører Primarts argumenter Rettens manglende overvejelse af, om ordet »prima« har yderligere betydninger (end dem, der er identificeret) og en anprisende bibetydning, og i givet fald om dette har indflydelse på det ældre varemærkes iboende særpræg. Primart har gjort gældende, at denne manglende overvejelse medfører en tilsidesættelse af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Der er ingen tvivl om, at dette er et retligt spørgsmål, som derfor er undergivet Domstolens prøvelsesret.

22.

Det er Primarts opfattelse, at Retten begik en fejl ved anvendelsen af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Selskabet har anført, at Retten skulle have anset dets argumenter vedrørende det ældre varemærkes angivelige svage grad af særpræg for at kunne antages til realitetsbehandling og således have foretaget en materiel prøvelse af dem, selv om de blev fremført for første gang på dette tidspunkt i sagen.

23.

Nærmere bestemt har Primart gjort gældende, at betydningen af ordet »prima« – som svarer til udtryk som »den første«, »den bedste« eller »den vigtigste« og således har en anprisende betydning – udgør velkendte kendsgerninger. Efter selskabets opfattelse behøver velkendte kendsgerninger ikke at blive gjort gældende under den administrative del af sagen. Primart har i denne forbindelse henvist til retspraksis, i henhold til hvilken en varemærkeansøger, over for hvem EUIPO gør velkendte kendsgerninger gældende, for Retten skal have mulighed for at anfægte rigtigheden heraf ( 7 ).

24.

I denne forbindelse har Primart fremhævet, at reglen om EUIPO’s prøvelse af de faktiske omstændigheder, beviser og kendsgerninger inden for rammerne af en indsigelsessag som fastsat i artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 udgør en undtagelse fra reglen, i henhold til hvilken EUIPO »ex officio [skal prøve] de faktiske omstændigheder«. Denne regel skal således fortolkes indskrænkende.

25.

Primart har endvidere gjort gældende, at idet appelkammeret ex officio undersøgte betydningen af ordet »prima«, må selskabet have ret til ved Retten at anfægte dets konstateringer vedrørende dette punkt.

26.

EUIPO er i det store hele enig med Primart herom. Ifølge EUIPO’s opfattelse begik Retten faktisk en fejl ved anvendelsen af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

27.

EUIPO har anerkendt, at en ren ordlydsfortolkning af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan understøtte Rettens fortolkning. Imidlertid er sådan en fortolkning – efter EUIPO’s opfattelse med rette – blevet forkastet af Retten ( 8 ). Det følger af denne retspraksis, at et ældre varemærkes iboende særpræg er et af de elementer, som Retten skal vurdere, om nødvendigt ex officio, for at sikre den rette anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. EUIPO har gjort gældende, at spørgsmålet om et ældre varemærkes særpræg udgør et retligt spørgsmål, som kan rejses for første gang for Retten.

28.

Omvendt har Bolton Cile España i det væsentlige gjort gældende, at appellen skal forkastes, da Retten ikke begik nogen retlig fejl. Den funktion, som proceduren ved Retten har, er ikke at foretage en ny vurdering af de faktiske omstændigheder på baggrund af dokumenter, som for første gang er fremlagt for den. Formålet med den retslige procedure er alene at efterprøve EUIPO’s afgørelser med hensyn til tvistens faktiske og retlige rammer som fremlagt af parterne for appelkammeret.

29.

Bolton Cile España har fremhævet, at Primarts argumenter vedrørende det ældre varemærkes angiveligt svage grad af særpræg ikke blev fremført for appelkammeret. Det ville føre til en tilsidesættelse af artikel 188 i Rettens procesreglement at tillade, at disse argumenter behandles for Retten for første gang, da dette ville ændre sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.

30.

Omfanget af Rettens efterprøvelse af afgørelser truffet af EUIPO er fastsat i artikel 188 i Rettens procesreglement. Denne bestemmelse, der har overskriften »Sagsgenstanden for Retten«, fastsætter, at »[d]er […] ikke i de processkrifter, som parterne har indgivet under sagen for Retten, [må] foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret« ( 9 ).

31.

De klageforhold, som lovligt kan fremføres for Retten, skal således afgøres på grundlag af de forhold, som blev fremført for appelkammeret. I denne henseende fastsætter artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at EUIPO »ex officio [prøver] de faktiske omstændigheder«. »[I] sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser [kontoret] sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.«

32.

Det er derfor nødvendigt først at fastlægge betydningen af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, selv om den foreliggende appel vedrører Rettens angivelige procedurefejl.

33.

Det er ubestridt, at Primart ikke for EUIPO gjorde gældende, at det ældre varemærkes fornødne særpræg var svagt, fordi ordet »prima« har en anprisende betydning. Selskabet fremførte heller ikke nogen faktiske omstændigheder eller beviser i denne forbindelse.

34.

En ordlydsfortolkning af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan derfor isoleret set pege i retning af den konklusion, at Retten ikke begik en fejl i den appellerede doms præmis 87-90. Dette er især tilfældet, når artikel 76, stk. 1, læses i den engelske sprogversion af forordningen, hvilket er processproget i den foreliggende sag.

35.

Dette ville efter min opfattelse imidlertid være den forkerte konklusion.

36.

Når ordlyden af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 analyseres i forordningens forskellige sprogversioner og, hvad der er vigtigere, i lyset af dens formål og det overordnede system, som den er en del af, bliver det klart, at omfanget ikke er så omfattende, som det kan forekomme ved første øjekast.

37.

Der er betydelige forskelle mellem de forskellige sprogversioner af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Hvor den engelske sprogversion præciserer, at EUIPO i indsigelsessager kun kan tage de af parterne fremførte »kendsgerninger, beviser og argumenter« og de af parterne »fremsatte anmodninger« i betragtning, synes reglen i andre sprogversioner at være mindre streng.

38.

Det, der i alle forordningens sprogversioner synes at være ubestrideligt, er, at appelkammeret i indsigelsessager som i andre former for sager skal holde sig inden for grænserne af de anmodninger, som parterne har fremsat. Appelkammeret kan med andre ord ikke handle ultra petita, når det træffer afgørelse.

39.

Når det imidlertid gælder detaljerne i parternes samspil med appelkammeret, deres faktiske og retlige argumenter og de fremførte beviser, er ordlyden af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 langt fra ensartet.

40.

F.eks. begrænser denne bestemmelse i nogle af sprogversionerne omfanget af appelkammerets efterprøvelse til »anbringender« og ikke »argumenter« ( 10 ). Dette er en ganske væsentlig forskel, da forskellige argumenter selvsagt kan fremføres til støtte for et enkelt anbringende. Selv om nogle sprogversioner, f.eks. den engelske, desuden udtrykkeligt nævner både retlige og faktiske spørgsmål ( 11 ), eller anvender udtryk, som kan siges at indeholde begge begreber ( 12 ), er reglen i andre versioner begrænset til faktiske påstande (og nævner ikke »anbringender« eller »argumenter«) ( 13 ) eller omvendt begrænset til »anbringender« eller »argumenter« (uden udtrykkeligt at henvise til »kendsgerninger« eller »beviser«) ( 14 ).

41.

Den engelske version af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 forekommer således at være en af de mest indskrænkende hvad angår omfanget af appelkammerets efterprøvelse ( 15 ). En række af andre sprogversioner er langt mere åbne i denne forbindelse. Generelt er der en udpræget mangel på terminologisk præcision med hensyn til, hvordan prøvelsen nøjagtig skal begrænses.

42.

Ifølge fast retspraksis skal den pågældende bestemmelse i tilfælde af forskelle mellem forskellige sprogversioner fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med de retsforskrifter, som den indgår i ( 16 ).

43.

Nøglen til den systemiske fortolkning af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal findes i sondringen mellem absolutte hindringer for registrering (som fastsat i artikel 7 i forordning nr. 207/2009) og relative hindringer for registrering (som fastsat i forordningens artikel 8). Den førstnævnte vedrører primært beskyttelsen af hensynet til den offentlige orden og et varemærkes fornødne registrerbarhed ( 17 ), mens den sidstnævnte vedrører beskyttelsen af private forretningsmæssige interesser i tvister mellem private parter ( 18 ).

44.

EUIPO kan (og bør) om nødvendigt undersøge spørgsmål vedrørende absolutte registreringshindringer af egen drift. Beskyttelsen og håndhævelsen af de absolutte registreringshindringers underliggende interesser kan principielt ikke afhænge af indgriben fra private parter, hvis interesser i en konkret sag er eller ikke er sammenfaldende med den offentlige interesse.

45.

Når spørgsmål vedrørende et varemærkes registrerbarhed derimod blot beror på forekomsten af ældre rettigheder, er det rimeligt, at EUIPO’s vurdering begrænses til de retlige og faktiske argumenter, som de pågældende parter har fremført, og deres fremsatte anmodninger til EUIPO. Kort sagt opstår der i disse sager alene et problem med registrerbarheden, hvis og i det omfang indehaveren af de ældre rettigheder anfægter registreringen.

46.

Det forekommer mig på denne baggrund fornuftigt at fortolke artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 således, at den i store træk klarlægger, at det i den sidstnævnte situation påhviler parterne at føre deres sag ved EUIPO. Det påhviler dem at fremlægge alle de retlige og faktiske spørgsmål, som de finder af betydning for tvisten og, hvor det er relevant, at fremføre beviser.

47.

Dette rejser naturligvis spørgsmålet om, hvilken detaljeringsgrad og specificitet, som parternes retlige og faktiske argumenter ved EUIPO, skal have.

48.

Efter min opfattelse kan artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke fortolkes således, at den forpligter appelkammeret til at afholde sig fra at undersøge retlige og faktiske spørgsmål, som, skønt de ikke konkret er blevet rejst af en af parterne, uløseligt er forbundet med de spørgsmål, som parterne har rejst.

49.

F.eks. kan appelkammeret ikke, når et givent spørgsmål er blevet forelagt det, forventes at vende det blinde øje til bestemmelser i forordning nr. 207/2009, som finder anvendelse på situationen, selv om parterne ikke har henvist til dem. Tilsvarende kan den retlige vurdering, som appelkammeret bør foretage for at afgøre et givent spørgsmål forelagt af parterne, kræve, at det gennemgår forskellige dele. Det forhold, at parterne måske ikke har omtalt en eller flere af disse dele, betyder ikke, at appelkammeret ikke kan berøre dem.

50.

Denne fortolkning af bestemmelsen bekræftes af retspraksis, hvorefter retlige spørgsmål, som rejses for appelkammeret, også omfatter et retligt spørgsmål, som det er nødvendigt at efterprøve for bedømmelsen af de anbringender, som parterne har gjort gældende, og for at imødekomme eller afvise påstandene, selv om parterne ikke har udtalt sig herom, og selv om EUIPO har undladt at udtale sig på dette punkt ( 19 ).

51.

Dette er efter min opfattelse sandt, men på én betingelse: at appelkammeret er i stand til at træffe afgørelse om disse retlige og faktiske spørgsmål. Appelkammeret skal med andre ord råde over alle de nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse herom. Af denne grund kan appelkammeret, uafhængigt af parternes påstande, træffe afgørelse på grundlag af almindeligt kendte kendsgerninger, forudsat at den berørte part gives mulighed for at påvise fejl i vurderingen af disse almindeligt kendte kendsgerninger ( 20 ). EUIPO kan omvendt ikke forventes af egen drift at rejse og træffe afgørelse om spørgsmål, hvor påberåbelsespligten og bevisbyrden ligger hos parterne.

52.

De ovennævnte principper er både relevante og vigtige for afgrænsningen af omfanget af Rettens efterprøvelse i henhold til artikel 188 i Rettens procesreglement af retlige og faktiske argumenter, som parterne har fremsat for første gang under en retssag.

53.

Det følger af fast retspraksis, at den efterprøvelse af lovlighed af appelkamrenes afgørelser, som Retten er forpligtet til at udføre, skal foretages »under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen, som den har foreligget for appelkammeret« ( 21 ).

54.

Dette indebærer imidlertid ikke, at Retten er bundet af en fejlagtig bedømmelse, som appelkammeret har foretaget af de faktiske omstændigheder, for så vidt som bedømmelsen indgår i den konklusion, hvis lovlighed anfægtes ved Retten ( 22 ). Unionens retsinstanser har mere generelt fastslået, at selv om de alene skal træffe afgørelse om parternes påstande, og det tilkommer parterne at fastlægge tvistens rammer, kan de ikke begrænse sig selv til de argumenter, som parterne har fremført til støtte for deres krav, da de ellers kunne være nødsaget til at basere deres afgørelser på urigtige retlige betragtninger ( 23 ).

55.

Den logik, der følger af denne retspraksis, er, at Unionens retsinstanser ikke kan tvinges til at »gå med skyklapper«, når den efterprøver EUIPO’s konstateringer. For at kontrollere, om EUIPO har fortolket og anvendt de relevante bestemmelser i forordning nr. 207/2009 korrekt, kan Unionens retsinstanser have behov for at behandle visse retlige og faktiske spørgsmål, som der uanset parternes bemærkninger ikke kan ses bort fra. En anden tilgang kunne faktisk få disse retsinstanser til at godkende en åbenbart urigtig fortolkning eller anvendelse af disse bestemmelser.

56.

Unionens retsinstanser har på denne baggrund klarlagt, at der er en række spørgsmål, der, selv om de ikke er genstand for parternes bemærkninger inden for rammerne af en indsigelsessag, ikke desto mindre skal behandles af EUIPO, og som følge heraf, selv for første gang, kan rejses for Retten.

57.

For det første udgør EUIPO’s angivelige tilsidesættelser af væsentlige formforskrifter en del af sagens retlige rammer, uanset om parterne for appelkammeret har rejst eller omtalt disse spørgsmål ( 24 ).

58.

For det andet, og hvad der er endnu vigtigere for den foreliggende sag, kan artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og artikel 188 i Rettens procesreglement ikke fortolkes således, at de afskærer parterne for at sætte spørgsmålstegn ved EUIPO’s bedømmelse med hensyn til retlige og faktiske elementer, som dette kontor var forpligtet til at tage højde for (om nødvendigt af egen drift) og i stand til at træffe afgørelse om.

59.

Dette kan bl.a. være tilfældet hvad angår spørgsmål vedrørende et ældre varemærkes særpræg, på grundlag af hvilket det gøres gældende, at det ansøgte varemærke giver anledning til en risiko for forveksling.

60.

Det skal erindres, at der ifølge fast retspraksis skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling mellem to varemærker under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde ( 25 ). Det skal fremhæves, at disse faktorer omfatter det ældre varemærkes særpræg, som – hvilket Domstolen har fastslået – »fastlægger omfanget af [den] beskyttelse«, som det ældre varemærke nyder: Der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er ( 26 ). I sidste ende er den adskillelsesevne, der er forbundet med et ældre varemærke, en faktor, som »skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling« ( 27 ).

61.

EUIPO kan på denne baggrund ikke, når en part har påberåbt sig risiko for forveksling mellem et ældre varemærke og det ansøgte varemærke, fastslå risikoen for sådan forveksling uden at undersøge det ældre varemærkes særpræg. Det forhold, at der for appelkammeret behørigt er rejst spørgsmål vedrørende det ældre varemærkes særpræg, indebærer dog ikke, at ethvert argument i denne henseende kan fremføres for Retten.

62.

Det må holdes for øje, at den i punkt 54 omtalte retspraksis tager udgangspunkt i den idé, at der er visse faktiske og retlige spørgsmål, hvis vurdering er en uundgåelig del af den bedømmelse, som EUIPO skal foretage. Selv om parterne naturligvis kan fremsætte bemærkninger med hensyn til disse elementer ( 28 ), er EUIPO i princippet i stand til at vurdere dem af egen drift. Manglende hensyntagen til en af disse faktorer eller en vurdering af dem ud fra forkerte kriterier er en retlig fejl, som kan gøres gældende for Retten.

63.

På den anden side er der faktorer i analysen, som EUIPO i mangel af argumenter og beviser fra parterne ikke kan vurdere. Det påhviler parterne at fremføre bemærkninger med hensyn til disse elementer. EUIPO kan ikke bebrejdes for ikke at tage hensyn til faktiske og retlige spørgsmål, som parterne ikke har gjort opmærksom på. Det forhold, at disse spørgsmål ikke er rejst rettidigt for EUIPO, medfører således, at de ikke kan rejses for Retten.

64.

Sondringen mellem disse to forskellige spørgsmål er tydelig i Hooligan-sagen ( 29 ), hvor de faktiske omstændigheder svarer til dem, som gør sig gældende i den forelæggende sag. I denne sag tog indsigelsesafdelingen den indsigelse til følge, som indehaveren af to ældre varemærker (OLLY GAN) havde rejst, idet den fastslog, at der var risiko for forveksling med det ansøgte varemærke (HOOLIGAN). Efter en klage indgivet af ansøgerne annullerede appelkammeret imidlertid indsigelsesafdelingens afgørelse og forkastede indsigelsen. Indehaveren af de ældre varemærker, som ikke deltog i sagen for appelkammeret, anfægtede sidstnævntes afgørelse for Retten. I denne forbindelse påberåbte denne sig varemærkernes stærke grad af særpræg, såvel deres iboende særpræg som deres renommé. Det daværende Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og design) (KHIM) anmodede for sin del Retten om at afvise disse argumenter, da de ikke var blevet fremlagt for appelkammeret.

65.

Retten tog KHIM’s indsigelse delvist til følge.

66.

Retten anførte, at »det forhold, at en part påberåber sig, at et varemærke har et stærkt særpræg, udgør et blandet anbringende, idet det vedrører såvel faktiske som retlige forhold«. Den foretog i lyset af denne betragtning en sondring mellem, om KHIM var i stand til at træffe afgørelse om parternes påstande ud fra de dokumenter, de havde fremlagt, eller ej. På dette grundlag fastslog den, at anbringenderne vedrørende det fornødne særpræg på grundlag af mærkets renommé var »af rent hypotetisk karakter«, og at det således påhvilede parterne at fremkomme med tilstrækkelige oplysninger og dokumenter for at gøre det muligt for KHIM at tage stilling hertil. I mangel af argumenter og beviser fremlagt af parterne kunne KHIM ikke kritiseres for ikke at have taget stilling til denne faktor. Ansøgerens anbringende vedrørende de ældre varemærkers renommé og beviserne til støtte herfor kunne derfor ikke antages til realitetsbehandling ( 30 ).

67.

Omvendt fandt Retten, at det ældre varemærkes iboende særpræg var et spørgsmål, som KHIM var forpligtet til – eventuelt ex officio – at efterprøve i forbindelse med en indsigelse. Den fremhævede, at til forskel for renomméet forudsætter bedømmelsen af et egentligt fornødent særpræg nemlig ingen faktiske oplysninger, som det påhviler parterne at godtgøre. Alene KHIM er i stand til at opdage og bedømme de ældre varemærkers iboende særpræg. Af denne grund fastslog Retten, at ansøgerens ældre varemærkers iboende særpræg i det foreliggende tilfælde udgjorde en del af de retlige oplysninger, der ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, er nødvendige for at sikre en korrekt anvendelse af den dagældende forordning med hensyn til den påstand og de anbringender, som ansøgeren havde fremsat for KHIM. Ansøgerens argument herom blev følgelig behandlet i realiteten ( 31 ).

68.

Disse principper er efterfølgende blevet bekræftet i andre domme fra Retten med hensyn til bedømmelsen af de pågældende varemærkers iboende særpræg ( 32 ) eller af andre elementer, som udgør en uundgåelig del i den analyse, som EUIPO skal foretage, og som således ikke kan overlades til parternes disposition og i givet fald skal rejses ex officio ( 33 ).

69.

Selv om det ganske vist ikke altid er nemt at sondre mellem disse to former for argumenter af de grunde, som er beskrevet ovenfor, ser jeg ikke nogen god grund til i den foreliggende sag at afvige fra Rettens faste praksis. Følgelig begik Retten i den appellerede doms præmis 87-90 en retlig fejl ved at afvise Primarts argumenter vedrørende det ældre varemærkes angivelige svage grad af særpræg.

70.

Denne konstatering udgør ikke en tilsidesættelse af artikel 188 i Rettens procesreglement ( 34 ) som anført af Bolton Cile España. De af Primart fremførte argumenter vedrørende det ældre varemærkes svage grad af særpræg var knyttet til et spørgsmål, som blev behandlet af appelkammeret, og kunne derfor med rette gøres gældende for Retten. I den omtvistede afgørelse fandt appelkammeret, at det ældre varemærke havde et gennemsnitligt særpræg under hensyntagen til betydningen af ordet »prima« og måden, hvorpå dette ord ville blive opfattet af den relevante kundekreds (den omtvistede afgørelses præmis 22 og 27) ( 35 ).

71.

For så vidt som appelkammeret ex officio tog hensyn til disse aspekter, har selskabet, som Primart med rette har anført, ret til at anfægte de tilhørende konstateringer for Retten. Det er næppe nødvendigt at fremhæve, at en ansøger i medfør af artikel 263 TEUF, navnlig sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, i princippet skal være i stand til for Unionens retsinstanser at anfægte hver eneste faktiske og retlige forhold, som et EU-organ lægger til grund for sine beslutninger. Dette gør sig så meget desto mere gældende, når på det administrative appelniveau et EU-appelorgan, ex officio og for første gang, kan tilføje afgørende elementer, som ikke fremgik tidligere i førsteinstansens administrative afgørelse, og som ansøgeren eller parter ikke havde lejlighed til at udtale sig om.

72.

Der er en sidste relevant, om end subsidiær, retspolitisk betragtning. En streng anvendelse af dette princip forekommer mig at være så meget desto vigtigere nu, hvor statutten for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »statutten«) er ændret for at indføre et filtreringssystem for appeller iværksat til prøvelse afgørelser fra Retten, som på sin side efterprøver afgørelser fra visse EU-kontorers og ‑agenturers uafhængige appelkamre (herunder navnlig EUIPO) ( 36 ). I henhold til den nyligt indførte bestemmelse i statuttens artikel 58a er en sådan appel betinget af en forudgående bevilling fra Domstolen, og at den »rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling«.

73.

Det er derfor af afgørende betydning, at Retten opretholder en horisontal sammenhæng i sin retspraksis. Det er selvfølgelig fortsat muligt for Retten at afvige fra linjerne i den retspraksis, som den tidligere har fulgt. Dog skal sådanne afvigelser være tilsigtede og behørigt forklaret og begrundet, ideelt af en udvidet sammensætning af denne ret, for at sikre deres synlighed og legitimitet.

74.

Det konkluderes, at Primarts appelanbringende om en tilsidesættelse af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 er begrundet.

75.

Primart har gjort gældende, at da Retten ikke har prøvet selskabets argumenter om det ældre varemærkes særpræg, fejlbedømte Retten dette aspekt og konstaterede som konsekvens risiko for forveksling mellem de to varemærker. Den appellerede dom bør derfor ophæves. Ifølge Primart skal den omtvistede afgørelse lide samme skæbne.

76.

EUIPO har for sin del gjort gældende, at den appellerede dom til trods for Rettens retlige fejl stadfæstes. Kontoret har for det første gjort gældende, at de beviser, som Primart har fremført for Retten til støtte for sine argumenter vedrørende betydningen af ordet »prima« er enten uden relevans eller skal afvises, hvilket efterlader dens anbringende vedrørende det ældre varemærkes svage grad af særpræg ubegrundet. For det andet har EUIPO gjort gældende, at det følger af den omtvistede afgørelse, at den angivelige anprisende betydning af ordet »prima« på spansk med hensyn til de omhandlede produkter ikke var en velkendt kendsgerning, og den er således undtaget fra prøvelse i forbindelse med en appel. EUIPO har for det tredje gjort gældende, at selv om det blev anerkendt, at det ældre varemærke kun havde en svag grad af særpræg, ville dette ikke påvirke konklusionen i den appellerede dom. Der kan være risiko for forveksling, selv om ældre varemærker har en svag grad af særpræg.

77.

De argumenter, som EUIPO har fremført til støtte for at stadfæste den appellerede dom til trods for den ovennævnte retlige fejl, er ikke overbevisende.

78.

Som omtalt i punkt 60 ovenfor har Domstolen gentagne gange fremhævet, at det ældre varemærkes særpræg er et element, som skal tages i betragtning i den helhedsvurdering, som skal foretages til afgørelse af, om der er risiko for forveksling mellem de to mærker. Selv om dette element måske ikke altid er afgørende, har det stor betydning. Ansøgerens manglende mulighed for ved Retten at anfægte visse aspekter af EUIPO’s bedømmelse af dette element er derfor på ingen måde uden betydning for vurderingen, således som EUIPO synes at have gjort gældende.

79.

Det er, som EUIPO har anført, sandt, at appelkammerets konstateringer vedrørende dette punkt i sidste ende kan stadfæstes, selv om Primarts argumenter måtte findes begrundede. En risiko for forveksling kan også opstå for varemærker med en svag grad af særpræg ( 37 ).

80.

Dette er imidlertid uden betydning i denne sammenhæng. Muligheden for, at disse konstateringer kan blive stående, er ikke nok til at forkaste appellen. Den appellerede dom vil alene kunne stadfæstes til trods for den ovennævnte retlige fejl, hvis denne fejl viste sig at være fuldstændig irrelevant for sagens udfald. Appelkammerets konstateringer med hensyn til risikoen for forveksling ville med andre ord skulle forblive upåvirket uanset den eventuelle rigtighed af Primarts argumenter.

81.

Dette er ikke tilfældet i nærværende sag. På nuværende tidspunkt vides det simpelthen ikke, om Primarts argumenter er begrundede. Hvad der er vigtigere, vides det endvidere ikke, om appelkammerets konklusion, såfremt argumenterne er begrundede, stadig kan opretholdes med hensyn til risikoen for forveksling.

82.

Procesøkonomiske betragtninger, som kræver, at en afgørelse ikke unødigt annulleres af en ganske underordnet grund, hvis resultatet af en fornyet vurdering ville være det samme, er bestemt vigtige. Imidlertid gør kravet om at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling det umuligt at anvende disse betragtninger på den foreliggende sag. Vurderingen er som en blanding af forskellige ingredienser (såsom det ældre varemærkes særpræg, lighedsgraden mellem det omhandlede mærke efter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning, ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser osv.) ( 38 ). Afhængigt af de specifikke omstændigheder i den konkrete sag kan en ændring af disse ingredienser i visse tilfælde ændre blandingens endelige smag.

83.

Det skal endvidere fremhæves, at helhedsvurderingen ikke er en simpel »afkrydsningsøvelse«. De forskellige elementer, som er relevante for vurderingen, skal vurderes samlet og om nødvendigt afvejes i forhold til hinanden. Helhedsvurderingen kan ikke bestå af en undersøgelse af hver af de forskellige faktorer isoleret set, men indebærer overvejelse af den indbyrdes afhængighed mellem dem ( 39 ).

84.

Det, der derfor er afgørende i den foreliggende sag, er, at hvis det ældre varemærkes har en ringe grad af egentligt særpræg (som Primart har gjort gældende) og ikke en gennemsnitlig grad (som appelkammeret fastslog), så kan konklusionen vedrørende risikoen for forveksling potentielt være anderledes.

85.

Som Retten for nyligt har fastslået, »risikerer en undervurdering af appelkammeret af et ældre varemærkes særpræg at behæfte den omtvistede afgørelse med en fejl hvad angår vurderingen af risikoen for forveksling« ( 40 ). Det modsatte er naturligvis også sandt: En overvurdering af det ældre varemærkes særpræg kan også have indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling. Som EUIPO selv anfører i sine retningslinjer, er konstateringen, at et varemærke har en ringe eller meget ringe grad af særpræg, generelt »et argument mod risiko for forveksling« ( 41 ).

86.

Alt i alt synes antagelsen at være, at en appelret, som ikke forventes at beskæftige sig med faktuelle vurderinger, vil være i stand til at foretage en fuldstændig og i princippet ny helhedsvurdering af risikoen for forveksling inden for rammerne af en appel med hensyn til et separat punkt, uden at der er blevet fremført nogle argumenter om risikoen for forveksling af parterne, og derved nøjagtigt kunne forudsige resultatet af denne øvelse, havde den været korrekt foretaget af den lavere ret. Denne antagelse minder om en gammel tjekkisk historie om en blind mesterurmagers legendariske færdigheder ( 42 ).

87.

Der skal tilføjes to endelige overvejelser.

88.

For det første tilkommer det ikke Domstolen at vurdere antageligheden, relevansen og bevisværdien af de beviser, som Primart har fremført for Retten. Under alle omstændigheder er vurderingen af det ældre varemærkes iboende særpræg som nævnt ovenfor i punkt 67 ikke et element, som kræver bevisførelse fra parterne, og som derfor kan vurderes ex officio af EUIPO (og derved af Retten). EUIPO har selv understreget dette aspekt, da den forklarede, hvorfor Retten efter kontorets opfattelse anvendte artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fejlagtigt. Det er derfor ikke umiddelbart klart, hvorfor sådanne argumenter er relevante i det foreliggende tilfælde.

89.

For det andet gør Rettens konstateringer i den appellerede doms præmis 91 ikke Primarts appelanbringende virkningsløst.

90.

I præmis 91 bemærker Retten, at Primart for indsigelsesafdelingen gjorde gældende, at betegnelsen »prima« på spansk betyder »bonus« (betaling) eller »kusine«, og at disse betydninger i sidste ende blev anerkendt af appelkammeret i den omtvistede afgørelse. Retten fastslog som følge heraf, at dets fornødne særpræg var gennemsnitligt, da det ældre varemærke ikke har betydning i forhold til de omhandlede varer.

91.

Selv om det ikke står helt klart, hvad Retten mente med denne formulering, forekommer det mig, at Rettens betragtninger, uanset betydningen, ikke berigtiger ovennævnte fejl.

92.

Denne formulering kan måske forstås således, at Retten subsidiært undersøgte Primarts argumenter vedrørende sagens realitet og fandt dem ugrundede. Den bekræftede således, hvad den mente var de korrekte (og muligvis eneste) betydninger af ordet »prima«: bonus og kusine.

93.

Hvis dette er tilfældet, er jeg enig med EUIPO i, at Retten i denne del af den appellerede dom foretog en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som i princippet ikke kan efterprøves i appellen. Hvis denne fortolkning imidlertid er korrekt, savner den appellerede dom en tilstrækkelig begrundelse for denne konstatering: Hvorfor fastslog Retten, at Primarts argumenter var ugrundede? Utilstrækkelig begrundelse udgør som bekendt et anbringende om grundlæggende retsprincipper, som Unionens retsinstanser skal tage under påkendelse ( 43 ).

94.

Det forhold, at Primart for EUIPO anerkendte visse betydninger af dette ord, kan næppe anses for at udgøre uigendriveligt bevis for, at disse er de korrekte og eneste mulige betydninger. Primart gør under alle omstændigheder et andet argument gældende. Sådan som jeg forstår det, anfægter Primart ikke de betydninger af ordet »prima«, som EUIPO har henvist til, og som efterfølgende er bekræftet af Retten. Det, som Primart har gjort gældende, er, at dette ord, henset til ordets mange anvendelser og dets etymologi (med oprindelse fra latin, som er det sprog moderne spansk hovedsageligt bygger på), af den relevante kundekreds opfattes således, at det også har andre betydninger og mere generelt en anprisende bibetydning.

95.

Der gives i den appellerede dom ingen begrundelse, som forklarer, hvorfor disse argumenter skal forkastes som ugrundet. Jeg kan i modsætning til EUIPO ikke se, hvordan bedømmelsen af Primarts argumenter indirekte følger af dommen. Det er næppe nødvendigt at fremhæve, at ord kan have forskellige betydninger. Det kan endvidere ikke automatisk antages, at den relevante kundekreds alene forstår det eller de omhandlede medlemsstaters officielle sprog ( 44 ). I vurderingen af måden, hvorpå et ord forstås af den relevante kundekreds, kan dette ords etymologi også være relevant ( 45 ).

96.

I hvert fald bliver det, når det er fastslået, at Primart ikke behøvede at gøre det pågældende spørgsmål gældende under den administrative procedure og kunne fremsætte det for første gang for Retten, af begrænset betydning, hvad Primart anførte og ikke anførte for EUIPO.

97.

Konkluderende udgør Rettens manglende overvejelse af, om ordet »prima« har yderligere betydninger (end dem, som er identificeret) og en anprisende bibetydning og i givet fald, om dette har indflydelse på det ældre varemærkes iboende særpræg, en fejl, som uundgåeligt kræver en ny vurdering af sagen. Indholdet af argumenterne om det ældre varemærkes iboende særpræg skal behandles, og der skal, hvor det er relevant, foretages en ny vurdering for så vidt angår risikoen for forveksling mellem de to omhandlede varemærker.

98.

I henhold til statuttens artikel 61 bør sagen derfor hjemvises til Retten. Vurderingen af Primarts argumenter kræver således en undersøgelse af nye retlige og faktiske argumenter og af nye beviser. Hvorvidt denne vurdering kan udføres af Retten, eller om sagen skal hjemvises til appelkammeret, er en beslutning, som Retten skal afgøre på baggrund af de fremførte argumenter af begge parter vedrørende sagens realitet. Det er alene efter at have foretaget denne vurdering, at Retten kan fastslå, om den omtvistede afgørelse kan opretholdes. Primarts påstand om annullation af den omtvistede afgørelse bør af denne grund ligeledes forkastes i forbindelse med nærværende appel.

99.

Jeg foreslår, at Domstolen træffer følgende afgørelse: