–

Peek & Cloppenburg KG Hamburg ved Rechtsanwälte M. Petersenn og A. von Mühlendahl,

–

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf ved Rechtsanwälte P. Lange, A. Auler og M. Wenz,

–

Europa-Kommissionen ved G. Braun, É. Gippini Fournier og T. Scharf, som befuldmægtigede,

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 14 i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og artikel 34, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

2

Denne anmodning er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (herefter »P & C Hamburg«), og Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (herefter »P & C Düsseldorf«), vedrørende den efterfølgende konstatering af ugyldighed af nationale varemærker, som P & C Hamburg var indehaver af, og som sidstnævnte tidligere havde givet afkald på.

3

I femte betragtning til direktiv 2008/95 er anført:

»Dette direktiv bør ikke gribe ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, men kun indeholde bestemmelser om disse varemærker i det omfang, sådanne varemærker har forbindelse med de ved registrering erhvervede varemærker.«

4

Direktivets artikel 1 bestemmer:

»Dette direktiv finder anvendelse på varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig individuelle mærker, fællesmærker, garantimærker eller certificeringsmærker, der er registreret eller søgt registrering af i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.«

5

Det nævnte direktivs artikel 12 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer følgende i stk. 1:

»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug.

Fortabelse af et varemærke kan dog ikke gøres gældende, dersom reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse.

Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om fortabelse, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse.«

6

Samme direktivets artikel 14 med overskriften »Efterfølgende konstatering af et varemærkes ugyldighed eller fortabelse« bestemmer:

»Når ancienniteten af et ældre varemærke, som indehaveren har givet afkald på, eller som er bortfaldet, påberåbes for et EF-varemærke, kan ugyldigheden eller fortabelsen af dette ældre varemærke konstateres efterfølgende.«

7

Artikel 34 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Påberåbelse af et nationalt varemærkes anciennitet« bestemmer:

»1.   Indehaveren af et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, der er registreret i Benelux-landene, eller af et ældre varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, kan, når han ansøger om registrering af et identisk varemærke som [EU]-varemærke for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, påberåbe sig det ældre varemærkes anciennitet for [EU]-varemærket i den medlemsstat, i eller for hvilken det er registreret.

2.   Ancienniteten har i henhold til denne forordning udelukkende den virkning, at indehaveren af et [EU]-varemærke, der giver afkald på et ældre varemærke eller lader det udslette, anses for fortsat at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre varemærke fortsat havde været registreret.

[…]«

8

Forordningens artikel 35 med overskriften »Påberåbelse af anciennitet efter [EU]-varemærkets registrering« bestemmer i stk. 1:

»Indehaveren af et [EU]-varemærke, der er indehaver af et identisk ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, herunder et varemærke, der er registreret i Benelux-landene, eller af et identisk ældre varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, kan påberåbe sig det ældre varemærkes anciennitet i den medlemsstat, i eller for hvilken det er registreret.«

9

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), ved hvilket direktiv 2008/95/EF blev omarbejdet, trådte i kraft den 12. januar 2016 efter tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen. Direktivets artikel 6 har følgende ordlyd:

»Når ancienniteten af et nationalt varemærke eller et varemærke, der er registreret i henhold til internationale ordninger med virkning i medlemsstaten, og der er givet afkald på det eller det er ladet bortfalde, påberåbes for et EU-varemærke, kan ugyldigheden eller fortabelsen af det varemærke, der udgør grundlaget for påberåbelsen af anciennitet, konstateres efterfølgende, såfremt ugyldigheden eller fortabelsen kunne have været erklæret på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på mærket, eller det bortfaldt. I så fald har ancienniteten ikke længere nogen virkning.«

10

§ 49 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25.10.1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, herefter »Markengesetz«) med overskriften »Fortabelse af indehaverens rettigheder« bestemmer i stk. 1:

»Efter anmodning slettes varemærket fra registret på grund af fortabelse, hvis det, efter den dato hvor det registreredes, ikke er blevet brugt som omhandlet i § 26 i en sammenhængende periode på fem år. Fortabelse af varemærkeindehaverens rettigheder kan dog ikke gøres gældende, dersom brug af varemærket som omhandlet i § 26 påbegyndes eller genoptages i tiden efter udløbet af den nævnte periode og inden tidspunktet for indgivelse af begæring om udslettelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om udslettelse, idet denne tremånedersfrist begynder at løbe efter en sammenhængende periode på fem år uden brug, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når varemærkeindehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om udslettelse. Såfremt den i § 53, stk. 1, omhandlede begæring om udslettelse er blevet fremsat til Patentkontoret, er begæringen til Patentkontoret fortsat afgørende for beregningen af den i tredje punktum fastsatte tremånedersfrist, såfremt sagen om sletning i henhold til § 55, stk. 1, er blevet indledt senest tre måneder efter forkyndelse af den i § 53, stk. 4, omhandlede meddelelse.«

11

Markengesetz’ § 125c med overskriften »Efterfølgende konstatering af et varemærkes ugyldighed« bestemmer:

»1.   Når der for et ansøgt eller registreret [EU]-varemærke er blevet påberåbt ancienniteten af et varemærke, der er registreret i registret ved Patentkontoret i henhold til artikel 34 eller 35 i forordning [nr. 207/2009], og det varemærke, der er registreret i registret ved Patentkontoret, er blevet slettet på grund af manglende fornyelse af registreringsperioden […] eller på grund af afkald […], kan dette varemærkes ugyldighed […] på begæring konstateres efterfølgende på grund af fortabelse eller på grund af ugyldighed.

2.   Konstateringen af ugyldigheden sker på samme betingelser som en udslettelse på grund af fortabelse eller ugyldighed. Ugyldighed på grund af fortabelse i henhold til § 49, stk. 1, kan dog kun konstateres, såfremt betingelserne for udslettelsen i henhold til denne bestemmelse også allerede var opfyldt på det tidspunkt, hvor varemærket blev slettet på grund af manglende fornyelse af registreringsperioden eller på grund af afkald.

3.   Proceduren for konstatering af ugyldigheden er baseret på de bestemmelser, der finder anvendelse på proceduren for udslettelse af et registreret varemærke med den forudsætning, at konstateringen af varemærkets ugyldighed erstatter udslettelsen heraf.«

12

P & C Düsseldorf er indehaver af de tyske ord- og figurmærker PuC, der er registreret under numrene 648526 og 648528 for beklædningsgenstande, og som har prioritet fra 1953.

13

P & C Hamburg er indehaver af et EU-ordmærke PUC, der blev registreret den 6. april 2001 under nr. 242446 for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer navnlig til beklædningsgenstande og modetilbehør. Dette varemærke drager for det tyske område fordel af ancienniteten af to tyske ordmærker PUC, som blev indgivet og registreret i 1978 og 1982 for beklædningsgenstande under numrene 966148 og 1027854.

14

Den 11. februar 2005 indledte P & C Düsseldorf en sag om udslettelse på grund af fortabelse mod de tyske ordmærker PUC. Idet P & C Hamburg den 7. juli 2005 frivilligt anmodede Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) om at slette selskabets varemærker, erklærede parterne i denne sag tvisten for afsluttet, og de nævnte varemærker blev slettet den 9. og den 31. august 2005.

15

Den 12. marts 2010 anlagde P & C Düsseldorf sag ved Landgericht Hamburg (den regionale ret i første instans i Hamburg, Tyskland) med påstand om, at P & C Hamburg ikke længere skulle kunne påberåbe sig ancienniteten af de tyske ordmærker PUC, idet P & C Düsseldorf principalt gjorde gældende, at disse varemærker på det tidspunkt, hvor de blev udslettet på grund af, at P & C Hamburg havde givet afkald på dem, ligeledes kunne udslettes på grund af fortabelse. P & C Düsseldorf gjorde subsidiært gældende, at varemærkerne ligeledes havde kunnet udslettes på denne dato på grund af tilstedeværelsen af de ældre rettigheder, som selskabet er indehaver af.

16

Landgericht Hamburg (den regionale ret i første instans i Hamburg) gav medhold i sagen, og den appel, som P & C Hamburg iværksatte for Oberlandesgericht Hamburg (den regionale appeldomstol i Hamburg, Tyskland), blev forkastet. Appelinstansen lagde i sin afgørelse til grund, at P & C Düsseldorfs påstand var velbegrundet, jf. Markengesetz’ § 125c, stk. 1 og 2, samt § 49, stk. 1, eftersom de slettede tyske ordmærker, hvis anciennitet påberåbtes for EU-varemærket PUC, kunne udslettes på grund af fortabelse både på det tidspunkt, hvor de blev slettet på grund af afkaldet, og på datoen for det sidste retsmøde, der blev afholdt ved appelinstansen.

17

P & C Hamburg iværksatte derefter revisionsanke til prøvelse af denne afgørelse ved Bundesgerichtshof (Forbundsdomstolen, Tyskland).

18

Den forelæggende ret har for det første anført, at appelinstansen anlagde en korrekt fortolkning af Markengesetz’ § 125c, stk. 2, idet den fandt, at betingelserne for udslettelsen af et varemærke på grund af fortabelse ikke blot skulle være opfyldt på tidspunktet for afkaldet på dette varemærke, men også på datoen for det sidste retsmøde ved den ret, for hvilken begæringen om konstatering af det nævnte varemærkes ugyldighed er indbragt. Retten er dog i tvivl om, hvorvidt denne fortolkning er forenelig med artikel 14 i direktiv 2008/95.

19

Idet den forelæggende ret har påpeget, at artikel 14 ikke giver nogen præcisering vedrørende de betingelser, hvorunder det efterfølgende kan konstateres, at det ældre nationale varemærke, der har været genstand for afkald eller bortfald, er ugyldigt, har den anført, at det følger af artikel 6 i direktiv 2015/2436, at der i henhold hertil ikke kan stilles som krav, at betingelserne for fortabelse også skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor afgørelsen om den efterfølgende konstatering af fortabelsen træffes. Den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt dette direktiv omdefinerede de krav, som en sådan konstatering skal opfylde, eller om det blot præciserede de betingelser, der allerede gjaldt i henhold til artikel 14 i direktiv 2008/95.

20

For det andet har den forelæggende ret anført, at det næste spørgsmål – såfremt den fortolkning af Markengesetz’ § 125c, der er angivet i nærværende doms præmis 18, er forenelig med artikel 14 i direktiv 2008/95 – er, hvorvidt P & C Hamburg, efter at selskabet gav afkald på sine tyske ordmærker den 7. juli 2005, har kunnet bruge disse varemærker med retsbevarende virkning. Idet den forelæggende ret har lagt til grund, at der ikke kan tages hensyn til brug efter afkaldet, eftersom denne brug ikke kan »afhjælpe dette forhold«, er den i tvivl om, hvorvidt denne analyse er korrekt i lyset af artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og overvejer i denne forbindelse, hvilken virkning påberåbelsen af et ældre nationalt varemærkes anciennitet har i forhold til et EU-varemærke.

21

På denne baggrund har Bundesgericht (forbundsdomstolen) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

22

Med de to spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 14 i direktiv 2008/95, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale lovgivning, hvorefter ugyldigheden eller fortabelsen af et ældre nationalt varemærke, hvis anciennitet påberåbes for et EU-varemærke, alene kan konstateres efterfølgende, såfremt betingelserne for denne ugyldighed eller denne fortabelse var opfyldt ikke alene på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på dette nationale ældre varemærke, eller det tidspunkt, hvor dette bortfaldt, men også på det tidspunkt, hvor den retslige afgørelse, hvori denne konstatering foretages, træffes.

23

I denne forbindelse skal det bemærkes, at artikel 34 i forordning nr. 207/2009 giver indehaveren af et ældre nationalt varemærke, der ansøger om registrering af et identisk varemærke som EU-varemærke for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det ældre nationale varemærke er registreret, mulighed for i sin ansøgning om registrering af EU-varemærket at påberåbe sig det ældre nationale varemærkes anciennitet for EU-varemærket i den medlemsstat, i eller for hvilken det er registreret. Forordningens artikel 35 fastsætter en lignende mulighed for påberåbelse af et varemærkes anciennitet efter registreringen af et varemærke som EU-varemærke.

24

Den eneste virkning af påberåbelsen af et ældre nationalt varemærkes anciennitet er ifølge forordningens artikel 34, stk. 2, at indehaveren, i tilfælde af at sidstnævnte giver afkald på varemærket eller lader det udslette, anses for fortsat at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre nationale varemærke fortsat havde været registreret.

25

Med henblik på at modsætte sig en sådan påberåbelse fastsætter artikel 14 i direktiv 2008/95 muligheden for efterfølgende at konstatere ugyldigheden af det ældre nationale varemærke, der har været genstand for et afkald eller er blevet udslettet eller indehaveren af dette varemærkes fortabelse af rettighederne.

26

Selv om artikel 14 i direktiv 2008/95 ikke præciserer, hvilket tidspunkt der er det relevante for at undersøge, hvorvidt betingelserne for ugyldighed og fortabelse er opfyldt, fremgår det imidlertid af ordlyden og formålet med bestemmelsen, at den pågældende undersøgelse tilsigter med tilbagevirkende kraft af fastslå, om disse betingelser var opfyldt på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på det ældre nationale varemærke, eller hvor dette blev udslettet. Heraf følger det, at kravet om, at betingelserne for det ældre nationale varemærkes ugyldighed eller fortabelse ligeledes skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse vedrørende begæringen om den efterfølgende konstatering af denne ugyldighed eller fortabelse, ikke er foreneligt med den nævnte bestemmelse.

27

Derudover er dette krav, således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen og bemærkningerne fra parterne i hovedsagen, støttet på det synspunkt, hvorefter brug af et nationalt varemærke, efter at der er givet afkald på dette, kan afhjælpe dette forhold med retsbevarende virkning. Et sådant synspunkt har imidlertid hverken støtte i direktiv 2008/95 eller i forordning nr. 207/2009.

28

Det skal nemlig først og fremmest bemærkes, at muligheden for at gøre brug af et nationalt varemærke, som der er givet afkald på, slet ikke er tilsigtet med direktiv 2008/95. Endvidere følger det af femte betragtning til dette direktiv og af artikel 1 heri, at det kun finder anvendelse på varemærker, der er registreret eller søgt registreret, således at et udslettet varemærke ikke længere eksisterer i forhold til direktivet.

29

Endvidere følger det af artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/95, at brug af varemærket alene tages i betragtning indtil tidspunktet for indgivelsen af begæringen om fortabelse – eventuelt rykket tre måneder frem i det tilfælde, der er omhandlet i denne bestemmelses tredje afsnit. Det er derfor ikke foreneligt med denne bestemmelse i forbindelse med en procedure om efterfølgende konstatering af fortabelse af varemærkeindehaverens rettigheder at tage hensyn til brug, der er gjort efter det tidspunkt, hvor denne indehaver selv erklærede at give afkald på dette varemærke eller lod det udslette.

30

Endelig fremgår af artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at ancienniteten af et ældre nationalt varemærke, der påberåbes for et EU-varemærke, udelukkende har den virkning, at indehaveren af dette varemærke, der giver afkald herpå eller lader det udslette, anses for fortsat i den medlemsstat i eller for hvilken det var registreret, at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre varemærke fortsat havde været registreret. Denne bestemmelse skaber således en fiktion med henblik på at gøre det muligt for indehaveren af EU-varemærket fortsat i denne medlemsstat at nyde godt af den beskyttelse, som det ældre nationale varemærke, der er blevet udslettet, havde, og ikke at gøre det muligt for sidstnævnte at eksistere som sådant. Heraf følger det bl.a., at en eventuel brug af det pågældende tegn efter denne udslettelse i et sådant tilfælde skal anses for brug af EU-varemærket og ikke af det ældre udslettede nationale varemærke.

31

Den fortolkning af artikel 14 i direktiv i 2008/95, der er foretaget i nærværende doms præmis 26, bekræftes i øvrigt af artikel 6 i direktiv 2015/2436, der trådte i kraft efter de faktiske omstændigheder i hovedsagen, og der som eneste betingelse for en efterfølgende konstatering af det ældre nationale varemærkes ugyldighed eller fortabelse opstiller et krav om, at ugyldigheden eller fortabelsen kunne have været erklæret på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på varemærket, eller det bortfaldt.

32

Henset til ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 14 i direktiv 2008/95, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale lovgivning, hvorefter ugyldigheden eller fortabelsen af et ældre nationalt varemærke, hvis anciennitet påberåbes for et EU-varemærke, alene kan konstateres efterfølgende, såfremt betingelserne for denne ugyldighed eller denne fortabelse var opfyldt ikke alene på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på dette nationale ældre varemærke, eller det tidspunkt, hvor dette bortfaldt, men også på det tidspunkt, hvor den retslige afgørelse, hvori denne konstatering foretages, træffes.

33

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 14 i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker, skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale lovgivning, hvorefter ugyldigheden eller fortabelsen af et ældre nationalt varemærke, hvis anciennitet påberåbes for et EU-varemærke, alene kan konstateres efterfølgende, såfremt betingelserne for denne ugyldighed eller denne fortabelse var opfyldt ikke alene på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på dette nationale ældre varemærke, eller det tidspunkt, hvor dette bortfaldt, men også på det tidspunkt, hvor den retslige afgørelse, hvori denne konstatering foretages, træffes.