Sag C-409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

mod

Pfahnl Backmittel GmbH

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Patent- und Markensenat)

»Varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 12, stk. 2, litra a) — fortabelse — varemærke, der som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret — dels sælgernes, dels de endelige brugeres opfattelse af ordtegnet »KORNSPITZ« — det fornødne særpræg forsvundet alene fra de endelige brugeres synspunkt«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2014

1. Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95 – begrundelser for fortabelse af varemærket – varemærke, der er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen – det fornødne særpræg forsvundet på grund af indehaveren af varemærkets virksomhed eller passivitet – vurdering i forhold til alene de endelige brugeres opfattelse af tegnet

   [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 12, stk. 2, litra a)]

2. Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95 – begrundelser for fortabelse af varemærket – varemærke, der er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen – det fornødne særpræg forsvundet på grund af indehaveren af varemærkets virksomhed eller passivitet – udtrykket passivitet

   [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 12, stk. 2, litra a)]

3. Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95 – begrundelser for fortabelse af varemærket – varemærke, der er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen – forpligtelse til før fortabelsen af rettigheden at fastlægge en eventuel eksistens af andre betegnelser for den omhandlede vare eller tjenesteydelse – foreligger ikke

   [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 12, stk. 2, litra a)]

1.  Blandt varemærkets forskellige funktioner er oprindelsesfunktionen den væsentligste. Den er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders. Den nævnte virksomhed er den virksomhed, under hvis kontrol varen eller tjenesteydelsen sælges.

   EU-lovgiver har anerkendt dette som varemærkets væsentligste funktion ved i artikel 2 i direktiv 2008/95 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker at bestemme, at tegn, der kan gengives grafisk, alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Konsekvenserne af denne betingelse fremgår bl.a. af det nævnte direktivs artikel 3 og 12. Artikel 3 opregner de situationer, hvor varemærket fra begyndelsen ikke kan opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen, og samme direktivs artikel 12, stk. 2, litra a), vedrører den situation, hvor varemærket er blevet en almindelig betegnelse og derfor har mistet sit særpræg, således at det ikke længere opfylder denne funktion. Varemærket kan således fortabes, således at dets indehaver ikke længere kan gøre sine rettigheder i henhold til artikel 5 i direktiv 2008/95 gældende.

   Spørgsmålet, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, skal ganske vist ikke blot vurderes med hensyn til forbrugernes eller de endelige brugeres opfattelse, men også efter det pågældende markeds kendetegn under hensyntagen til opfattelsen hos de fagkyndige, såsom sælgerne. I almindelighed er det dog opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere, der er afgørende. Den omstændighed, at sælgerne er bevidste om det nævnte varemærkes eksistens og om den oprindelse, som dette angiver, kan ikke i sig selv udelukke en sådan fortabelse.

   Artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 skal derfor fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan fortabe de rettigheder, der er knyttet til dette varemærke, i forhold til en vare, som det er registreret for, når det nævnte varemærke, på grund af denne indehavers virksomhed eller passivitet, er blevet til den almindelige betegnelse for denne vare fra alene dens endelige brugeres synspunkt.

   (jf. præmis 20-22 og 28-30 samt domskonkl. 1)

2.  Ved afvejningen af varemærkeindehaverens interesser og dennes konkurrenters interesse i at kunne råde over tegn har EU-lovgiver ved vedtagelsen af artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ment, at dette varemærkes tab af særpræg kun kan gøres gældende over for indehaveren af det, hvis dette tab skyldes indehaverens virksomhed eller passivitet.

   I denne henseende kan varemærkeindehaverens undladelse af i tide at gøre brug af sin eneret som omhandlet i samme direktivs artikel 5 med henblik på at anmode den kompetente myndighed om at forbyde tredjemand at benytte det tegn, i forbindelse med hvilket der er en risiko for forveksling med dette varemærke, henhøre under udtrykket »passivitet«, idet sådanne anmodninger har til formål at bevare nævnte varemærkes særpræg.

   Hvis det ikke skal opgives at finde den beskrevne balance, er dette udtryk på ingen måde begrænset til denne form for undladelse, men omfatter alle de undladelser, hvorved indehaveren af et varemærke ikke er tilstrækkeligt agtpågivende med hensyn til at bevare sit varemærkes fornødne særpræg. I en situation hvor sælgerne af varen, der er fremstillet af det indhold, som varemærkeindehaveren har leveret, som regel ikke oplyser deres kunder om, at det tegn, der bruges til at betegne den omhandlede vare er blevet registreret som varemærke, og således bidrager til dette varemærkes forandring til en almindelig betegnelse, kan den nævnte indehavers manglende handling, idet denne ikke tager noget initiativ til at tilskynde disse sælgere til i højere grad at bruge det nævnte varemærke, derfor kvalificeres som passivitet i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95.

   Artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 skal derfor fortolkes således, at den omstændighed, at indehaveren af et varemærke afholder sig fra at tilskynde sælgerne til i højere grad at bruge dette varemærke til markedsføringen af en vare, som det nævnte varemærke er registreret for, kan kvalificeres som »passivitet« i denne bestemmelses forstand.

   (jf. præmis 32-34 og 36 samt domskonkl. 2)

3.  Artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at fortabelsen af de rettigheder, der er tillagt indehaveren af et varemærke, ikke forudsætter, at det fastlægges, om der findes andre betegnelser for den vare, med hensyn til hvilken varemærket er blevet den almindelige betegnelse inden for handelen. En eventuel eksistens af alternative betegnelser for den omhandlede vare eller tjenesteydelse har nemlig ingen betydning, eftersom den ikke kan ændre den konstatering, at det nævnte varemærke har mistet det fornødne særpræg, fordi det er blevet forandret til en almindelig betegnelse inden for handelen.

   (jf. præmis 39, 40 og domskonkl. 3)