Appel iværksat den 2. februar 2011 af Deutsche Bahn AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. november 2010 i sag T-404/09 — Deutsche Bahn AG mod KHIM

(Sag C-45/11 P)

2011/C 130/18

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Deutsche Bahn AG (ved Rechtsanwalt K. Schmidt-Hern)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Anbringender og væsentligste argumenter

Den foreliggende appel er iværksat til prøvelse af Rettens dom, hvorved Harmoniseringskontoret blev frifundet i et søgsmål, som appellanten havde anlagt med påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. juli 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) om afslag på appellantens ansøgning om registrering af et figurmærke, der består af en horisontal kombination af farverne grå og rød.

Til støtte for appellen har appellanten gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009, hvilket begrundes med i alt fire anbringender.

For det første har Retten i forbindelse med vurderingen af det fornødne særpræg lagt et andet tegn til grund end det ansøgte varemærke. Retten har ikke undersøgt tegnet i sin helhed, men blot lagt en form for farvekombination af lysegrå/stoplys-rødt til grund. Der er ikke blevet taget hensyn til de særlige kendetegn ved farvesammensætningen i den foreliggende sag, selv om den konkrete placering af disse farver i det omtvistede varemærke indgår i varemærkeansøgningen og gør tegnet konkret.

For det andet har Retten i forbindelse med vurderingen af det fornødne særpræg ikke taget hensyn til, med hensyn til hvilke konkrete tjenesteydelser varemærket er ansøgt, og den har undersøgt dets manglende evne til at kunne beskyttes med hensyn til helt andre varer. Varemærkets påståede manglende særpræg blev i dommen udledt af den omstændighed, at bestemte genstande eller varer som regel udformes i de omhandlede farver (dele af lokomotiver og omstillingsskabe på jernbanestrækninger, trafikskilte, jernbaneoverfarter og jernbanetrafikkens trafikskilte samt toge og perronkanter). Disse varer er imidlertid ikke omfattet af den omhandlede varemærkeansøgning. Retten har ikke anført en begrundelse for, hvorfor det omhandlede varemærkes mulige manglende evne til at kunne beskyttes med hensyn til bestemte varer på trafik- eller jernbanetrafikområdet også skulle begrunde, at det i den foreliggende sag ansøgte varemærke ikke skulle kunne beskyttes med hensyn til tjenesteydelser.

For det tredje har Retten i forbindelse med vurderingen af varemærkets fornødne særpræg taget udgangspunkt i fejlagtige retlige grundlag, idet den har vurderet særpræget ved mærker for varer og ved mærker for tjenesteydelser på samme måde. Retten har underkendt, at forskellige kategorier af tegn ikke nødvendigvis opfattes på samme måde af offentligheden. Mens forbrugeren måske ikke er vant til at udlede varens oprindelse ud fra farven på varer eller deres emballage uden grafiske eller ordbestanddele, eftersom varer og emballage som regel er i farver, er situationen en helt anden for så vidt angår tjenesteydelser. Da tjenesteydelser efter deres natur er farveløse, er forbrugerens opfattelse af farver for tjenesteydelser en helt anden end hans opfattelse af farver for varer. Ved vurderingen af farvers fornødne særpræg skal der derfor sondres mellem varer og tjenesteydelser.

For det fjerde har Retten i forbindelse med vurderingen af det konkrete varemærkes fornødne særpræg fordrejet de relevante omstændigheder og ikke begrundet dommen tilstrækkeligt. Retten har uden nogen begrundelse antaget, at farvede horisontale striber almindeligvis bruges som udsmykning på toge. Herved er det blevet underkendt, at den foreliggende sag omhandler vurderingen af et konkret farvemærkes fornødne særpræg og ikke jernbanevognes striber i almindelighed. Retten har ligeledes underkendt, at det omtvistede varemærke ikke er søgt registreret for jernbanevogne, men for tjenesteydelser i klasse 39. Endelig har appellanten på omfattende vis dertil anført, at farvebestanddele på området for jernbanetransport ikke vil blive forstået som dekorative bestanddele, men som oprindelsesangivelse. Retten har ikke beskæftiget sig med appellantens argumenter herom.