Appel iværksat den 15. juli 2009 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Sjette Afdeling) den 29. april 2009 i sag T-23/07 — Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-265/09 P)

2009/C 233/11

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Anbringender og væsentligste argumenter

Denne appel er iværksat til prøvelse af Retten i Første Instans’ dom, hvorved Retten annullerede den afgørelse, der blev truffet den 30. november 2006 af Harmioniseringskontorets Fjerde Appelkammer vedrørende afslag på appelindstævntes ansøgning om registrering af tegnet »α« som EF-varemærke. Retten var af den opfattelse, at appelkammeret havde anvendt artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (herefter »EF-varemærkeforordningen«) fejlagtigt, idet appelkammeret udledte, at det ansøgte tegn mangler fornødent særpræg, blot fordi det ikke har nogen ændringer eller grafisk udsmykning i forhold til skrifttypen Times New Roman, uden at foretage en konkret efterprøvelse af dets egnethed til at adskille de omhandlede varer ud fra de pågældende kunders synspunkt fra de varer, der stammer fra sagsøgerens konkurrenter.

Det gøres gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at Retten har anlagt en fejlagtig fortolkning af bestemmelsen i tre henseender.

For det første er det i strid med Rettens opfattelse for at foretage en prøvelse efter EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), ikke altid nødvendigt at fastslå et tegns fornødne særpræg i form af en konkret prøvelse i forhold til de enkelte varer. Retspraksis har for enkelte kategorier af tegn (f.eks. tredimensionelle tegn, farvemærker, slogans, domænenavne) tilladt en prøvelse af det konkrete fornødne særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), ved hjælp af generelle udtalelser om forbrugeropfattelsen og om, hvorledes denne dannes, og derved ofte afstået fra en konkret prøvelse af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af anmeldelsen. I retspraksis er det ligeledes blevet anerkendt, at et konkret fornødent særpræg ved bestemte kategorier af tegn som regel kun kan opnås på grundlag af særpræg opnået ved brug.

For det andet har Retten ikke taget hensyn til, at prøvelsen af det fornødne særpræg udgør en prognoseafgørelse og derfor altid har karakter af en formodning.

For det tredje har Retten ikke taget hensyn til bevisbyrdefordelingen inden for rammerne af prøvelsen efter EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), for så vidt som den antog, at Harmoniseringskontoret altid under henvisning til konkrete omstændigheder må godtgøre, at et anmeldt tegn mangler fornødent særpræg. Registreringsproceduren er en forvaltningsprocedure og ikke en kontradiktorisk sagsbehandling, hvorved Harmoniseringskontoret skal bevise over for anmelderen, at der består registreringshindringer. Når en sagsøger gør gældende, at et anmeldt varemærke i modsætning til Harmoniseringskontorets foretagne vurdering har fornødent særpræg, påhviler det sagsøgeren ved konkrete og velbegrundede oplysninger at påvise, at det anmeldte varemærke enten oprindeligt havde eller ved brug har erhvervet fornødent særpræg.