Sag C-223/15

combit Software GmbH

mod

Commit Business Solutions Ltd

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf)

»Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — enhedskarakter — konstatering af en risiko for forveksling alene i en del af EU — territorial rækkevidde af forbuddet i forordningens artikel 102«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2016

1. EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – ældre varemærke, der består af et EU-varemærke – afslag på registrering, da der foreligger en relativ registreringshindring, selv om denne er begrænset til en del af Unionen

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

2. EU-varemærker – EU-varemærkets virkninger – rettigheder, der er knyttet til varemærket – ret til at forbyde brugen af varemærket – brug af et identisk eller lignende tegn, der dækker varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling begrænset til en del af Unionen

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 9, stk. 1, litra b); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 5, stk. 1, litra b)]

3. EU-varemærke – retssager om krænkelse af EU-varemærker og om deres gyldighed – sanktioner i tilfælde af krænkelse eller trussel om krænkelse – EU-varemærkedomstolenes forpligtelser – vedtagelse af en kendelse, der forbyder sagsøgte at fortsætte de handlinger, der har krænket eller vil kunne krænke EU-varemærket – undtagelse – »særlige grunde« til ikke at vedtage en sådan kendelse – begreb

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 102, stk. 1)

4. EU-varemærke – retssager om krænkelse af EU-varemærker og om deres gyldighed – sanktioner i tilfælde af krænkelse eller trussel om krænkelse – EU-varemærkedomstolenes forpligtelser – vedtagelse af en afgørelse, der forbyder sagsøgte at fortsætte de handlinger, der har krænket eller vil kunne krænke EU-varemærket – risiko for forveksling begrænset til en del af Unionen

   [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 1, stk. 2, art. 9, stk. 1, litra b) og art. 102, stk. 1]

1.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 26)

2.  Domstolen har allerede i en sag, der vedrørte den ret, der tillægges indehaveren af et EU-varemærke, til i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker at gøre indsigelse mod registrering af et lignende EU-varemærke, der ville skabe risiko for forveksling, fastslået, at en sådan indsigelse skal tages til følge, når det er godtgjort, at der foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, idet denne del f.eks. kan være en medlemsstats område.

   En tilsvarende løsning må antages i sager, der omhandler indehaveren af et EU-varemærkes ret til at få adgang til at forbyde brugen af et tegn, der skaber risiko for forveksling. Artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 beskytter indehaveren af et EU-varemærke mod enhver brug, der gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse. Følgelig har denne indehaver ret til at få adgang til at forbyde en sådan brug, selv om denne kun gør indgreb i den nævnte funktion i en del af Unionen.

   (jf. præmis 26 og 27)

3.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 29)

4.  Med henblik på at sikre den ensartede beskyttelse, som EU-varemærket har på hele Unionens område, skal et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EU-varemærke i princippet omfatte hele Unionens område.

   Imidlertid skal EU-varemærkedomstolen i det tilfælde, hvor denne ret finder, at brugen af det omhandlede lignende tegn for varer af samme art som dem, for hvilke det pågældende EU-varemærke er registreret – især af sproglige grunde – ikke skaber nogen risiko for forveksling i en bestemt del af Unionen, og derfor her ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, begrænse den territoriale udstrækning af det nævnte forbud.

   Når en EU-varemærkedomstol på grundlag af de beviser, der i princippet skal fremlægges for den af den sagsøgte, konkluderer, at der ikke foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, kan den lovlige handel, der følger af brugen af det omhandlede tegn i denne del af Unionen, nemlig ikke forbydes. En sådan konklusion ville gå videre end den eneret, som et EU-varemærke giver, idet denne ret alene gør det muligt for indehaveren af varemærket at beskytte sine særlige interesser som sådan, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner.

   Konstateringen af, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling i en del af Unionen, kan i henhold til Domstolens faste retspraksis alene være baseret på en undersøgelse af alle relevante faktorer i den pågældende sag. Bedømmelsen skal indeholde en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele.

   Det er endvidere vigtigt, at den del af Unionen, i forhold til hvilken EU-varemærkedomstolen har konstateret, at der ikke foreligger en krænkelse eller en risiko for krænkelse af varemærkets funktioner, af denne ret identificeres nøjagtigt, således at det utvetydigt fremgår af det i henhold til artikel 102 i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker udstedte forbud, hvilken del af Unionens område der ikke er omfattet af forbuddet mod brug af det pågældende tegn. Når denne kompetente ret har til hensigt at undtage bestemte sprogområder i Unionen – som dem, der kvalificeres ved termen »engelsktalende« – fra forbuddet mod brug, påhviler det denne entydigt at præcisere, hvilke områder den sigter på med denne betegnelse.

   Den fortolkning, hvorefter forbuddet mod brug af et tegn, der skaber risiko for forveksling med et EU-varemærke, gælder for hele Unionens område, med undtagelse af den del af dette område, hvor det er konstateret, at der ikke foreligger en sådan risiko, skader ikke EU-varemærkets enhedskarakter som indeholdt i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eftersom varemærkeindehaverens ret til at få adgang til at forbyde enhver brug, der gør indgreb i dette varemærkes egentlige funktion, er bevaret.

   Derfor skal artikel 1, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fortolkes således, at når en EU-varemærkedomstol fastslår, at brugen af et tegn skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en del af Unionens område, samtidig med at det ikke giver anledning til en sådan risiko inden for en anden del af dette område, skal denne domstol fastslå, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til varemærket, og udstede et påbud om ophør af den nævnte brug for hele Unionens område undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling.

   (jf. præmis 30-36)