Sag T-629/16

Shoe Branding Europe BVBA

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver to parallelle striber på en sko – ældre EU-figurmærke, der gengiver tre parallelle striber på en sko – relativ registreringshindring – skade på renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001)«

Sammendrag – Rettens dom (Niende Afdeling) af 1. marts 2018

1. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

2. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – begreb – bedømmelseskriterier

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

3. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – brug af et varemærke som en bestanddel af et andet registreret varemærke med renommé

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

4. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – sammenhæng mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

5. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

6. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – begreb

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

7. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – bedømmelseskriterier

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

8. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – brug af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund – begreb

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

9. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – brug af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund – bedømmelseskriterier

   (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

10. EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – figurmærke, der gengiver to parallelle striber på en sko, og figurmærke, der gengiver tre parallelle striber på en sko

    (Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

1.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 24)

2.  For at være omfattet af den beskyttelse, der er fastsat i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, skal det registrerede varemærke være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket.

   Ved undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.

   Når der er tale om et EU-varemærke, er betingelsen om bekendthed i territorial henseende opfyldt, når varemærket er renommeret inden for en væsentlig del af Unionens område. I visse tilfælde kan en enkelt medlemsstats område anses for at udgøre en væsentlig del af dette område.

   (jf. præmis 25-27)

3.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 28)

4.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 29-34)

5.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 38-42)

6.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 43 og 44)

7.  Jf. afgørelsens tekst.

   (jf. præmis 45-51)

8.  Spørgsmålet, om der foreligger en rimelig grund, der berettiger brugen af et varemærke, der krænker et renomméret varemærke, skal fortolkes restriktivt.

   Det skal imidlertid bemærkes, at forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker har til formål at foretage en generel afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets egentlige funktioner og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser.

   I det system til beskyttelse af varemærker, der blev indført ved forordning nr. 207/2009, er tredjemands interesser i erhvervsmæssigt at anvende et tegn, som er identisk med eller ligner et ældre, renommeret varemærke, og i at registrere dette som EU-varemærke, bl.a. taget i betragtning i forbindelse med den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, gennem muligheden for brugeren af det ansøgte varemærke til at påberåbe sig »rimelig grund«.

   Det følger heraf, at begrebet »rimelig grund« ikke kan fortolkes således, at det begrænser sig til objektivt tvingende grunde, men også kan være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der allerede anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et ældre, renommeret varemærke, og ønsker at registrere dette som EU-varemærke.

   Domstolen har derfor fastslået, at indehaveren af et varemærke som følge af en »rimelig grund« vil kunne blive tvunget til at tåle en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, herunder for en vare eller tjenesteydelse af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det for det første viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte varemærke, og for det andet, at den brug, der således er gjort af det nævnte tegn, er foretaget i god tro.

   Domstolen har præciseret, at der med henblik på at vurdere, om den pågældende tredjemand har brugt det lignende tegn i god tro, bl.a. skal tages hensyn til for det første etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds, for det andet graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet anvendt, og de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, for det tredje tidspunktet for den første brug af det nævnte tegn for en vare, der er af samme art som den, der er omfattet af det nævnte varemærke, og tidspunktet, hvor samme varemærkes renommé opstod, og for det fjerde den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen for denne vare af det tegn, der ligner dette varemærke.

   (jf. præmis 52-57)

9.  En tredjemands tidligere brug af et tegn eller et ansøgt varemærke, der er identisk med eller ligner et ældre, renommeret varemærke, kan således anses for en »rimelig grund« i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker og gøre det muligt for denne tredjemand ikke alene at blive ved med at bruge dette tegn, men også at få det registreret som EU-varemærke, selv om brugen af det ansøgte varemærke kan drage fordel af det ældre varemærkes renommé.

   For at dette er tilfældet, skal brugen af det ansøgte varemærke dog opfylde flere betingelser med henblik på at bekræfte, at brugen faktisk har fundet sted, samt at indehaveren af det ansøgte varemærke var i god tro.

   For det første skal det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, nærmere bestemt have været genstand for reel og faktisk brug.

   For det andet skal brugen af dette tegn i princippet være påbegyndt på et tidligere tidspunkt i forhold til indgivelsen af det ældre, renommerede varemærke eller – i det mindste – tidspunktet, hvor dette varemærkes renommé opstod.

   For det tredje skal det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, være blevet brugt på hele det område, for hvilket det ældre, renommerede varemærke var registreret. Heraf følger, at det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, når det ældre, renommerede varemærke er et EU-varemærke, skal være blevet brugt på hele Unionens område.

   For det fjerde må denne brug i princippet ikke have været genstand for en indsigelse fra indehaveren af det ældre, renommerede varemærkes side. Med andre ord skal det ansøgte varemærke og det ældre, renommerede varemærke have sameksisteret fredeligt på det pågældende område.

   (jf. præmis 58-63)

10.  Jf. afgørelsens tekst.

    (jf. præmis 65-217)