–

Industria de Diseño Textil SA (Inditex) ved abogados F. Arroyo Álvarez de Toledo og R. Bercovitz Álvarez,

–

Buongiorno Myalert SA ved abogado J.J. Marín López og procuradora A. Vázquez Pastor,

–

den spanske regering ved I. Herranz Elizalde, som befuldmægtiget,

–

Europa-Kommissionen ved P. Němečková og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).

2

Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Industria de Diseño Textil SA (Inditex) og Buongiorno Myalert SA (herefter »Buongiorno«) vedrørende en angivelig krænkelse af de rettigheder, der er knyttet til et nationalt varemærke, som Inditex er indehaver af, på grund af Buongiornos angivelige brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, uden Inditex’ samtykke.

3

Artikel 5 i første direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemte i stk. 1 og 2:

»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

2.   En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

4

Artikel 6 i første direktiv 89/104 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« fastsatte i stk. 1 følgende:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

5

Første direktiv 89/104 blev ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008.

6

Artikel 5 i direktiv 2008/95 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemte i stk. 1 og 2:

»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

2.   En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

7

Artikel 6 i direktiv 2008/95 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« fastsatte i stk. 1 følgende:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

8

Direktiv 2008/95 blev med virkning fra den 15. januar 2019 ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).

9

Artikel 14 i direktiv 2015/2436 med overskriften »Begrænsninger i et varemærkes retsvirkninger« fastsatte i stk. 1 følgende:

»1.   Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

2.   Stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

10

I den affattelse, der gennemførte artikel 5 i første direktiv 89/104, bestemte artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lov nr. 17/2001 om varemærker) af 7. december 2001 (BOE nr. 294 af 8.12.2001, s. 45579, herefter »varemærkeloven«) følgende:

»1.   Registreringen af varemærket giver indehaveren eneret til at gøre erhvervsmæssig brug heraf.

2.   Indehaveren af det registrerede varemærke kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

11

Varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c), som gennemførte artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 i spansk ret, havde i sin oprindelige affattelse følgende ordlyd:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

forudsat at en sådan anvendelse sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

12

Varemærkelovens artikel 37 blev ændret ved Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (kongeligt lovdekret nr. 23/2018 om gennemførelse af direktiverne om varemærker, jernbanetransport samt pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer) af 21. december 2018 (BOE nr. 312 af 27.12.2001, s. 127305) med henblik på at gennemføre artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436.

13

Varemærkelovens artikel 37, stk. 1 og 2, bestemmer i sin ændrede affattelse følgende:

»1.   Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

2.   Stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

14

Buongiorno er leverandør af informationstjenester via internettet og mobiltelefoni. I 2010 lancerede denne leverandør en reklamekampagne for et betalingsabonnement til en tjeneste, der sendte multimedieindhold via SMS, og som blev markedsført under navnet »Club Blinko«. Abonnementet på denne tjeneste gav mulighed for deltagelse i en lodtrækning, hvor en af præmierne var et »gavekort til ZARA« til en værdi af 1000 EUR. Efter at have klikket på et banner for at få adgang til lodtrækningen fik abonnenten på skærmen vist tegnet »ZARA« omgivet af et rektangel, der mindede om formatet på et gavekort.

15

Inditex anlagde krænkelsessøgsmål ved Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (handelsret nr. 2 i Madrid, Spanien) mod Buongiorno om krænkelse af enerettighederne til et nationalt varemærke, der beskyttede tegnet »ZARA« (herefter »varemærket ZARA«). Til støtte for søgsmålet gjorde Inditex på grundlag af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra b) og c), gældende, at der forelå en risiko for forveksling, at der blev draget fordel af varemærkets renommé, og at dette varemærkes renommé blev skadet.

16

Buongiorno benægtede, at der havde fundet en krænkelse af rettigheder til varemærket ZARA sted, idet den specifikke anvendelse af dette tegn ikke havde været som varemærke, men som oplysning om, hvad en af de gaver, der blev tilbudt vinderen af lodtrækningen, bestod i. Ifølge Buongiorno falder en sådan »referenceanvendelse« inden for en lovlig anvendelse af tredjemands særskilte tegn som omhandlet i varemærkelovens artikel 37 såvel i dens oprindelige affattelse som i den ændrede affattelse.

17

Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (handelsret nr. 2 i Madrid) frifandt Buongiorno. Efter at have konstateret, at Buongiornos brug af varemærket ZARA ikke udgjorde en »referenceanvendelse«, der var omfattet af den oprindelige affattelse af varemærkelovens artikel 37, fastslog retten, at betingelserne i varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra b) og c), ikke var opfyldt.

18

Inditex iværksatte appel til prøvelse af denne afgørelse ved Audiencia Provincial de Madrid (den regionale domstol i Madrid, Spanien), idet selskabet gjorde gældende, at der forelå en varemærkekrænkelse som omhandlet i varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c). Denne appel blev forkastet af Audiencia Provincial de Madrid (den regionale domstol i Madrid), som fastslog, at Buongiornos brug af varemærket ZARA ikke skadede mærkets renommé, og at der heller ikke var tale om utilbørlig udnyttelse af dets renommé.

19

Inditex har iværksat kassationsanke ved Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien), som er den forelæggende ret.

20

Den forelæggende ret har anført, at den oprindelige affattelse af varemærkelovens artikel 37, litra c), der finder tidsmæssig anvendelse på de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen, udgjorde gennemførelsen af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, hvis ordlyd ikke blev ændret væsentligt ved direktiv 2008/95.

21

Den nævnte ret har præciseret, at den nuværende affattelse af varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c), gennemfører artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, idet dette direktiv har ophævet og erstattet direktiv 2008/95.

22

Den forelæggende ret har anført, at artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 nævner en generel adfærd, nemlig »at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«, som efterfølges af udtrykket »navnlig« og derefter af en angivelse af en mere specifik adfærd, nemlig »når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«. Eftersom alene den mere specifikke adfærd fremgik af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, er den forelæggende ret i tvivl om rækkevidden af henvisningen til den generelle adfærd, der er tilføjet i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436. Den nævnte ret ønsker oplyst, om denne angivelse udgør en forklaring af et element, der implicit fremgik af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, eller om rækkevidden af »referenceanvendelse« er blevet udvidet ved direktiv 2015/2436.

23

I denne henseende har den forelæggende ret præciseret, at spørgsmålet kan belyses ved den fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, der er anlagt i dom af 17. marts 2005, Gillette Company og Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), og af 8. juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 63 og 64). Den forelæggende ret er af den opfattelse, at Domstolen synes at have indskrænket rækkevidden af begrænsningen af varemærkets retsvirkninger til den brug, der er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, navnlig når det tages i betragtning, at Domstolen præciserede, at det formål, som forfølges med artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, var »at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, som supplerer de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren udbyder, at bruge dette varemærke med henblik på at oplyse offentligheden om en brugsmæssig forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser«.

24

Den forelæggende ret har anført, at besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål vil få betydning for afgørelsen af tvisten i hovedsagen. Den forelæggende ret har præciseret, at hvis den tager appelanbringendet vedrørende fortolkningen og anvendelsen af den bestemmelse, der yder renommerede varemærker beskyttelse, til følge, skal den undersøge, om Buongiornos brug af varemærket ZARA er omfattet af den begrænsning, der er fastsat i den oprindelige affattelse af varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c), der finder tidsmæssig anvendelse på den tvist, som er genstand for appellen, idet denne begrænsning svarer til den, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104. Ifølge den forelæggende ret svarer Buongiornos adfærd imidlertid snarere til ordlyden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 end til ordlyden af artikel 6, stk. 1, litra c).

25

På denne baggrund har Tribunal Supremo (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 6, stk. 1, litra c), i [første] direktiv [89/104] fortolkes således, at den implicit omfatter den mere generelle adfærd, som artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv [2015/2436] nu henviser til: brug af »varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«?«

26

Inditex er af den opfattelse, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling af to grunde.

27

Inditex har i det væsentlige for det første anført, at ifølge den forelæggende ret er fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104 kun relevant, hvis appellen kan tages til følge på grund af en tilsidesættelse af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c), dvs. på grund af en krænkelse af et renommeret varemærke. Ifølge Inditex vil brugen af en andens varemærke i dette tilfælde ikke være i overensstemmelse med »god markedsføringsskik« som omhandlet i den oprindelige affattelse af varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c). Da besvarelsen af spørgsmålet derfor ikke er afgørende for den afgørelse, som den forelæggende ret skal træffe, kan anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke antages til realitetsbehandling.

28

Det bemærkes, at det følger af Domstolens faste praksis, at det inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold til artikel 267 TEUF er indført mellem Domstolen og de nationale retter, udelukkende tilkommer den nationale ret, som tvisten i hovedsagen er indbragt for, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af det spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når det stillede spørgsmål vedrører fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retlig regel, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (dom af 16.3.2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

29

Heraf følger, at der foreligger en formodning for, at et præjudicielt spørgsmål om EU-retten er relevant. Domstolen kan kun afslå at træffe afgørelse vedrørende et sådant spørgsmål, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning eller vurdering af gyldigheden af en EU-retlig regel savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en sagligt korrekt besvarelse af det forelagte spørgsmål (dom af 16.3.2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).

30

I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at tvisten i hovedsagen vedrører tredjemands angivelige brug af et nationalt varemærke uden tilladelse fra indehaveren af dette varemærke, og at parterne i denne tvist bl.a. er uenige om anvendeligheden af den oprindelige affattelse af varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c). Det fremgår ligeledes af forelæggelsesafgørelsen, at den nationale ret er i tvivl om rækkevidden af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, som vedrører begrænsningen af et nationalt varemærkes retsvirkninger, og som er blevet gennemført i spansk ret ved denne artikel 37.

31

Under disse omstændigheder fremgår det ikke åbenbart, at den ønskede fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104 savner enhver forbindelse med realiteten i tvisten i hovedsagen eller dennes genstand, eller at det rejste problem er af hypotetisk karakter.

32

For så vidt som Inditex har anført, at det præjudicielle spørgsmål er hypotetisk som følge af, at betingelserne for lovlig brug, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, er sammenfaldende med betingelserne for brugen af et renommeret varemærke, som indehaveren heraf i overensstemmelse med dette direktivs artikel 5, stk. 2, kan modsætte sig, således at disse to bestemmelser gensidigt udelukker hinanden, skal det i øvrigt bemærkes, at denne argumentation vedrører fortolkningen af sidste punktum i nævnte direktivs artikel 6, stk. 1. Inditex’ argumentation tilsigter således at rejse et andet spørgsmål om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, end det, som den forelæggende ret har stillet, og det kan ikke udledes heraf, at det forelagte spørgsmål er af åbenbart hypotetisk karakter.

33

For det andet har Inditex gjort gældende, at den forelæggende ret synes at være af den opfattelse, at ordlyden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 tillader brug af det i hovedsagen omhandlede varemærke med den begrundelse, at der er tale om en »referenceanvendelse« i modsætning til, hvad der følger af en ordlydsfortolkning af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104. Inditex har anført, at brugen af et varemærke for »at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke« ikke i sig selv er lovlig, men desuden skal være i overensstemmelse med »god markedsføringsskik« og overholde reglerne om konsumption af varemærkeretten i tilfælde af transaktioner vedrørende tredjemands varer. Besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål er derfor ikke nyttig, da den ikke er tilstrækkelig til at afgøre det retlige spørgsmål, der er opstået i hovedsagen.

34

Den omstændighed, at den forelæggende ret med henblik på at afgøre denne tvist ligeledes er forpligtet til at undersøge eller tage hensyn til andre bestemmelser end dem, der er omhandlet i denne rets spørgsmål, kan imidlertid ikke føre til den konklusion, at spørgsmålet savner forbindelse med tvistens genstand og derfor ikke kan antages til realitetsbehandling.

35

Følgelig skal de to argumenter, som Inditex har fremført for at bestride, at anmodningen om præjudiciel afgørelse kan antages til realitetsbehandling, forkastes.

36

Europa-Kommissionen har i sit indlæg, uden dog klart at gøre gældende, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling, anført, at spørgsmålet om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, der finder tidsmæssig anvendelse på tvisten i hovedsagen, kun opstår, hvis Buongiornos brug af varemærket ZARA svarer til, at tredjemand har gjort erhvervsmæssig brug heraf, hvilket er forbudt i henhold til dette direktivs artikel 5. Eftersom den nationale ret i første instans ikke synes at have begået en retlig fejl ved at fastslå, at brugen af varemærket ZARA ikke var omfattet af nogen af de tilfælde af brug af varemærket, der er fastsat i varemærkelovens artikel 34, som gennemfører denne artikel 5 i spansk ret, er det ufornødent at undersøge, om betingelserne i denne lovs artikel 37, der i sin oprindelige affattelse gennemførte artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, er opfyldt.

37

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Kommissionens argumentation indebærer, at Domstolen udtaler sig om fortolkningen af artikel 5 i direktiv 2008/95. Denne argumentation skal derfor forkastes af de samme grunde som dem, der er anført i denne doms præmis 34.

38

Det skal derfor fastslås, at anmodningen om præjudiciel afgørelse kan antages til realitetsbehandling.

39

Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen, fandt sted i 2010. Da første direktiv 89/104 er blevet ophævet ved og erstattet af direktiv 2008/95, der trådte i kraft den 28. november 2008, er den bestemmelse, der finder tidsmæssig anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 og ikke artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, idet sidstnævnte bestemmelse blev erstattet af førstnævnte bestemmelse. Det skal ikke desto mindre præciseres, at ordlyden af disse to bestemmelser er identisk.

40

Det fremgår ligeledes af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at den forelæggende ret ikke er i tvivl om den omstændighed, at brugen af varemærket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser »som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«. Det skal i den henseende præciseres, at selv om ordlyden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 nu udtrykkeligt nævner dette krav, fremgår det af retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104, at et sådant krav også gjaldt tidligere (jf. i denne retning dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 33, og af 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 64).

41

Den forelæggende rets tvivl med hensyn til fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 følger således af den omstændighed, at den bestemmelse, der er trådt i stedet herfor, nemlig artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, er affattet på en anden måde for så vidt angår rækkevidden af den brug, som en tredjemand kan gøre af varemærket, og som indehaveren af dette varemærke ikke kan forbyde, idet denne brug ikke udelukkende omfatter angivelsen af anvendelsen af en vare, som denne tredjemand markedsfører, eller en tjenesteydelse, som denne leverer.

42

Med henblik på at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar skal spørgsmålet derfor omformuleres således, at den forelæggende ret med dette spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at denne bestemmelse omfatter enhver erhvervsmæssig brug af varemærket foretaget af tredjemand for i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, eller alene en brug af dette varemærke, der er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, som markedsføres af denne tredjemand, eller af en tjenesteydelse, der udbydes af denne.

43

Det skal bemærkes, at det af fast retspraksis fremgår, at der ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse ikke blot skal tages hensyn til dennes ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori den indgår, og de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af. En EU-retlig bestemmelses tilblivelseshistorie kan ligeledes give relevante elementer med henblik på dens fortolkning (dom af 16.3.2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

44

Ifølge ordlyden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 giver de til varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

45

I artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 nævnes derimod først, at bestemmelsen omfatter brugen af varemærket med henblik på at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, og derefter gentages det regelfastsættende indhold af denne artikel 6, stk. 1, litra c), med foranstilling af udtrykket »navnlig«.

46

Det fremgår således af en sammenligning af ordlyden af disse to bestemmelser, at den brug, der kunne begrænse varemærkets virkninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, nu udgør et af de tilfælde af lovlig brug, som indehaveren af et varemærke ikke kan modsætte sig i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436.

47

Det følger heraf, at rækkevidden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 er mere begrænset end rækkevidden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, for så vidt som denne artikel 6, stk. 1, litra c), alene vedrører erhvervsmæssig brug af varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller en tjenesteydelse.

48

Denne fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 understøttes såvel af de formål, der forfølges med dette direktiv, og navnlig af formålet med denne bestemmelse, således som det er defineret i retspraksis, som af en analyse af tilblivelseshistorien for den bestemmelse, der er trådt i stedet herfor, dvs. artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436.

49

For det første fremgår det af Domstolens praksis, at artikel 6 i direktiv 2008/95 ved at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til dette direktivs artikel 5 tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for det indre marked, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten (jf. i denne retning dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 29).

50

Hvad nærmere bestemt angår artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 har Domstolen udtalt, at anvendelsen af denne bestemmelse ikke er begrænset til situationer, hvor det er nødvendigt at anvende et varemærke for at angive anvendelsen af en vare »som tilbehør eller reservedele« (jf. i denne retning dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 32). De situationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne artikel 6, stk. 1, litra c), skal imidlertid begrænses til dem, der svarer til formålet med denne bestemmelse (dom af 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 64).

51

I denne henseende har Domstolen præciseret, at formålet med artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 er at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, som supplerer de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren udbyder, at bruge dette varemærke med henblik på at oplyse offentligheden om anvendelsen af en vare, som vedkommende markedsfører, eller en tjenesteydelse, som den pågældende udbyder, eller med andre ord om en brugsmæssig forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 33 og 34, og af 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 64).

52

Det følger heraf, at i overensstemmelse med retspraksis er brug af varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke udelukkende omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, når denne brug er begrænset til den situation, hvor den er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, der markedsføres af denne tredjemand, eller af en tjenesteydelse, som denne udbyder. I forbindelse med artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 svarer en sådan situation imidlertid kun til et af de tilfælde, hvor indehaveren heraf ikke kan forbyde brugen af varemærket.

53

Eftersom den forelæggende ret med sit spørgsmål for det andet er i tvivl om rækkevidden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, henset til det regelfastsættende indhold af den bestemmelse, der er trådt i stedet herfor, kan denne sidstnævnte bestemmelses tilblivelseshistorie give relevante elementer med henblik på fortolkningen af denne artikel 6, stk. 1, litra c).

54

I denne henseende fremgår det af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (COM(2013) 162 final), at det blev »anse[t] for hensigtsmæssigt […] at indføre en eksplicit begrænsning af referencer i almindelighed«. Som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 78 i forslaget til afgørelse, tyder udtrykket »hensigtsmæssigt […] at indføre« på, at Kommissionen havde til hensigt at foreslå, at der skulle indføres en begrænsning af varemærkets retsvirkninger, der generelt omfattede en referenceanvendelse, og at der skulle ske en udvidelse af rækkevidden af den begrænsning, der nu er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, og ikke blot at foreslå en afklaring eller en præcisering af rammerne for artikel 6, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104.

55

Som generaladvokaten ligeledes har anført i punkt 79 i forslaget til afgørelse, fremgår Kommissionens hensigt om at udvide rækkevidden af den begrænsning, der tidligere var indeholdt i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, af formuleringen af 25. betragtning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (COM(2013) 162 final), hvoraf fremgår, at »[i]ndehaveren [ikke] bør [...] have ret til at forhindre den generelle loyale og ærlige brug af mærket til at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som værende indehaverens ejendom«.

56

Tilblivelseshistorien for artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 understøtter følgelig den fortolkning, hvorefter rækkevidden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 er mere begrænset end rækkevidden af denne artikel 14, stk. 1, litra c).

57

I det foreliggende tilfælde tilkommer det den nationale ret under hensyntagen til samtlige omstændigheder i hovedsagen bl.a. at tage stilling til, om Buongiorno med sin reklamekampagne for et abonnement på en af sine tjenesteydelser, hvorved det gøres muligt at deltage i en lodtrækning, hvor en af præmierne er et »gavekort til ZARA«, idet abonnenten på skærmen får vist tegnet »ZARA« omgivet af et rektangel, der minder om formatet på et gavekort, gør brug af varemærket ZARA i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5 i direktiv 2008/95, og hvis dette er tilfældet, i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, at vurdere, om denne brug er nødvendig for at angive anvendelsen af en tjenesteydelse, som Buongiorno udbyder, og i givet fald om denne brug er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

58

Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at denne bestemmelse kun omfatter tredjemands erhvervsmæssige brug af varemærket med henblik på i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørerende indehaveren af dette varemærke, når en sådan brug af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, der markedsføres af denne tredjemand, eller en tjenesteydelse, der udbydes af denne.

59

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

Artikel 6, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

skal fortolkes således, at

denne bestemmelse kun omfatter tredjemands erhvervsmæssige brug af varemærket med henblik på i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, når en sådan brug af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, der markedsføres af denne tredjemand, eller en tjenesteydelse, der udbydes af denne.