—

za Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG H.-G. Kamannem a G. K. Hildem, Rechtsanwälte,

—

za Franz Hauswirth GmbH H. Schmidtem, Rechtsanwalt,

—

za českou vládu M. Smolkem, jako zmocněncem,

—

za švédskou vládu A. Falk a A. Engmanem, jako zmocněnci,

—

za Komisi Evropských společenství H. Krämerem, jako zmocněncem,

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (dále jen„Lindt & Sprüngli“), se sídlem ve Švýcarsku, a společností Franz Hauswirth GmbH (dále jen „Franz Hauswirth“), se sídlem v Rakousku.

3

Podstatou návrhu společnosti Lindt & Sprüngli v řízení o porušení bylo, aby společnost Franz Hauswirth přestala na území Evropské unie vyrábět či uvádět na trh čokoládové zajíčky, kteří by byli svou podobou zaměnitelní s tím, který je chráněn trojrozměrnou ochrannou známkou Společenství, jíž je společnost Lindt & Sprüngli majitelkou (dále jen „dotčená trojrozměrná ochranná známka“).

4

Společnost Franz Hauswirth, jež podala protinávrh, na základě kterého měla být tato ochranná známka prohlášena za neplatnou, má v podstatě za to, že podle čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nemůže být toto označení chráněno jako ochranná známka, jelikož společnost Lindt & Sprüngli v době podání přihlášky výše uvedené ochranné známky nebyla v dobré víře.

5

Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nazvaný „Absolutní důvody neplatnosti“, stanoví:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu [Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

[…]

6

Nařízení č. 40/94 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne . Původní řízení se nicméně vzhledem k rozhodné době z hlediska skutkového stavu nadále řídí nařízením č. 40/94.

7

Ustanovení § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), ve znění zveřejněném v BGBl. I, 111/1999, stanoví:

„Každý má právo navrhnout výmaz ochranné známky, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“

8

Podle § 9 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448), ve znění zveřejněném v BGBl. I, 136/2001 platí, že úprava zboží, jeho obal i jeho zabalení jsou chráněny stejně jako zvláštní označení podniku, pokud jsou u relevantní veřejnosti pokládány za poznávací znak podniku.

9

Čokoládoví zajíčci, obecně nazývaní „Osterhasen“, jsou v Rakousku, stejně jako v Německu, uváděni na trh nejméně od roku 1930 v různých tvarech a barvách.

10

Jednotlivé tvary čokoládových zajíčků byly velice rozmanité, pokud byli tito vyráběni a baleni ručně, avšak zavedením strojového balení se průmyslově zhotovení zajíčci začali sobě navzájem stále více podobat.

11

Společnost Lindt & Sprüngli vyrábí od začátku 50. let čokoládového zajíčka ve tvaru velice podobném tvaru chráněnému dotčenou trojrozměrnou ochrannou známkou. Od roku 1994 jej uvádí na trh v Rakousku.

12

V průběhu roku 2000 se společnost Lindt & Sprüngli stala majitelkou dotčené trojrozměrné ochranné známky zobrazující zlatého sedícího čokoládového zajíčka s červenou stuhou, rolničkou a hnědým nápisem „Lindt GOLDHASE“, jenž vypadá takto:

13

Výše uvedená známka je zapsána pro čokolády a čokoládové výrobky náležející do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

14

Společnost Franz Hauswirth uvádí čokoládové zajíčky na trh od roku 1962. Zajíček, který je předmětem sporu v původním řízení, vypadá takto:

15

Podle předkládajícího soudu existuje nebezpečí záměny mezi čokoládovým zajíčkem vyráběným a uváděným na trh společností Franz Hauswirth a čokoládovým zajíčkem vyráběným a uváděným na trh pod dotčenou trojrozměrnou ochrannou známkou společnosti Lindt & Sprüngli.

16

Výše uvedené nebezpečí záměny údajně vyplývá zejména ze skutečnosti, že zajíček vyráběný a uváděný na trh společností Franz Hauswirth má stejný tvar a stejnou barvu jako zajíček chráněný výše uvedenou trojrozměrnou ochrannou známkou, jakož i ze skutečnosti, že tato společnost připevňuje na spodní stranu výrobku štítek.

17

Předkládající soud rovněž uvádí, že i jiní výrobci se sídlem v Evropském společenství vyrábí čokoládové zajíčky podobné tomu, který je zapsán pod dotčenou trojrozměrnou ochrannou známkou. Mnoho těchto výrobců navíc připevňuje označení svého podniku na výše uvedené zajíčky tak, aby bylo pro kupující viditelné.

18

Před zápisem dotčené trojrozměrné ochranné známky se společnost Lindt & Sprüngli na základě vnitrostátního práva hospodářské soutěže a vnitrostátního práva průmyslového vlastnictví bránila pouze proti výrobcům, jejichž výrobky byly totožné s tím, k němuž byla později zapsána ochranná známka.

19

Po zápisu dotčené trojrozměrné ochranné známky začala společnost Lindt & Sprüngli podnikat kroky proti výrobcům, o nichž jí bylo známo, že vyrábí podobné výrobky zaměnitelné se zajíčkem chráněným touto ochrannou známkou.

20

Oberster Gerichtshof uvádí, že rozhodnutí, které má vynést na protinávrh podaný společností Franz Hauswirth závisí na tom, zda společnost Lindt & Sprüngli byla v dobré víře ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 v době podání přihlášky dotčené trojrozměrné ochranné známky.

21

Za těchto podmínek se Oberster Gerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

22

Podstatou otázek předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je to, jaká jsou relevantní kritéria, která by měl předkládající soud vzít v úvahu při určování toho, zda byl přihlašovatel označení v době podání přihlášky v dobré víře, či nikoli ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

23

Společnost Lindt & Sprüngli v zásadě tvrdí, že to, že jí bylo známo, že se na trhu vyskytují konkurenti, stejně jako úmysl zabránit jim ve vstupu na trh, neznamená, že přihlašovatel nebyl v dobré víře ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Podle této společnosti musí totiž k těmto skutečnostem přistoupit nekalé jednání, neboli jednání v rozporu s dobrými obchodními mravy. V původním řízení však takové jednání nebylo prokázáno.

24

Podle společnosti Lindt & Sprüngli získala dotčená trojrozměrná ochranná známka na základě soutěžního a známkového práva ještě před samotným podáním přihlášky k jejímu zápisu proslulost, jakož i rozlišovací způsobilost v obchodě, a tedy i ochranu v různých členských státech Evropské unie. Výše uvedená společnost dodává, že tato ochranná známka byla užívána jakožto označení po dlouhou dobu před podáním žádosti k zápisu a dosáhla této proslulosti za vynaložení nemalých výdajů na propagaci. Proto cílem zápisu uvedeného označení jakožto ochranné známky je podle společnosti Lindt & Sprüngli ochrana obchodní hodnoty ochranné známky proti padělanému zboží.

25

Společnost Lindt & Sprüngli naproti tomu tvrdí, že pokud OHIM zapíše označení jako ochrannou známku, která není následně skutečně užívána, mohou třetí osoby na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 namítnout před uplynutím lhůty pěti let, že přihlašovatel nebyl v době zápisu této ochranné známky v dobré víře, a požadovat, aby výše uvedená ochranná známka byla z tohoto důvodu prohlášena za neplatnou.

26

Podstatou tvrzení společnosti Franz Hauswirth je, že čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje nezbytný korektiv, a to pokud buď se neuplatní tradiční absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky, nebo se neuplatní relativní důvody, neboť nebylo nabyto žádné vlastní právo na ochranu. Tato společnost tedy tvrdí, že neexistence dobré víry je dána tehdy, když si byl přihlašovatel označení jako ochranné známky vědom, že je označení užíváno konkurentem, který nabyl „cenná majetková práva“ („wertvollen Besitzstand“) k totožnému nebo podobnému označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby v přinejmenším jednom členském státě, a podal přihlášku k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, s cílem zabránit tomuto konkurentovi, aby nadále užíval své označení.

27

Společnost Franz Hauswirth proto tvrdí, že společnost Lindt & Sprüngli měla v úmyslu se prostřednictvím zápisu dotčené trojrozměrné ochranné známky zcela zbavit svých konkurentů. Společnost Lindt & Sprüngli se jí tak údajně snažila zabránit v další výrobě zboží, které je uváděno na trh od 60. let, respektive v současném tvaru od roku 1997. Na základě „cenných majetkových práv“ („wertvollen Besitzstand“) by si totiž společnost Franz Hauswirth měla zachovat svůj trh a nemělo by být možné, aby ji ohrožovali konkurenti ze Společenství.

28

Společnost Franz Hauswirth dodává, že je jasné, že čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 výslovně neuvádí možnost zhojit nedostatek dobré víry proslulostí označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, takže v původním řízení nemohla být uplatňována proslulost získaná před zápisem dotčené trojrozměrné ochranné známky.

29

Česká vláda má za to, že čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že přihlašovatele, který podá přihlášku ochranné známky s cílem zabránit konkurentovi v dalším používání totožného nebo podobného označení, ačkoliv v době podání přihlášky si je vědom nebo si musí být vědom, že konkurent již používáním totožného nebo zaměnitelně podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby nabyl „cenná majetková práva“ („wertvollen Besitzstand“), je rovněž nutno považovat za přihlašovatele, který není v dobré víře. Uvedená vláda dodává, že skutečnost, že přihlašovatel již získal proslulost pro označení, které používá, nevylučuje jeho nedostatek dobré víry.

30

Švédská vláda zejména zdůrazňuje, že k tomu, aby byla ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 považována neexistence dobré víry za prokázanou, postačuje to, že přihlašovatel věděl, že jiný hospodářský subjekt užíval zaměnitelné označení. Tato vláda uvádí, že cíl sledovaný zápisem označení jako ochranné známky, tedy cíl zabránit konkurentovi v tom, aby nadále užíval označení, jakož i aby měl prospěch z hodnoty získané tímto označením, postrádá relevanci pro účely posouzení neexistence dobré víry. Výše uvedená vláda dodává, že znění ani systematika nařízení č. 40/94 nijak nevyžadují prvek úmyslu a že opačný výklad by způsobil neodůvodněné obtíže v oblasti dokazování a snížil by možnosti hospodářského subjektu, který dotyčné označení užíval jako první, zpochybnit neoprávněný zápis.

31

Komise Evropských společenství v zásadě tvrdí, že OHIM musí při zápisu označení jako ochranné známky ověřovat, zda je takový zápis prováděn s vidinou toho, že tato ochranná známka bude skutečně užívána. Naopak, pokud OHIM zapíše označení jako ochranou známku, která nebude posléze skutečně užívána, mohou třetí strany na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 před uplynutím lhůty pěti let rovněž namítnout, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky k zápisu uvedeného označení jako ochranné známky v dobré víře, a požadovat, aby tato ochranná známka byla z tohoto důvodu prohlášena za neplatnou.

32

Komise mezi relevantní kritéria pro určení toho, zda přihlašovatel byl v dobré víře, či nikoli, řadí chování přihlašovatele na trhu, jakož i chování ostatních subjektů ve vztahu k přihlašovanému označení, dále skutečnost, že přihlašovatel v době podání přihlášky disponuje souborem ochranných známek, jakož i všechny ostatní okolnosti projednávaného případu.

33

Podle Komise naopak není rozhodné, že třetí osoba již používá totožné nebo zaměnitelně podobné označení, skutečnost, že si je přihlašovatel vědom tohoto užívání nebo dále skutečnost, že tato třetí osoba získala k označení, jež používá, cenná majetková práva („wertvollen Besitzstand“).

34

Za účelem podání odpovědi na položené otázky je třeba připomenout, že ze znění čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývá, že neexistence dobré víry představuje jeden z absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky Společenství, který může být uplatněn buď před OHIM, nebo v rámci protinávrhu předloženého v řízení o porušení.

35

Z téhož ustanovení vyplývá, že rozhodnou dobou pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele je doba podání přihlášky k zápisu.

36

V tomto ohledu je třeba připomenout, že v projednávané věci byl Soudnímu dvoru předložen pouze takový případ, ve kterém více výrobců na trhu používalo v době podání přihlášky k zápisu totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis byl požadován.

37

Je důležité zdůraznit, že neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

38

Pokud jde konkrétně o faktory uvedené v předběžných otázkách, a to:

je třeba uvést následující upřesnění.

39

Nejprve je třeba zdůraznit, s ohledem na výraz „musí si být vědom“, uvedený v druhé předběžné otázce, že předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou.

40

Je třeba nicméně konstatovat, že okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje samo o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele.

41

Pro účely posouzení neexistence dobré víry, je tedy třeba rovněž vzít v úvahu úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu.

42

V tomto ohledu je důležité upozornit na to, jak ostatně uvedla i generální advokátka v bodě 58 svého stanoviska, že úmysl přihlašovatele v rozhodné době je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu.

43

Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tedy může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele.

44

O takový případ se jedná zejména tehdy, když se později ukáže, že přihlašovatel přihlásil označení jako ochrannou známku Společenství, aniž by měl úmysl ji užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh.

45

V takovém případě totiž ochranná známka nesplňuje svoji základní funkci zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 48).

46

Stejně tak skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá označení pro totožný nebo podobný výrobek, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele.

47

V takovém případě by totiž přihlašovatel mohl nabýt práva z ochranné známky Společenství za jediným účelem nekale soutěžit s konkurentem, který užívá označení, které díky svým vlastním kvalitám již získalo určitou úroveň právní ochrany.

48

Avšak nelze vyloučit, že i za takovýchto okolností, konkrétně když několik výrobců na trhu užívalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl.

49

O takový případ může jít zejména tehdy, jak rovněž uvádí generální advokátka v bodu 67 svého stanoviska, když je si přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisku z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení přihlásil za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu.

50

Krom toho, jak rovněž uvedla generální advokátka v bodu 66 svého stanoviska, pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být rovněž relevantní povaha ochranné známky, jejíž zápis je požadován. V případě, kdy dotyčné označení, jehož zápis je požadován, spočívá v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by totiž mohlo být snazší prokázat neexistenci dobré víry přihlašovatele pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku omezená technickými nebo obchodními aspekty, takže majitel ochranné známky může svým konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, ale rovněž v uvádění srovnatelných výrobků na trh.

51

Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství.

52

Právě takový stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení.

53

Vzhledem k výše uvedenému je třeba odpovědět na položenou otázku tak, že pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak:

54

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak: