Opravný prostředek podaný dne 26. ledna 2005 (faxem ze dne 24. ledna 2005) August Storck KG, proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2004, ve věci T-396/02, August Storck KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (ochranné známky a vzory)

(Věc C-24/05 P)

(2005/C 69/20)

Jednací jazyk: němčina

Soudnímu dvoru Evropských společenství byl předložen dne 26. ledna 2005 (faxem ze dne 24. ledna 2005) opravný prostředek podaný August Storck KG, zastoupenou Ilse Rohr, Heidi Wrage-Molkenthin a Timem Reherem, advokáty, CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Hamburk, proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2004, ve věci T-396/02, August Storck KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (ochranné známky a vzory).

Účastník řízení podávající opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

Důvody opravného prostředku a hlavní argumenty

1.   Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Soud se dopustil nesprávného právního posouzení, když požadoval, aby se přihlášená ochranná známka podstatně odlišovala od jiných srovnatelných ochranných známek v dotčeném odvětví výrobků. Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být však posuzována jakožto taková, nezávisle na případných podobných ochranných známkách na trhu.

Přihlášená ochranná známka má vlastní rozlišovací způsobilost. To, že spotřebitel pozná ochrannou známku jako bonbón, nebrání současně její funkci označení původu. Trojrozměrná barevná ochranná známka hraje signální a znovu rozpoznávací úlohu zvláště tam, kde je spotřebitel vystaven velmi velké nabídce – jako na trhu cukrovinek.

2.   Porušení čl. 74 odst. 1 první věty nařízení č. 40/94

Navzdory stanovisku Soudu, měl Úřad přezkoumat a objasnit, které podobné nebo stejné ochranné známky podle něj na trhu existují, když tímto chtěl odůvodnit zamítnutí zápisu ochranné známky. Úřad nesmí brát jako základ svého rozhodnutí žádné skutečnosti, které nebyly prokázány a které se pouze domnívá. Jestliže Úřad – navzdory mínění účastníka řízení podávajícího opravný prostředek – považuje za nezbytné měřit rozlišovací způsobilost ochranné známky na trhu bonbónů, musí tuto situaci na trhu zkoumat.

Krom toho Soud nesmí činit žádná vlastní skutková zjištění ohledně skutečností, které nebyly přezkoumány.

3.   Porušení článku 73 nařízení č. 40/94

Úřad údajně použil na trhu se nacházející bonbóny podobného vzhledu k odůvodnění toho, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Účastník řízení podávající opravný prostředek neměl žádnou možnost se vyjádřit k těmto na trhu se údajně nacházejícím bonbónům podobného vzhledu, neboť tyto nebyly Úřadem předloženy.

Tímto bylo porušeno právo účastníka řízení podávajícího opravný prostředek být vyslechnut.

4.   Porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94

Námitku Soudu, že z předložených důkazů o užívání nevyplývá užívání právě přihlášené ochranné známky, protože tato je užívána společně s dalšími ochrannými známkami, je třeba zamítnout. Již na základě své povahy se trojrozměrná ochranná známka objevuje společně s jinými ochrannými známkami. Jen z důvodu této skutečnosti jí nemůže být odepírána rozlišovací způsobilost.

Dvojí funkce trojrozměrné barevné ochranné známky, která je tvořena samotným tvarem výrobku, neznamená, že není užívána jako ochranná známka, i když zároveň informuje o vzhledu výrobku.

V rámci prokázání užívání je třeba zohlednit všechny kontakty spotřebitele s ochrannou známkou. Není jedinou rozhodující skutečností, v jakém rozsahu se spotřebitel s ochrannou známkou setkává před nebo při rozhodnutí o koupi. I pozdější vnímání ochranné známky přispívá k její známosti, především vnímání při spotřebovávání výrobku.

(1)  Úř. věst. C 19, 22.01.2005.