Věc T‑297/22

BB Services GmbH

v.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Rozsudek (šestého senátu) ze dne 6. prosince 2023

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie – Tvar figurky na hraní s výstupkem na hlavě – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, které je tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku – Označení, které je tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) body i) a ii) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) body i) a ii) nařízení (EU) 2017/1001]“

  1. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku – Určení základních vlastností označení

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 36–40, 66–68)

  2. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku – Posouzení základních vlastností s ohledem na povahu výrobku

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 41–45, 82–84)

  3. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku – Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem figurky na hraní s výstupkem na hlavě

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 60, 61, 69, 70, 75, 77, 89, 93)

  4. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Určení základních vlastností označení

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 102–109, 141, 142)

  5. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Posouzení základních vlastností s ohledem na technickou funkci výrobku

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 110–114, 117–122, 127, 154–156)

  6. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem figurky na hraní s výstupkem na hlavě

    [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) a čl. 51 odst. 1 písm. a)]

    (viz body 131, 138, 148–150, 160, 169–171)

Shrnutí

Společnost Lego Juris A/S, vedlejší účastnice v projednávané věci, je majitelkou trojrozměrné ochranné známky Evropské unie znázorňující figurku na hraní s výstupkem na hlavě, zapsanou u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ( 1 ).

Společnost BB Services GmbH, žalobkyně, podala u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky z důvodu, že je tvořena výlučně na straně jedné tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, a na straně druhé tvarem, který je nezbytným pro dosažení technického výsledku ( 2 ).

EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti zamítl.

Tribunál svým rozsudkem zamítl žalobu podanou žalobkyní. Uvedl kritéria pro posouzení označení tvořených výlučně přirozeným nebo funkčním tvarem výrobku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) nařízení č. 40/94, přičemž uplatnil příslušnou judikaturu Soudního dvora.

Závěry Tribunálu

Pokud jde o první žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení č. 40/94, který zakazuje zápis označení tvořených výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, Tribunál obdobně uplatnil judikaturu týkající se odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto článku ( 3 ). Z toho vyplývá, že k určení základních vlastností dotčeného označení mohou být použity i jiné informace než pouhé grafické ztvárnění, jako je vnímání relevantní veřejnosti. Důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě i) nařízení č. 40/94 nelze uplatnit, jestliže existuje alespoň jedna základní vlastnost tvaru, která nevyplývá z povahy samotného výrobku, takže ochranná známka není tvořena „výlučně“ tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku.

Za účelem určení, zda dotyčný výrobek spadá do této kategorie označení, Tribunál nejprve uvedl, že tento výrobek sestává ze „sestavitelné figurky na hraní“, která má dva účely, a sice účel spočívající v hraní si s ní, který je netechnické povahy, a účel spočívající v možnosti figurku sestavit nebo ji propojit, který je technické povahy. EUIPO měl tedy správně za to, že tento výrobek svou povahou spadá do kategorie figurek na hraní. Naproti tomu se dopustil nesprávného posouzení, když nezohlednil, že svou povahou spadá rovněž do kategorie stavebnicových figurek.

Tribunál dále potvrdil závěry EUIPO, podle nichž jsou základní vlastnosti ochranné známky tvořeny tvarem figurky, která má lidský vzhled, a jejími ozdobnými a fantazijními prvky, a sice válcovitým tvarem hlavy, krátkým a obdélníkovým tvarem krku a lichoběžníkovým tvarem trupu (dále jen „ozdobné a fantazijní vlastnosti“). EUIPO však nepovažoval za základní vlastnosti „technické“ vlastnosti, a sice výstupek na hlavě, úchytky na rukou a otvory na zadní části nohou a na spodní straně chodidel (dále jen „technické vlastnosti“). EUIPO tak zohlednil pouze grafické ztvárnění ochranné známky a opomněl zohlednit další užitečné poznatky, které souvisejí s povahou konkrétního výrobku, zvláště znalost modulárního stavebnicového systému vedlejší účastnice ze strany veřejnosti.

Konečně Tribunál uvedl, že EUIPO měl správně za to, že ozdobné a fantazijní vlastnosti mohou být pozměněny a konfigurovány v zásadě s „širokou koncepční volností“, takže alespoň jedna ze základních vlastností dotčeného výrobku není vlastní druhové funkci figurky na hraní nebo druhové funkci stavebnicové figurky. Z toho vyvozuje, že EUIPO i přes výše uvedená nesprávná posouzení správně potvrdil způsobilost zpochybněné ochranné známky k zápisu s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 40/94.

Pokud jde o druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, který zakazuje zápis označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, Tribunál zdůraznil, že se tento článek nepoužije, pokud existuje významný nefunkční prvek, jako je ozdobný nebo fantazijní prvek, který představuje základní vlastnost dotčeného označení, ale není nezbytný pro dosažení technického výsledku, pro který je dotyčný výrobek určen.

V projednávané věci Tribunál především konstatoval, že EUIPO měl správně za to, že netechnický výsledek výrobku spočívá ve schopnosti hrát si a evokaci „panáčka“ s lidskými rysy. Nicméně opomněl zohlednit skutečnost, že technický výsledek uvedeného výrobku zahrnuje také jeho sestavitelnost a modularitu.

Dále, ačkoli EUIPO považoval za základní vlastnosti „netechnické“ vlastnosti, nepovažoval naproti tomu za základní vlastnosti technické vlastnosti.

Konečně, ačkoli je technický účel související se sestavitelností a modularitou ochranné známky dosažen prostřednictvím některých základních vlastností, existují rovněž další základní vlastnosti, které nejsou, s ohledem na svou ozdobnou a fantazijní povahu vyplývající z volnosti tvůrce, nezbytné pro dosažení technického účelu. Proto Tribunál dospěl k závěru, že EUIPO i přes konstatovaná nesprávná posouzení správně potvrdil způsobilost zpochybněné ochranné známky k zápisu také s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94.

( 1 ) – Ochranná známka byla zapsána pro výrobky spadající do tříd 9, 25 a 28.

( 2 ) – Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění změn, ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

( 3 ) – Viz zejména rozsudky ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P až C‑340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129), a ze dne 23. dubna 2020, Gömböc (C‑237/19, EU:C:2020:296).