—

za Oberbank AG S. Jackermeierem, Rechtsanwalt,

—

za Banco Santander SA a Santander Consumer Bank AG B. Goebelem, Rechtsanwalt,

—

za Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV S. Fischoederem, U. Lükenem a U. Karpensteinem, Rechtsanwälte,

—

za španělskou vládu N. Díaz Abad, jako zmocněnkyní,

—

za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

—

za vládu Spojeného království S. Brighouse, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s S. Ford, barrister,

—

za Evropskou komisi F. W. Bulstem a G. Braunem, jako zmocněnci,

1

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce se týkají výkladu čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25, a oprava Úř. věst. 2009, L 11, s. 86).

2

Tyto žádosti byly podány v rámci sporů, pokud jde o věc C‑217/13, mezi Oberbank AG (dále jen „Oberbank“) a Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV (německé sdružení spořitelen, dále jen „DSGV“), a pokud jde o věc C‑218/13, mezi Banco Santander SA (dále jen „Banco Santander“) a Santander Consumer Bank AG (dále jen „Santander Consumer Bank“) na jedné straně a DSGV na straně druhé, jejichž předmětem jsou návrhy na prohlášení neplatnosti ochranné známky červené barvy bez obrysů, jejímž majitelem je sdružení DSGV.

3

Směrnice 2008/95 zrušila a nahradila první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1,Zvl. vyd. 17/001, s. 92).

4

Bod 1 odůvodnění směrnice 2008/95 uvádí:

„Směrnice [89/104] byla věcně změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.“

5

Body 6 a 10 odůvodnění směrnice 2008/95, které v podstatě odpovídají pátému a devátému bodu odůvodnění směrnice 89/104, uvádí.

[…]

6

Článek 2 směrnice 2008/95, nadepsaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“, jenž zní stejně jako článek 2 směrnice 89/104, stanoví:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění […], pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“

7

Článek 3 směrnice 2008/95, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, který bez podstatné změny přebírá obsah článku 3 směrnice 89/104, stanoví:

„1.   Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

[…]

[…]

3.   Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.

[…]“

8

Ustanovení § 8 odst. 2 bodu 1 zákona o ochranných známkách (Markengesetz) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, dále jen „MarkenG“), stanoví:

„Do rejstříku nebudou zapsány ochranné známky,

9

Ustanovení § 8 odst. 3 MarkenG stanoví:

„[Odstavec 2 bod 1] se nepoužije, pokud se ochranná známka prosadila u zúčastněných kruhů před rozhodnutím o zápisu v důsledku svého užívání pro výrobky nebo služby uvedené v přihlášce.“

10

Ustanovení § 37 odst. 2 MarkenG zní:

„Vyplývá-li z přezkumu, že ochranná známka v den podání přihlášky k zápisu […] nesplňovala podmínky stanovené v § 8 odst. 2 bodech 1, 2 nebo 3, ale že důvod pro zamítnutí zápisu po dni podání přihlášky zanikl, nelze přihlášku zamítnout, pokud přihlašovatel souhlasí s tím, že se dnem podání přihlášky bez ohledu na původní den podání přihlášky […] rozumí den, kdy zanikl důvod pro zamítnutí, a že tento den je rozhodný pro určení seniority ve smyslu § 6 odst. 2.“

11

Ustanovení § 50 odst. 1 a odst. 2 MarkenG zní:

„1.   Zapsaná ochranná známka je prohlášena za neplatnou na základě návrhu, pokud byla zapsána v rozporu s ustanovením [§ 8].

2.   Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s ustanovením [§ 8 odst. 2 bodu 1], může být zápis prohlášen za neplatný pouze tehdy, existuje-li důvod pro zamítnutí ještě v okamžiku rozhodnutí o návrhu na prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou.“

12

Z předkládacích rozhodnutí vyplývá, že dne 7. února 2002 podalo sdružení DSGV přihlášku k zápisu ochranné známky červené barvy HKS 13 bez obrysů (dále jen „dotčená ochranná známka“) pro soubor výrobků a služeb.

13

Rozhodnutím ze dne 4. září 2003 Deutsches Patent-und Markenamt (německý úřad pro patenty a ochranné známky, dále jen „DPMA“) tuto přihlášku zamítl. Sdružení DSGV podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání, omezilo přihlášku na některé služby spadající do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a předložilo výsledky průzkumu mezi spotřebiteli ze dne 24. ledna 2006.

14

Rozhodnutím ze dne 28. června 2007 DPMA toto rozhodnutí zrušil z důvodu, že u služeb, na které se v dané chvíli vztahovala uvedená přihláška k zápisu, bylo třeba na základě předloženého průzkumu dojít k závěru, že se dotčená ochranná známka prosadila u zúčastněných kruhů ve smyslu § 8 odst. 3 MarkenG, a to u 67,9 %. Uvedená ochranná známka byla tudíž dne 11. července 2007 zapsána pro služby v uvedené třídě 36 odpovídající v podstatě různým finančním službám v oblasti retailového bankovnictví.

15

Dne 15. ledna 2008 podala společnost Oberbank návrh na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou, přičemž zejména tvrdila, že tato ochranná známka nezískala rozlišovací způsobilost užíváním. Sdružení DSGV tento návrh zpochybnilo.

16

Rozhodnutím ze dne 16. června 2009 DPMA uvedený návrh zamítl, jelikož měl za to, že dotčená ochranná známka, i když postrádá vlastní rozlišovací způsobilost, získala rozlišovací způsobilost užíváním, jak o tom svědčí průzkum mezi spotřebiteli ze dne 24. ledna 2006 a další dokumenty předložené sdružením DSGV.

17

Společnost Oberbank podala k předkládajícímu soudu žalobu, kterou se domáhá zrušení tohoto rozhodnutí a prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou. Před předkládajícím soudem se společnost Oberbank dovolává toho, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Sdružení DSGV navrhuje zamítnutí této žaloby a pokud jde o nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním, předkládá další průzkum mezi spotřebiteli provedený v červnu 2011.

18

Dne 19. října 2009 podala každá ze společností Banco Santander a Santander Consumer Bank návrh na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou, ve kterém se dovolávala důvodů podobných těm, které vznesla společnost Oberbank ve svém návrhu ze dne 15. ledna 2008. Aby podpořily své návrhy na prohlášení neplatnosti, předložily tyto společnosti DPMA mimo jiné několik dalších výsledků veřejného mínění a znaleckých posudků. Sdružení DSGV tyto návrhy zpochybnilo.

19

DPMA obě tato řízení spojil a rozhodnutím ze dne 24. dubna 2012 tyto návrhy zamítl z důvodů obdobných těm, které uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 16. června 2009.

20

Společnosti Banco Santander a Santander Consumer Bank proti tomuto rozhodnutí podaly žalobu k předkládajícímu soudu, která je podobná žalobě podané společností Oberbank ve druhé věci. Tvrdí navíc, že důkazní břemeno o získání rozlišovací způsobilosti užíváním přísluší v rámci řízení o prohlášení neplatnosti majiteli ochranné známky. Sdružení DSGV opět navrhuje zamítnutí této žaloby.

21

Předkládající soud zaprvé uvádí, že barva HKS 13 postrádá vlastní rozlišovací způsobilost a že za účelem určení, zda barevná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání, judikatura německých soudů vyžaduje, aby byl proveden průzkum mezi spotřebiteli s cílem zjistit „regularizovaný“ stupeň rozpoznatelnosti či „stupeň prosazení se“ dotyčné ochranné známky.

22

Předkládající soud uvádí, že s ohledem na zvláštní povahu projednávaného případu by pouze při stupni prosazení se dotčené ochranné známky vyšším než 70 % bylo možné konstatovat, že tato známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, přičemž tato zvláštní povaha spočívá zejména v tom, že se jedná o barvu jako takovou a že na základě výdajů na reklamu vynaložených sdružením DSGV nelze určit, zda se tomuto sdružení podařilo, že se barevný odstín HKS 13 prosadil ve vztahu ke službám, které nabízí, jakožto ochranná známka.

23

Předkládající soud se zabývá otázkou, jak dalece se musí barevná ochranná známka bez obrysů u zúčastněných kruhů prosadit, aby vykazovala rozlišovací způsobilosti získanou užíváním. Poukazuje na to, že Soudní dvůr dosud v tomto ohledu nerozhodl.

24

Zadruhé se předkládající soud domnívá, že výsledek sporů závisí na tom, zda existence rozlišovací způsobilosti získané užíváním musí být posuzována ke dni podání přihlášky nebo ke dni zápisu sporné ochranné známky. Konstatuje, že podle německého práva musí být zápis ochranné známky prohlášen za neplatný, pokud tato známka nezískala rozlišovací způsobilost užíváním před rozhodnutím o zápisu podle § 8 a § 50 odst. 1 MarkenG nebo pokud ochranná známka nezískala rozlišovací způsobilost užíváním ke dni rozhodnutí o návrhu o prohlášení neplatnosti podle § 50 odst. 2 první věty MarkenG.

25

Předkládající soud zdůrazňuje, že německou právní úpravu je však třeba vykládat v tom smyslu, že Spolková republika Německo nevyužila možnosti stanovené ve druhé větě čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95. Ustanovení § 8 bodu 3 MarkenG musí totiž podle jeho názoru být vykládáno ve světle § 37 odst. 2 tohoto zákona, který vyžaduje, aby ochranná známka mohla být zapsána pouze tehdy, vykazuje-li rozlišovací způsobilost ke dni podání přihlášky. Získala-li ochranná známka takovou způsobilost po dni podání přihlášky k zápisu, toto ustanovení výslovně stanoví časový posun seniority, s výhradou souhlasu přihlašovatele, přičemž tento posun se podle názoru předkládajícího soudu rovná zpětvzetí přihlášky a následnému podání nové přihlášky. Uvedený soud tvrdí, že německá právní úprava musí být tudíž vykládána v tom smyslu, že ochranná známka musí získat rozlišovací způsobilost ke dni podání přihlášky a že totéž platí v rámci řízení o prohlášení neplatnosti.

26

Je-li v projednávaném případě rozhodující den zápisu, nedosáhl stupeň rozpoznatelnosti 70 %. Je-li však rozhodující den podání přihlášky k zápisu, je třeba přezkoumat situaci v době podání této přihlášky.

27

Zatřetí předkládající soud uvádí, že řešení sporů v původním řízení závisí také na tom, jak by měl rozhodnout v případě, že některé skutečnosti, jež jsou relevantní pro řešení sporů, již nelze určit.

28

Za těchto podmínek se Bundespatentgericht rozhodl přerušit řízení ve všech věcech v původním řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

29

Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 14. května 2013 byly projednávané věci spojeny pro účely písemné i ústní části řízení, jakož i pro účely rozsudku.

30

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce odkazují na směrnici 2008/95. Soudní dvůr tedy poskytne výklad této směrnice požadovaný předkládajícím soudem. Je však třeba poznamenat, že tato směrnice podle svého článku 18 vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dnem 28. listopadu 2008. Z předkládacího rozhodnutí ve věci C‑217/13 přitom vyplývá, že společnost Oberbank podala návrh na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky u DPMA dne 15. ledna 2008, tedy v době, kdy ještě platila směrnice 89/104.

31

Pro případ, že předkládající soud nakonec konstatuje, že se na spor v původním řízení v uvedené věci vztahuje směrnice 89/104, je třeba uvést, že odpovědi dané v tomto rozsudku na položené otázky lze přenést na tento předcházející právní předpis. Při přijímání relevantních ustanovení směrnice 2008/95, která podle bodu 1 odůvodnění pouze kodifikuje směrnici 89/104, totiž nedošlo oproti odpovídajícím ustanovením směrnice 89/104 k žádným podstatným změnám jejich znění, kontextu nebo účelu.

32

Ze stejného důvodu se judikatura týkající se relevantních ustanovení směrnice 89/104 nadále vztahuje na odpovídající ustanovení směrnice 2008/95.

33

Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního práva, podle kterého je v rámci řízení, která se zabývají otázkou, zda barevná ochranná známka bez obrysů získala rozlišovací způsobilost užíváním, ve všech případech nutné, aby výsledek průzkumu mezi spotřebiteli dosáhl stupně rozpoznatelnosti této ochranné známky nejméně ve výši 70 %.

34

Společnosti Oberbank, Banco Santander a Santander Consumer Bank, jakož i španělská a polská vláda se domnívají, že odpověď na tuto otázku by měla být záporná. Na podporu tohoto postoje se společnost Oberbank dovolává zejména zvláštní povahy barevných ochranných známek, společnosti Banco Santander a Santander Consumer Bank poukazují na obecný zájem na zachování dostupnosti barev a sníženou schopnost dotčené ochranné známky skutečně sloužit jako ochranná známka, španělská vláda se odvolává na nedostatečnou povahu jiných důkazů v případě barevných ochranných známek a polská vláda na potřebu chránit spotřebitele před omylem.

35

Sdružení DSGV, vláda Spojeného království a Evropská komise mají za to, že odpověď na tuto první otázku by měla být kladná. Jsou přesvědčeny, že čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice 2008/95 vyžaduje posouzení všech relevantních okolností.

36

Úvodem je třeba připomenout, že barva sama o sobě může za určitých podmínek tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice 2008/95 (v tomto smyslu viz rozsudky Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, body 27 až 42, a Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, bod 42).

37

Obecná schopnost označení tvořit ochrannou známku však neznamená, že toto označení má nutně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 ve vztahu k určitému výrobku nebo určité službě (per analogiam viz rozsudek OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, bod 29 a citovaná judikatura). V projednávaném případě z předkládacích rozhodnutí vyplývá, že i když je dotčená ochranná známka schopna tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice 2008/95, postrádá nicméně vlastní rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice. Z žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce rovněž vyplývá, že se předkládající soud z tohoto důvodu snaží pouze o objasnění, jakým způsobem je třeba posoudit, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, a konkrétně, zda toto posouzení může rozhodujícím způsobem záviset na výsledku průzkumu mezi spotřebiteli.

38

Podle ustálené judikatury platí, že rozlišovací způsobilost ochranné známky získaná v důsledku jejího užívání, stejně jako rozlišovací způsobilost, která podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 představuje jednu z obecných podmínek pro zápis ochranné známky, znamená, že je tato známka schopna identifikovat výrobek nebo službu, na které se vztahuje, jako pocházející od určitého podniku, a tudíž je odlišit od výrobku či služby jiných podniků (rozsudky Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 a C‑109/97, EU:C:1999:230, bod 46, jakož i Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, bod 35).

39

Podle rovněž ustálené judikatury musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky, ať už vlastní nebo získaná užíváním, posouzena nejen ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, ale také ve vztahu k předpokládanému vnímání zúčastněných kruhů, tj. běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb (rozsudky Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, bod 34 a citovaná judikatura, jakož i Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, bod 25).

40

Pokud jde o otázku, jakým způsobem je třeba určit, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, z ustálené judikatury vyplývá, že příslušný orgán pro zápis ochranných známek musí provést konkrétní přezkum (rozsudky Libertel, EU:C:2003:244, bod 77, a Nichols, C‑404/02, EU:C:2004:538, bod 27), a celkově posoudit skutečnosti, které mohou prokázat, že se ochranná známka stala schopnou identifikovat dotčený výrobek nebo službu jako pocházející od určitého podniku (Windsurfing Chiemsee, EU: C: 1999:230, bod 49, a Nestlé, EU: C: 2005:432, bod 31). Tyto skutečnosti se musí mimoto vztahovat k užívání ochranné známky jakožto ochranné známky, tj. pro účely takové identifikace zúčastněnými kruhy (rozsudky Philips, EU:C:2002:377, bod 64, jakož i Nestlé, EU:C: 2005:432, body 26 a 29).

41

V rámci takového posouzení mohou být zohledněny zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzita, geografické rozšíření a doba užívání této ochranné známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 51, a Nestlé, EU:C:2005:432, bod 31).

42

Pokud na základě těchto skutečností příslušný orgán shledá, že zúčastněné kruhy, nebo alespoň jejich podstatná část, identifikují díky dotyčné ochranné známce výrobek nebo službu jako pocházející od určitého podniku, musí z toho v každém případě vyvodit, že podmínka požadovaná v čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95 pro to, aby ochranná známka nebyla zamítnuta nebo prohlášena za neplatnou, je splněna (v tomto smyslu viz rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 52, a Philips, EU:C:2002:377, bod 61).

43

Je třeba rovněž uvést, že unijní právo nebrání tomu, aby v případě, že se příslušný orgán setká se zvláštními obtížemi při hodnocení rozlišovací způsobilosti získané užíváním ochranné známky, jejíž zápis nebo prohlášení neplatnosti se žádá, může za podmínek stanovených ve vnitrostátním právu nařídit průzkum mezi spotřebiteli určený k ujasnění jeho rozhodnutí (v tomto smyslu viz rozsudek Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230 bod 53 a citovaná judikatura). V případě, že skutečně nařídí takový průzkum, přísluší mu stanovit procentní podíl spotřebitelů, který bude považovat za dostatečně významný (per analogiam viz rozsudek Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, bod 89).

44

Okolnosti, za kterých lze na podmínku spojenou se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním, uvedenou v čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, nahlížet jako na splněnou, však nemohou být zjištěny pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou stanovené procentní podíly (rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 52, a Philips, EU:C:2002:377, bod 62).

45

V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v rámci celkového posouzení skutečností, které mohou prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, se zajisté může zejména jevit, že vnímání zúčastněných kruhů není nezbytně stejné u každé kategorie ochranných známek, a že se tudíž může ukázat náročnějším prokázat rozlišovací způsobilost, včetně té, jež byla získána užíváním, ochranných známek určitých kategorií než ochranných známek jiných kategorií (rozsudky Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, bod 52 a citovaná judikatura, jakož i Nichols, EU:C:2004:538, bod 28).

46

Avšak článek 2, ani čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice 2008/95 mezi kategoriemi ochranných známek nerozlišují. Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti takových barevných ochranných známek bez obrysů, jako je ochranná známka dotčená v původním řízení, včetně rozlišovací způsobilosti získané v důsledku užívání, jsou tedy stejná jako kritéria, která se použijí na jiné kategorie ochranných známek (per analogiam viz rozsudky Philips, EU:C:2002:377, bod 48, jakož i Nichols, EU:C:2004:538, body 24 a 25).

47

Obtíže, s nimiž může být na základě jejich povahy spojeno prokázání rozlišovací způsobilosti některých kategorií ochranných známek a jež lze oprávněně vzít v úvahu, proto neodůvodňují stanovení přísnějších kritérií pro posouzení uvedené způsobilosti, která by nahrazovala kritérium rozlišovací způsobilosti, jak je vykládáno v judikatuře, jež se týká jiných kategorií ochranných známek, nebo se od něj odchylovala (v tomto smyslu viz rozsudek Nichols, EU:C:2004:538, bod 26, jakož i per analogiam rozsudek OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, bod 34).

48

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze uvést obecně, například odkazem na stanovené procentní podíly týkající se stupně rozpoznatelnosti ochranné známky ve zúčastněných kruzích, kdy ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, a že ani u takových barevných ochranných známek bez obrysů, jako je ochranná známka dotčená v původním řízení – a i přesto, že průzkum mezi spotřebiteli může být jednou ze skutečností umožňujících posoudit, zda taková ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním – nemůže být výsledek takového průzkumu jedinou rozhodující skutečností, na základě které lze konstatovat existenci rozlišovací způsobilosti získané užíváním.

49

S ohledem na tyto úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního práva, podle kterého je v rámci řízení, která se zabývají otázkou, zda barevná ochranná známka bez obrysů získala rozlišovací způsobilost užíváním, ve všech případech nutné, aby výsledek průzkumu mezi spotřebiteli dosáhl stupně rozpoznatelnosti této ochranné známky nejméně ve výši 70 %.

50

Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 3 odst. 3 první věta směrnice 2008/95 vykládána v tom smyslu, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky postrádající vlastní rozlišovací způsobilost je třeba za účelem posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, přezkoumat, zda byla taková způsobilost získána před podáním přihlášky k zápisu této ochranné známky, pokud majitel sporné ochranné známky tvrdí, že v každém případě získala rozlišovací způsobilost užíváním po podání přihlášky k zápisu, ale před jejím zápisem, přičemž předkládající soud v této souvislosti uvádí, že německé právo musí být vykládáno v tom smyslu, že Spolková republika Německo nevyužila možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě této směrnice.

51

Pokud jde o posledně uvedené upřesnění, sdružení DSGV a Komise tvrdí, že je tato otázka nepřípustná. Jsou totiž přesvědčeny o tom, že prezentace vnitrostátního právního rámce, jak ji provedl předkládající soud, je chybná. Spolková republika Německo podle jejich názoru využila možnosti uvedené ve zmíněné druhé větě, což činí tuto druhou otázku hypotetickou.

52

V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudnímu dvoru nepřísluší, aby se v rámci systému soudní spolupráce zavedeného článkem 267 SFEU vyjadřoval k výkladu vnitrostátních ustanovení, ani aby posuzoval, zda jejich výklad, který poskytuje předkládající soud, je správný. Soudnímu dvoru totiž přísluší, aby vzal v rámci rozdělení pravomocí mezi ním a vnitrostátními soudy v úvahu takový skutkový a legislativní kontext, do něhož jsou předběžné otázky zasazeny, jaký vyplývá z předkládacího rozhodnutí (rozsudky Fundación Gala-Salvador Dalí a VEGAP, C‑518/08, EU:C:2010:191, bod 21 a citovaná judikatura, jakož i Logstor ROR Polska, C‑212/10, EU:C:2011:404, bod 30).

53

Za těchto podmínek je třeba, aby Soudní dvůr odpověděl na druhou otázku, která je mu položena na základě zjištění provedeného předkládajícím soudem, podle něhož je třeba německé právo v projednávaném případě vykládat tak, že Spolková republika Německo neprovedla do vnitrostátního práva možnost stanovenou v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95, a tudíž konstatoval, že je tato otázka přípustná.

54

Co se týče věci samé, společnost Oberbank tvrdí, že čl. 3 odst. 3 první věta směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že obě data uvedená předkládajícím soudem jsou relevantní a že důkazy o rozlišovací způsobilosti získané užíváním musí být předloženy k těmto dvěma datům.

55

Společnosti Banco Santander a Santander Consumer Bank, jakož i španělská a polská vláda mají za to, že jelikož daný členský stát nevyužil možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95, musí se důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním vztahovat ke dni podání přihlášky k zápisu. Komise se podpůrně přiklání k témuž výkladu. Sdružení DSGV tvrdí, že v takovém řízení o prohlášení neplatnosti, jako je řízení dotčené ve věci v původním řízení, je v každém případě relevantní den zápisu.

56

Podle čl. 3 odst. 3 první věty směrnice 2008/95 nebude přihláška ochranné známky zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d) této směrnice, pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost

57

Z jednoznačného znění této první věty tak jasně vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí sdružení DSGV, se v rámci řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky, ve kterém je dovoláván jeden nebo několik důvodů neplatnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2008/95 a ve kterém je zjištěno, že se alespoň jeden z těchto důvodů uplatní, může sporná ochranná známka vyhnout uplatnění dovolávaného důvodu či důvodů pouze v případě, že získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání před podáním přihlášky k zápisu.

58

Tento doslovný výklad je podpořen systematikou ustanovení, v němž je tato první věta začleněna. Druhá věta čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95 totiž výslovně stanoví možnost členských států rozšířit použití možnosti stanovené v první větě tohoto čl. 3 odst. 3 v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána užíváním po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.

59

Kdyby se ovšem měla první věta uvedeného čl. 3 odst. 3 vykládat tak, že se rovněž vztahuje na rozlišovací způsobilost získanou užíváním sporné ochranné známky po dni podání přihlášky k zápisu, jak navrhuje společnost Oberbank a sdružení DSGV, byla by možnost nabízená členským státům uvedenou druhou větou fiktivní a toto ustanovení by bylo zbaveno veškerého užitečného účinku.

60

Je nicméně důležité připomenout, že výklad v bodě 57 tohoto rozsudku nevylučuje možnost, aby příslušný orgán zohlednil skutečnosti, které ač následovaly po datu podání přihlášky k zápisu, umožňují učinit závěry o dané situaci k tomuto datu (v tomto smyslu viz rozsudek L & D v. OHIM, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, bod 71 a citovaná judikatura).

61

Z těchto úvah vyplývá, že na druhou otázku je třeba odpovědět tak, že pokud členský stát nevyužil možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95, musí být čl. 3 odst. 3 první věta této směrnice vykládána v tom smyslu, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky postrádající vlastní rozlišovací způsobilost je třeba za účelem posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, přezkoumat, zda byla taková způsobilost získána před dnem podání přihlášky k zápisu této ochranné známky. V tomto ohledu je irelevantní, že majitel sporné ochranné známky tvrdí, že tato známka v každém případě získala rozlišovací způsobilost užíváním po podání přihlášky k zápisu, ale před jejím zápisem.

62

Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 3 odst. 3 první věta směrnice 2008/95 vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby v rámci řízení o prohlášení neplatnosti byla sporná ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud postrádá vlastní rozlišovací způsobilost a její majitel není schopen prokázat, že tato ochranná známka získala před podáním přihlášky k zápisu rozlišovací způsobilost v důsledku užívání.

63

Společnosti Oberbank, Banco Santander a Santander Consumer Bank, jakož i španělská vláda se domnívají, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti nese důkazní břemeno o rozlišovací způsobilosti získané užíváním sporné ochranné známky majitel této ochranné známky. Polská vláda se naopak domnívá, že k odpovědi na třetí otázku jsou výhradně příslušné členské státy v souladu s bodem 6 odůvodnění směrnice 2008/95.

64

Sdružení DSGV a Komise mají pochybnosti o přípustnosti této otázky. Sdružení DSGV tvrdí, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti nese důkazní břemeno navrhovatel. Komise se v podstatě domnívá, že nic nebrání tomu, aby důkazní břemeno nesl majitel dotyčné ochranné známky.

65

Úvodem je třeba z důvodů již uvedených v bodě 52 tohoto rozsudku zamítnout námitku sdružení DSGV a Komise týkající se přípustnosti třetí otázky a odpovědět na ni na základě zjištění provedeného předkládajícím soudem, podle něhož je třeba německé právo v projednávaném případě vykládat tak, že Spolková republika Německo neprovedla do vnitrostátního práva možnost stanovenou v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95.

66

Co se týče věci samé, je třeba uvést, že bod 6 odůvodnění směrnice 2008/95 zajisté zejména uvádí, že členské státy by si měly podržet úplnou volnost při úpravě procesních ustanovení o neplatnosti ochranných známek získaných zápisem nebo například při stanovení formy řízení ve věcech neplatnosti. Nelze z toho však dovodit, že otázka důkazního břemene o rozlišovací způsobilosti získané užíváním v rámci řízení o prohlášení neplatnosti na základě čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2008/95 představuje takové procesní ustanovení spadající do pravomoci členských států.

67

Kdyby totiž otázka důkazního břemene o rozlišovací způsobilosti získané užíváním ochranné známky v rámci řízení o prohlášení neplatnosti uvedené ochranné známky spadala do oblasti vnitrostátního práva členských států, mohlo by to pro majitele ochranných známek znamenat proměnlivou ochranu v závislosti na dotyčném právu, takže „prvořadý“ cíl, aby ochranné známky „požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany“, jak uvádí bod 10 odůvodnění směrnice 2008/95, by nebyl dosažen (per analogiam viz rozsudky C‑405/03, EU:C:2005:616, bod 73 a citovaná judikatura, jakož i H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, bod 40).

68

S ohledem na tento cíl, jakož i na strukturu a systematiku čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, je třeba poznamenat, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti přísluší důkazní břemeno o rozlišovací způsobilosti získané užíváním sporné ochranné známky majiteli této ochranné známky, který se na tuto rozlišovací způsobilost odvolává.

69

Zaprvé je totiž třeba uvést, že stejně jako představuje získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním v rámci řízení o zápisu výjimku z důvodů pro zamítnutí stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2008/95 (v tomto smyslu viz rozsudek Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, EU:C:2006:530, bod 21), představuje získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním v rámci řízení o prohlášení neplatnosti výjimku, která vylučuje uplatnění důvodů pro neplatnost stanovených v tomto čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d). Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimku, přísluší tomu, kdo se jí snaží dovolávat, aby předložil důkaz odůvodňující její použití.

70

Zadruhé je nutno konstatovat, že majitel sporné ochranné známky je nejlépe schopen předložit důkazy o konkrétních skutečnostech k doložení tvrzení, podle kterého jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání. To platí zejména o skutečnostech, kterými lze takové užívání prokázat, jejichž demonstrativní výčet, jako je intenzita, rozšíření a doba užívání této ochranné známky, jakož i výše investic vynaložených na její propagaci, uvádí judikatura připomenutá v bodech 40 a 41 tohoto rozsudku.

71

Je-li tedy majitel sporné ochranné známky příslušným orgánem vyzván, aby předložil důkaz o tom, že ochranná známka postrádající vlastní rozlišovací způsobilost získala rozlišovací způsobilost užíváním, a není schopen takový důkaz poskytnout, je nutné rozhodnout o neplatnosti uvedené ochranné známky.

72

Důvody, proč majitel ochranné známky nedokáže předložit takový důkaz, jsou v tomto ohledu irelevantní. V opačném případě by nebylo možné vyloučit, že by ochranná známka nadále využívala ochrany poskytované směrnicí 2008/95, i když by vzhledem k tomu, že se na ni vztahuje jeden z důvodů neplatnosti stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d) této směrnice, nebyla schopna plnit základní funkci ochranné známky, a proto by nemohla být touto směrnicí chráněna. Z tohoto důvodu takové důkazní břemeno není v rozporu se zásadou ochrany legitimního očekávání majitele ochranné známky na rozdíl od toho, co tvrdí sdružení DSGV.

73

Kromě toho, jak vyplývá z bodu 61 tohoto rozsudku, je v rámci čl. 3 odst. 3 první věty směrnice 2008/95 za účelem posouzení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, třeba přezkoumat, zda byla taková rozlišovací způsobilost získána před podáním přihlášky k zápisu této ochranné známky.

74

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že pokud členský stát nevyužil možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95, musí být čl. 3 odst. 3 první věta uvedené směrnice vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby v rámci řízení o prohlášení neplatnosti byla sporná ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud postrádá vlastní rozlišovací způsobilost a její majitel není schopen prokázat, že tato ochranná známka získala před podáním přihlášky k zápisu rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání.

75

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto: