1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

2

Tato žádost bylo předložena v rámci sporu mezi UDV North America Inc. (dále jen „UDV“), společností se sídlem ve Stamfordu (Spojené státy), a Brandtraders NV (dále jen „Brandtraders“), společností se sídlem v Zeebrugge (Belgie), ohledně toho, že posledně uvedená společnost užívá ochrannou známku Společenství Smirnoff Ice, jíž je UDV majitelkou.

3

Sedmý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 zní:

„[…] ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní; […] ochrana platí i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb; […] pojem „podobnost“ je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností [nebezpečím] záměny; […] pravděpodobnost [nebezpečí] záměny, která[é] závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku“.

4

Článek 9 nařízení č. 40/97 s nadpisem „Práva z ochranné známky Společenství“ stanoví:

„1.   Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

2.   Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

[…]“

5

Společnost UDV je majitelkou ochranné známy Společenství Smirnoff Ice. Tato ochranná známka byla zapsána pod číslem 001540913 s účinností od 6. března 2000 pro výrobky třídy 33 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, odpovídající popisu „Alkoholické nápoje, a to destilované lihoviny a likéry“.

6

Brandtraders provozuje internetové stránky (dále jen „internetové stránky“), na nichž členské společnosti mohou jakožto prodávající či kupující anonymně umístit inzerát a na nichž mohou rovněž anonymně vyjednávat o svých transakcích, případně dosáhnout dohody v souladu s obecnými podmínkami uvedenými na těchto stránkách.

7

Internetové stránky mohou navštěvovat i nečleni. Mohou na nich sledovat nabídku a poptávku, není jim však poskytována žádna informace o místě, kde se zboží nachází, ani o ceně, která je za něj požadována.

8

Jakmile je Brandtraders o dohodě informována, uzavírá podle obecných podmínek s kupujícím coby komisionářka prodávajícího za provizi kupní smlouvu, tj. uzavírá ji jménem vlastním, ale na účet prodávajícího.

9

Dne 11. prosince 2001 umístil jeden z prodávajících na internetové stránky nabídku zboží s názvem „Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5 %“, přičemž uvedl nabízené množství a skutečnost, že se jedná o zboží s celním statusem označovaným jako „T 1“, tj. se statusem zboží ve vnějším tranzitu Společenství.

10

Dne 13. prosince 2001 vyhotovil soudní úředník na žádost UDV protokol, který obsahuje kopii celých internetových stránek, a tedy i nabídky týkající se předmětného zboží, v podobě, v jaké byly stránky přístupné nečlenům.

11

Dne 19. prosince 2001 voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel vydal na základě zápůrčí žaloby podané UDV usnesení, jímž společnosti Brandtraders uložil povinnost zachovat předmětné zboží ve stávajícím stavu pod hrozbou pokuty ve výši 500 eur za každý přemístěný kus zboží. Tímto usnesením byl rovněž jmenován znalec za účelem podrobnějšího popisu tvrzeného porušení práva.

12

Jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí a ze spisu, byla ohledně skutkových okolností původní věci s přihlédnutím ke znaleckému posudku učiněna následující zjištění.

13

Společnost Hillyard Trading Ltd (dále jen „Hillyard“), se sídlem na Gibraltaru, dosáhla na základě nabídky, kterou umístila na internetové stránky, dohody s Checkprice UK Ltd (dále jen „Checkprice“), společností usazenou v Norwich (Spojené království), ohledně prodeje 3040 kartonů po 24 lahvích Smirnoff Ice pocházejících z Kapského města (Jihoafrická republika).

14

Dne 3. září 2001 Brandtraders uzavřela vlastním jménem na účet společnosti Hillyard kupní smlouvu se společností Checkprice, do níž vtělila prodejní podmínky, na nichž se společnosti Hillyard a Checkprice dohodly, a zaslala rovněž společnosti Hillyard dopis, jímž ji informovala o uzavření smlouvy. Ochranná známka Smirnoff Ice byla uvedena v tomto potvrzujícím dopise, ve smlouvě však uvedena nebyla. Ve zmíněném dopise bylo rovněž uvedeno, že Brandtraders jednala vlastním jménem na účet prodávajícího.

15

Dne 15. října 2001 Brandtraders zaslala společnosti Checkprice fakturu pouze na 2846 kartonů neprocleného zboží, neboť 194 kartonů bylo poškozeno při vykládce. Tato faktura obsahovala prodejní cenu navýšenou o provizi společnosti Brandtraders. Byla na ní uvedena ochranná známka Smirnoff Ice.

16

Po zaplacení této faktury dne 22. října 2001 bylo zboží poté, co bylo vyloženo v přístavu Felixstowe (Spojené království), zpřístupněno společnosti Checkprice. Následně bylo uvedeno do volného oběhu.

17

Dne 30. října 2001 po obdržení dobropisu vystaveného dne 29. října 2001 společností Hillyard za poškozené kartony, zaplatila Bradtraders fakturu, kterou jí za předmětné zboží Hillyard zaslala dne 18. září 2001. Na této faktuře byla uvedena ochranná známka Smirnoff Ice.

18

Dne 28. prosince 2001 obeslala UDV v rámci zápůrčí žaloby Brandtraders před voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, který rozhodoval v řízení o předběžném opatření.

19

Usnesením ze dne 1. dubna 2002 byla tato žaloba prohlášena za přípustnou a opodstatněnou.

20

Podle tohoto usnesení, které bylo vydáno na základě kontradiktorního řízení, porušila Brandtraders ustanovení čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94 nejprve tím, že od společnosti Hillyard koupila dne 3. září 2001 zásilku lahví Smirnoff Ice, kterou následně prodala společnosti Checkprice, dále tím, že na tuto transakci dělala předem reklamu na internetových stránkách, a konečně tím, že na těchto internetových stránkách dělala na tuto transakci reklamu znovu dne 13. prosince 2001. Společnosti Brandtraders bylo dále uloženo zdržet se opakování těchto protiprávních jednání pod hrozbou pokuty ve výši 100 eur za každé porušení.

21

Hof van beroep te Brussel, který rozhodoval o odvolání proti uvedenému usnesení, toto usnesení rozsudkem ze dne 23. září 2003 zrušil a zápůrčí žalobu podanou společností UDV zamítl jako neopodstatněnou.

22

Uvedený soud zaprvé rozhodl, že vykládka zboží v přístavu Felixstowe logistickým partnerem společnosti Brandtraders nemůže být v žádném případě užíváním ochranné známky Smirnoff Ice touto společností.

23

Zadruhé hof van beroep te Brussel rozhodl, že vzhledem k tomu, že údaje uvedené na internetových stránkách nejsou na tyto stránky zanášeny společností Brandtraders a že tato společnost navíc nemá žádnou kontrolu nad nabídkami, které jsou na tyto stránky umísťovány, nelze předmětnou nabídku zboží s ochrannou známkou Smirnoff Ice přisuzovat této společnosti. Uvedený soud dospěl k závěru, že v daném případě se nejedná o užívání ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 40/94.

24

Zatřetí, pokud jde o uvedení ochranné známky Smirnoff Ice v obchodních listinách společnosti Brandtraders, zejména pak v potvrzujícím dopise a na fakturách, hof van beroep te Brussel rozhodl, že toto uvedení představuje užívání v obchodní styku, k němuž navíc dochází na území Společenství, i když se na něm zboží případně nenachází.

25

Tento soud je nicméně toho názoru, že vzhledem k tomu, že Brandtraders neužívala označení, které by bylo totožné s předmětnou ochrannou známkou, jakožto strana zainteresovaná na prodeji zboží, v němž byla sama smluvně vázána, neboť jednala na účet třetí osoby, tj. v daném případě na účet prodávajícího, neužívala toto označení ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94.

26

Společnost UDV podala kasační stížnost k Hof van Cassatie, kterou napadla rozsudek ze dne 23. září 2003, v níž argumentovala tím, že ačkoli hof van beroep te Brussel rozhodl o opaku, pro účely použití čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 se nevyžaduje – k tomu, aby mohl být učiněn závěr, že třetí zúčastněná osoba užívá označení ve smyslu uvedených ustanovení – aby tato třetí osoba, v daném případě Brandtraders jednající v postavení obchodního zprostředkovatele, jednala na vlastní účet nebo užívala předmětné označení jako strana zainteresovaná na prodeji zboží, v němž je sama smluvně vázána.

27

Za těchto podmínek se Hof van Cassatie rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

28

Vzhledem k tomu, že o odpovědi na položené otázky nelze rozumně pochybovat, Soudní dvůr vyrozuměl předkládající soud v souladu s čl. 104 odst. 3 druhým pododstavcem jednacího řádu, že hodlá rozhodnout usnesením s odůvodněním, a vyzval zúčastněné uvedené v článku 23 statutu Soudního dvora, aby předložili svá případná vyjádření k této otázce.

29

Ve své odpovědi na výzvu Soudního dvora nevznesla UDV žádnou námitku ohledně úmyslu Soudního dvora rozhodnout usnesením s odůvodněním. Vláda Spojeného království na tuto výzvu odpověděla, že si k této otázce nepřeje předložit vyjádření.

30

Podstatou otázek předkládajícího soudu je, zda pojem „užívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 zahrnuje takovou situaci, jaká je předmětem původní věci, v níž obchodní zprostředkovatel, který jedná vlastním jménem na účet prodávajícího, a není tedy stranou zainteresovanou na prodeji zboží, v němž je sám smluvně vázán, používá ve svých obchodních listinách ochrannou známku Společenství pro stejné výrobky nebo služby, pro jaké byla tato ochranná známka Společenství zapsána.

31

Na úvod je třeba zaprvé konstatovat, že jedno z protiprávních jednání vytýkaných společnosti Brandtraders, o němž hof van beroep te Brussel rozhodl v tom smyslu, že uvedení ochranné známky Smirnoff Ice tak, jak byla uvedena v nabídce, o kterou jde v původním řízení, na internetových stránkách, nelze přičítat společnosti Brandtraders, a tudíž není „užíváním“ ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 40/94, není předmětem dovolání společnosti UDV podaného k Hof van Cassatie, a tedy ani žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.

32

Není proto třeba zabývat se těmi argumenty uvedenými společností Brandtraders v jejím vyjádření, které se týkají tohoto protiprávního jednání.

33

Zadruhé, pokud jde o argumenty, které uvádí Brandtraders ve svém písemném vyjádření ohledně zásad vyplývajících z judikatury Soudního dvora, zejména pak z rozsudku ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735), ohledně zboží propuštěného do celního režimu vnějšího tranzitu a jednání spočívajícího v nabízení či dovozu zboží s označením totožným nebo podobným zapsané ochranné známce, na něž dopadá čl. 9 odst. 2 písm. b ) a c) nařízení č. 40/94, ani tyto argumenty není třeba zkoumat.

34

Protiprávní jednání tvrzené v původní věci se totiž týká jednání, které se váže k užívání takového označení v obchodních listinách ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94, k němuž podle hof van beroep te Brussel, a jak bylo uvedeno v bodě 24 tohoto usnesení, došlo na území Společenství, třebaže je možné, že se na něm zboží nenachází.

35

Nicméně, vzhledem k tomu, že rozsudek hof van beroep te Brussel nebyl u předkládajícího soudu v této části napaden dovoláním, není právní otázka, o níž hof van beroep te Brussel rozhodl, předmětem projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.

36

Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že předběžné otázky vycházejí z teze, kterou hájila Brandtraders před hof van beroep te Brussel a s níž se uvedený soud ztotožnil, podle které uvedení ochranné známky Smirnoff Ice v obchodních listinách společnosti Brandtraders, konkrétně pak v potvrzujícím dopise a na fakturách, není užíváním označení totožného se zapsanou ochrannou známkou ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94, protože Brandtraders toto označení neužívala jakožto strana zainteresovaná na prodeji zboží, v němž je sama smluvně vázána, neboť jednala na cizí účet, v daném případě na účet prodávajícího.

37

Ve svém písemném vyjádření Brandtraders opřela tuto tezi o následující argumentaci, která přebírá argumentaci vyloženou před hof van beroep te Brussel.

38

Podle belgického práva jedná takový komisionář, jaký vystupuje v původní věci, vlastním jménem na účet třetí osoby, komitenta, tj. v daném případě prodávajícího. Jestliže tedy jedná v rámci kupní smlouvy na učet prodávajícího, nezískává komisionář vlastnický titul ke zboží.

39

Brandtraders má přitom za to, že se může opřít o argument per analogiam vyplývající z judikatury Soudního dvora Beneluxu a tvrdí, že užívání označení totožného s ochrannou známkou třetí osobou se musí, má-li mít majitel této ochranné známky možnost zakázat je z titulu svého výlučného práva, týkat vlastního zboží této třetí osoby.

40

Proto vzhledem k tomu, že v daném případě se užívání uvedeného označení komisionářem již pojmově netýká jeho vlastních výrobků, nemůže podle Brandtraders majitel předmětné ochranné známky bránit tomuto užívání z titulu svého výlučného práva.

41

Tuto argumentaci je třeba odmítnout.

42

Vzhledem k ustálené judikatuře Soudního dvora k pojmu „užívání“ ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) (viz zejména rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273; ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989; ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017; ze dne 11. září 2007, Céline, C-17/06, Sb. rozh. s. I-7041, a ze dne 12. června 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 57), které je totožné s ustanovením čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94 a které musí být vykládáno stejným způsobem, totiž platí, že k tomu, aby se majitel ochranné známky mohl dovolávat svého výlučného práva za takové situace, jaká je předmětem původního řízení, která je upravena uvedeným článkem 5 a čl. 9 odst. 1 písm. a), tj. za situace, kdy třetí strana užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro něž byla ochranná známka zapsána, postačuje, jsou-li kumulativně splněny následující čtyři podmínky:

43

Vzhledem k těmto aplikačním podmínkám je bezvýznamná okolnost, že dotyčná třetí osoba užívá označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou pro výrobky, které nejsou jejími vlastními výrobky v tom smyslu, že k nim nemá vlastnický titul, a tato okolnost nemůže tedy sama o sobě znamenat, že toto použití nespadá pod pojem „užívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94.

44

Soudní dvůr nejprve rozhodl, že k tomu, aby uvedené užívání bylo považováno za užívání v obchodním styku, musí k němu docházet v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosáhnout hospodářských výhod, a nikoli v oblasti soukromé (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 40).

45

V daném případě k užívání, které je předmětem původní věci, dochází ze strany takového hospodářského subjektu, jako je Brandtraders, zjevně v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosáhnout hospodářských výhod.

46

V původní věci totiž není sporu o tom, že se Brandtraders účastnila kupní smlouvy a získala za tuto účast odměnu. Okolnost, že komisionář v tomto kontextu jedná na účet prodávajícího, je v tomto ohledu nerozhodná.

47

Dále je zřejmé, že užívání, které je předmětem původní věci, je užíváním pro výrobky, neboť, i když se nejedná o případ, kdy je na výrobky třetí osoby umístěno označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou, přesto dochází k užívání „pro zboží nebo služby“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, jestliže třetí osoba užívá uvedené označení takovým způsobem, že dojde k vytvoření spojitosti mezi uvedeným označením a zbožím uváděným na trh nebo službami poskytovanými třetí osobou, přičemž ve věci v původním řízení tomu tak je ve formě užívání předmětného označení v obchodních listinách (viz vtomto smyslu výše citované rozsudky Arsenal Football Club, bod 41, a Céline, body 22 a 23).

48

Jakmile je takováto spojitost prokázána, je ostatně nerozhodné, že třetí osoba užívá označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou, pro účely uvádění na trh výrobků, které nejsou jeho vlastními výrobky v tom smyslu, že k nim nenabývá vlastnický titul v průběhu transakce, do níž vstupuje.

49

Dále nelze zpochybnit, že užívání uvedeného označení třetí osobou v takové situaci, jako je situace v původní věci, může být cílovou veřejností vykládáno tak, že označuje třetí osobu jako podnik původu výrobků nebo tak, že k takovému označení směřuje, a je tedy s to v obchodním styku hodnověrně navozovat dojem existence materiálního spojení mezi těmito výrobky a jejich podnikem původu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 60).

50

Takovýmto užíváním si totiž třetí strana fakticky osobuje zásadní výsadu, kterou poskytuje ochranná známka svému majiteli, tj. výlučné právo užívat předmětné označení k rozlišení výrobků.

51

V takovém případě se zjevně jedná o užívání ochranné známky jakožto ochranné známky. V tomto ohledu je ostatně nerozhodné, zda k tomuto užívání dochází ze strany třetí osoby v rámci uvádění výrobků na trh na účet jiného hospodářského subjektu, který k nim má jako jediný vlastnický titul.

52

Rovněž není sporu o tom, že UDV nedala souhlas k tomu, aby Brandtraders používala označení, které je předmětem původní věci.

53

Z toho vyplývá, že použití označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou, třetí osobou za takových okolností, jako jsou okolnosti v původní věci, spadá pod pojem „užívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94, neboť jsou zjevně splněny všechny aplikační podmínky, které toto ustanovení uvádí k tomuto pojmu.

54

Vzhledem k výše uvedenému je třeba na otázky odpovědět tak, že pojem „užívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 zahrnuje takovou situaci, jaká je předmětem původní věci, v níž obchodní zprostředkovatel, který jedná vlastním jménem, avšak na účet prodávajícího, a který proto není stranou zainteresovanou na prodeji zboží, v němž je sám smluvně vázán, používá ve svých obchodních listinách označení, které je totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro než je zapsána.

55

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

Pojem „užívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství zahrnuje takovou situaci, jaká je předmětem původní věci, v níž obchodní zprostředkovatel, který jedná vlastním jménem, avšak na účet prodávajícího, a který proto není stranou zainteresovanou na prodeji zboží, v němž je sám smluvně vázán, používá ve svých obchodních listinách označení, které je totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro než je zapsána.