Věc C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

a

L’Oréal SA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 5 — Slovní ochranné známky Společenství BOTOLIST a BOTOCYL — Obrazové a slovní národní ochranné známky a ochranné známky Společenství BOTOX — Prohlášení neplatnosti — Relativní důvody pro zamítnutí — Poškození dobrého jména“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Důkazy, které musejí být předloženy majitelem – Nikoli hypotetické budoucí riziko protiprávního těžení nebo újmy

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

Aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, musí předložit důkaz, že by užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. K tomu účelu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 5. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

Mimoto pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci.

Majitel starší ochranné známky tak není povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky, avšak musí předložit důkazy, které umožňují dospět prima facie k závěru o nikoliv hypotetickém budoucím riziku protiprávního těžení nebo újmy. Takový závěr může být stanoven zejména na základě logických vývodů vyplývajících z analýzy pravděpodobností a při zohlednění běžné praxe v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávané věci.

(viz body 93–95)

Věc C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

a

L’Oréal SA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 5 — Slovní ochranné známky Společenství BOTOLIST a BOTOCYL — Obrazové a slovní národní ochranné známky a ochranné známky Společenství BOTOX — Prohlášení neplatnosti — Relativní důvody pro zamítnutí — Poškození dobrého jména“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno — Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné — Důkazy, které musejí být předloženy majitelem — Nikoli hypotetické budoucí riziko protiprávního těžení nebo újmy

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

Aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, musí předložit důkaz, že by užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. K tomu účelu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 5. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

Mimoto pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci.

Majitel starší ochranné známky tak není povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky, avšak musí předložit důkazy, které umožňují dospět prima facie k závěru o nikoliv hypotetickém budoucím riziku protiprávního těžení nebo újmy. Takový závěr může být stanoven zejména na základě logických vývodů vyplývajících z analýzy pravděpodobností a při zohlednění běžné praxe v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávané věci.

(viz body 93–95)