1

На 1 юли 2010 г. sindustrysurf, SL подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2

Марката, чиято регистрация се иска, е следният черно-бял фигуративен знак:

3

Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 25 и 28 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

4

Оспорваната марка е регистрирана като марка на Европейския съюз на 28 октомври 2010 г. под номер 9215427 за всички посочени по-горе стоки.

5

На 26 юли 2013 г. жалбоподателят Airhole Facemasks, Inc. подава в EUIPO искане за обявяване на недействителност на посочената марка за всички стоки, за които е била регистрирана. В подкрепа на искането са посочени основанията за недействителност по член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 3 и член 52, параграф 1, буква б) от посочения регламент.

6

На първо място, жалбоподателят по същество твърди, че оспорваната марка е била регистрирана от sindustrysurf на негово собствено име без съгласието на жалбоподателя, тъй като такова било дадено само за подаването на заявка от името на жалбоподателя. Освен това в качеството си на агент или представител на жалбоподателя sindustrysurf имало общо задължение за лоялност към него и търговските му интереси и поради това не можело по никакъв начин да обоснове извършването на регистрацията на оспорваната марка на свое собствено име. На второ място, жалбоподателят твърди, че sindustrysurf е било недобросъвестно към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка на свое собствено име.

7

С решение от 30 юли 2014 г. отделът по отмяна обявява оспорваната марка за недействителна в нейната цялост и осъжда sindustrysurf да заплати разноските в производството. Отделът по отмяна по специално заключава, че sindustrysurf е било недобросъвестно към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка.

8

На 29 септември 2014 г. sindustrysurf подава жалба до EUIPO срещу решението на отдела по отмяна.

9

С решение от 18 януари 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на EUIPO уважава жалбата и отменя решението на отдела по отмяна. На първо място, апелативният състав приема, че тъй като условията по член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не са били изпълнени, искането за обявяване на недействителност на основание член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не може да бъде удовлетворено. Всъщност, от една страна, според апелативния състав няма никакви доказателства за съществуването на отношения „агент/доверител“ между страните, тъй като жалбоподателят не е обяснил по какъв начин с договора за дистрибуция, сключен през 2009 г. преди учредяването му между Endeavor Snowboards Inc. и sindustrysurf (наричан по-нататък „договорът за дистрибуция“), може да се докаже наличието на такива отношения. Освен това в посочения договор оспорваната марка не се отбелязвала по никакъв начин. От друга страна, нямало доказателства за това, че жалбоподателят не е дал съгласието си за подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка. На второ място, апелативният състав счита, че искането за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 също не може да бъде прието, тъй като нищо в поведението на sindustrysurf към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка не показвало, че то е действало недобросъвестно. Всъщност, първо, апелативният състав приема, че заявката за регистрация на оспорваната марка е била подадена със съгласието на жалбоподателя. Второ, обстоятелството, че към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка sindustrysurf е знаело, че тя вече се използва от жалбоподателя и от други дистрибутори, само по себе си не било достатъчно за установяването на недобросъвестността му. Трето, нямало никакви доказателства, че sindustrysurf е подало заявката за регистрация на оспорваната марка от свое собствено име с намерение да я използва срещу жалбоподателя.

10

Жалбоподателят иска от Общия съд:

11

EUIPO иска от Общия съд:

12

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква пет основания. Първото основание е изведено от погрешно тълкуване от страна на апелативния състав на неотбелязването на „знака „Airhole“ в договора за дистрибуция. Второто основание е изведено от нарушение на член 8, параграф 3 и член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Третото основание е изведено от допусната от апелативния състав грешка относно естеството на съществуващите между страните отношения. Четвъртото основание е изведено от допусната от апелативния състав грешка относно обхвата на съгласието на жалбоподателя към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка. Петото основание е изведено от нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

13

Общият съд счита за уместно да обедини изложените от жалбоподателя пет основания в две основания, тъй като изтъкнатите четири първи основания се отнасят до нарушение на член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 3 от посочения регламент. Първото основание съответно ще се разгледа като изведено от нарушение на член 8, параграф 3 и член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Второто основание ще се разгледа като изведено от нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

14

Освен това всяко от основанията за недействителност, разгледани от апелативния състав в обжалваното решение и изтъкнати от жалбоподателя в жалбата му, е достатъчно за обявяването на оспорваната марка за недействителна. В този контекст най-напред ще бъде анализирано второто основание относно нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а при необходимост ще се анализира и първото основание относно нарушение на член 8, параграф 3 и член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

15

По същество, според жалбоподателя в точка 25 от обжалваното решение апелативният състав неправилно приема, че само по себе си обстоятелството, че sindustrysurf е знаело, че оспорваната марка вече се използва от жалбоподателя и от други дистрибутори в Европейския съюз, не е достатъчно за установяването на недобросъвестността му. Освен това според апелативния състав нямало никакви доказателства, че sindustrysurf е имало намерение да използва оспорваната марка срещу жалбоподателя. С подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка sindustrysurf обаче действало в нарушение на договорните си задължения. От това съответно можел да се направи изводът, че то е имало намерение неправомерно да си присвои собствеността на жалбоподателя. Следователно sindustrysurf действало по начин, който не отговарял на общоприетите правила за търговско поведение и който се отклонявал от възприетите принципи за етично поведение или от почтените търговски практики. Ето защо заявката за регистрация на марка на Европейския съюз била подадена недобросъвестно.

16

EUIPO по същество посочва, че ако Общият съд аналогично на апелативния състав приеме, че заявката за регистрация на оспорваната марка е била подадена от sindustrysurf от негово собствено име със съгласието на жалбоподателя, всякаква хипотеза за недобросъвестност би била изключена. Поради това жалбата за отмяна на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябвало да бъде отхвърлена. Ако обаче Общият съд приемел, че заявката за регистрация на оспорваната марка е подадена от sindustrysurf от негово собствено име без съгласието на жалбоподателя, обжалваното решение трябвало да се отмени.

17

Най-напред следва да се припомни, че правната уредба на марката на Европейския съюз почива на принципа, прогласен в член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009, съгласно който на първия заявител се предоставя изключително право. По силата на този принцип марка може да бъде регистрирана като марка на Европейския съюз само когато по-ранна марка не представлява пречка за това, независимо дали става дума за марка на Европейския съюз, марка, регистрирана в държава членка или от Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, марка с международна регистрация с действие в държава членка или пък марка с международна регистрация с действие в Съюза. За сметка на това, освен при евентуално прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, използването от трето лице на нерегистрирана марка само по себе си не е пречка за регистрация на идентична или сходна марка като марка на Европейския съюз за идентични или сходни стоки или услуги (вж. решение от 28 януари 2016 г., Gugler France/СХВП — Gugler (GUGLER), T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 70 и цитираната съдебна практика).

18

Прилагането на този принцип е нюансирано по-специално в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съгласно който марка на Европейския съюз се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение на правата върху марка, когато заявителят е бил недобросъвестен към момента на подаване на заявката за регистрация на марката. Подалото искане за обявяване на недействителност лице, което възнамерява да се позове на това основание, трябва да докаже обстоятелствата, от които може да се направи извод, че притежателят на марка на Европейския съюз е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на тази марка (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 71 и цитираната съдебна практика).

19

Съдържащото се в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 понятие „недобросъвестност“ не е нито определено, нито обособено и дори не е описано по някакъв начин в законодателството (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 72 и цитираната съдебна практика).

20

В това отношение следва да се отбележи, че в решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, т. 53) Съдът внася редица уточнения за начина, по който следва да се тълкува понятието „недобросъвестност“ по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Така, за да се прецени дали заявителят е недобросъвестен по смисъла на тази разпоредба, следва да се вземат предвид всички фактори, които имат значение в случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация на знак като марка на Европейския съюз, и по-конкретно, първо, обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока или услуга, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, второ, намерението на заявителя да попречи на третото лице да продължи да използва такъв знак и трето, степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена (решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 73 и 74).

21

При това положение от използваната от Съда формулировка в решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, т. 53) следва, че изброените там фактори са само примери сред множество обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид за установяване на евентуалната недобросъвестност на заявителя на регистрация към момента на подаване на заявката за регистрация на марка (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 75 и цитираната съдебна практика).

22

Ето защо следва да се приеме, че в рамките на цялостния анализ, извършван на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, могат да се вземат предвид също произходът на оспорвания знак и използването му от момента, в който е бил създаден, търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за регистрация на този знак като марка на Европейския съюз, както и хронологията на събитията около подаването на тази заявка (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 76 и цитираната съдебна практика).

23

Именно с оглед на тези съображения трябва да се провери дали в обжалваното решение апелативният състав неправилно приема, че искането за обявяване на недействителност на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не може да бъде удовлетворено, тъй като нищо в поведението на sindustrysurf към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка не показва, че то е действало недобросъвестно. По-специално, първо, апелативният състав приема, че заявката за регистрация на оспорваната марка е подадена от sindustrysurf от негово собствено име със съгласието на жалбоподателя. Всъщност разменената кореспонденция между страните преди и след подаването на заявката за регистрация на марката потвърждавала, че към момента на подаването според жалбоподателя sindustrysurf е отговаряло за защитата на оспорваната марка. Второ, обстоятелството, че към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка sindustrysurf е знаело, че тя вече се използва от жалбоподателя и от други дистрибутори, само по себе си не било достатъчно за установяването на недобросъвестността му. Трето, нямало никакви доказателства, че sindustrysurf е подало заявката за регистрация на оспорваната марка от свое собствено име с намерение да я използва срещу жалбоподателя.

24

В това отношение трябва да се отбележи, че между страните в производството пред EUIPO няма спор за това, че заявката за регистрация на оспорваната марка е подадена от sindustrysurf по искане на жалбоподателя. Страните обаче не могат да постигнат съгласие по въпроса дали това искане — намерило израз в кореспонденцията от 22 юни 2010 г. на г‑н Max Jenke, председател на съвета на директорите на Endeavor Design Inc., председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на жалбоподателя и директор на Endeavor Snowboards, с г‑н Iker Gomez, директор на sindustrysurf — е включвало подаването на заявка за регистрация на тази марка от името на sindustrysurf, а не от името на жалбоподателя.

25

Трябва впрочем да се отбележи, че противно на констатациите на апелативния състав в обжалваното решение, нищо в кореспонденцията, предхождаща подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка, не предполага, че жалбоподателят ясно, точно и безусловно е дал съгласието си подаването на заявката да се извърши от името на sindustrysurf (вж. по аналогия решение от 29 ноември 2012 г., Adamowski/СХВП — Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 и T‑538/10, EU:T:2012:634, т. 23 и цитираната съдебна практика).

26

Всъщност, на първо място, кореспонденцията, предхождаща подаването на заявката, удостоверява единствено, че заявката за регистрация на оспорваната марка е подадена по искане на жалбоподателя. От нея по никакъв начин не е видно жалбоподателят да е давал съгласие за регистрацията на оспорваната марка на името на sindustrysurf. Освен това от изречението „да продължим с „Airhole“ за момента“ не може да се направи изводът, че е налице ясно, точно и безусловно съгласие на жалбоподателя за регистрацията на тази марка на името на sindustrysurf.

27

Освен това тази кореспонденция още повече разкрива намерението на жалбоподателя да подаде заявката за регистрация на оспорваната марка от свое име. Всъщност от нея става ясно, от една страна, че инициативата и решението за подаването идват единствено от жалбоподателя, и от друга страна, че той е възнамерявал да поеме разноските.

28

На второ място, противно на заключението на апелативния състав, кореспонденцията след подаването на заявката само потвърждава извода, че даденото от жалбоподателя съгласие се е ограничавало само до подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка. Всъщност, щом узнава за регистрацията на тази марка, жалбоподателят непосредствено иска от sindustrysurf тя да бъде прехвърлена и последното, без да възразява, се ангажира да направи това незабавно. При тези обстоятелства няма значение, че на жалбоподателя му е била нужна повече от година, за да открие, че оспорваната марка е била регистрирана на името на sindustrysurf, тъй като при всички положения той не е давал съгласието си за това.

29

Освен това, както основателно посочва жалбоподателят, апелативният състав също така е трябвало да прецени съгласието му с оглед на обективните обстоятелства по случая.

30

В това отношение, първо, трябва да се подчертае, че оспорваната марка и стоките, за които се отнася регистрацията ѝ, са били идентични или тясно свързани с марката, използвана от 2006 г. нататък в Съединените щати и Канада по-специално от дружеството майка и дружеството сестра на жалбоподателя, а именно Endeavor Design и Endeavor Snowboards, и с обхванатите от тази марка стоки.

31

Второ, посочената в точка 30 по-горе марка е била регистрирана на името на жалбоподателя в Съединените щати и Канада преди подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка.

32

Трето, по силата на договора за дистрибуция sindustrysurf е било изключителен дистрибутор за Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия на стоките, замисляни и произвеждани от Endeavor Snowboards с регистрираните марки „Airhole Ninja Masks“ и „Endeavor Snowboards“.

33

Четвърто, в договора за дистрибуция се е предвиждало, че основната задача на дистрибутора е да съхранява и продава различни стоки за практикуване на сноуборд и да осигурява обслужване за тях. В член 11 от този договор, която разпоредба се отнася до използването на наименованията и марките, по-специално се предвижда, че дистрибуторът не може да използва никое лого и никоя реклама или марка, принадлежащи на Endeavor, с цел продажба или реклама без изричното му писмено съгласие.

34

Пето, договорът за дистрибуция все още е бил в сила към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка и на искането за прехвърлянето ѝ на дружеството майка.

35

Следователно подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка лесно може да се схване като вписващо се, що се отнася до жалбоподателя, в търговска логика, целяща защитата на марката му да обхване територията на Съюза.

36

Апелативният състав съответно неправилно приема, че заявката за регистрация на оспорваната марка е била подадена от sindustrysurf от негово собствено име със съгласието на жалбоподателя.

37

Освен това се налага изводът, че с подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка от свое собствено име sindustrysurf е имало за цел да си присвои правата на жалбоподателя.

38

Всъщност, най-напред, sindustrysurf не може да претендира за каквато и да било предходност по отношение на оспорваната марка. Установено бе, че тя е използвана от 2006 г. нататък в Съединените щати и Канада от дружеството майка и дружеството сестра на жалбоподателя и че е била регистрирана за посочените страни на името на жалбоподателя преди оспорваната марка.

39

По-нататък, по силата на договора за дистрибуция sindustrysurf е било отлично информирано за наличието и използването от дружеството майка и дружеството сестра на жалбоподателя на идентична марка към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка.

40

На последно място, съгласно договора за дистрибуция дистрибуторските права на sindustrysurf са били поставени в строга рамка от материална и териториална гледна точка. Всъщност, от една страна, основната задача на дистрибутора е да съхранява и продава различни стоки за практикуване на сноуборд и да осигурява обслужване за тях. Освен това sindustrysurf не е можело да използва никое лого и никоя реклама или марка, принадлежащи на Endeavor, с цел продажба или реклама без изричното му съгласие. От друга страна дистрибуторските му права са били ограничени само до шест страни в Съюза. Както апелативният състав отбелязва в точка 16 от обжалваното решение, към момента на сключване на договора за дистрибуция оспорваната марка вече е била използвана от дистрибутора на Endeavor в Обединеното кралство.

41

Трябва също така да се добави, че поведението на sindustrysurf след подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка подкрепя заключението, че то е имало за цел да си присвои правата на жалбоподателя. Всъщност, първо, от материалите по делото е видно, че sindustrysurf не уведомява жалбоподателя нито за подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка, нито за регистрацията ѝ на свое собствено име. Жалбоподателят получава тази информация едва след като се осведомява за защитата на посочената марка. Второ, в кореспонденцията след подаването на заявката за регистрация на оспорваната марка sindustrysurf изрично се ангажира да я прехвърли, което така и не прави. Трето, няколко седмици след влошаването на отношенията с жалбоподателя sindustrysurf иска официално от него и от другите дистрибутори на стоките му в Съюза да преустановят използването на оспорваната марка, тъй като в противен случай щяло да предяви иск за установяване на нарушение на правата върху марка.

42

С оглед на гореизложеното, след извършването на цялостна преценка при отчитане на всички релевантни фактори, се налага изводът, че sindustrysurf не е разполагало с никакво законно основание за подаването на заявка за регистрация на оспорваната марка от свое собствено име и че поради това апелативният състав неправилно е приел, че то не е било недобросъвестно.

43

Поради това настоящото основание трябва да бъде уважено.

44

Тъй като наличието на нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е достатъчно за отмяната на обжалваното решение, първото основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 3 и член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не следва да се разглежда.

45

Трябва да се припомни, че признатото от член 65, параграф 3, от Регламент № 207/2009 правомощие на Общия съд за изменение не означава, че този съд може да извърши преценка по въпрос, по който апелативният състав не е взел още становище. Следователно упражняването на това правомощие за изменение по принцип е допустимо само в случаите, при които, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, Общият съд е в състояние да определи, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства, какво решение е трябвало да вземе апелативният състав (решение от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, т. 72; вж. също решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 100 и цитираната съдебна практика).

46

Всъщност искането за изменение няма за цел Общият съд да задължи EUIPO да изпълни определено задължение за действие или бездействие, което би означавало отправяне на съдебно разпореждане до тази служба. Напротив, това искане има за цел на същите основания като апелативния състав Общият съд да реши дали оспорваната марка трябва да бъде обявена за недействителна с оглед на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 98 и цитираната съдебна практика).

47

Това решение е сред мерките, които по принцип Общият съд може да взема въз основа на правомощието си за изменение (вж. решение от 28 януари 2016 г., GUGLER, T‑674/13, непубликувано, EU:T:2016:44, т. 98 и цитираната съдебна практика).

48

В разглеждания случай трябва да се отбележи, че в обжалваното решение апелативният състав взема отношение по преценката на недобросъвестността (т. 22—27 от обжалваното решение), поради което Общият съд разполага с правомощие за изменение на посоченото решение по този въпрос.

49

От изложените в точки 26—44 по-горе съображения съответно следва, че аналогично на отдела по отмяна апелативният състав е трябвало да констатира, че към момента на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка sindustrysurf е било недобросъвестно. Така предвид гореизложеното се налага изводът, че условията за упражняване на правомощието за изменение на Общия съд са изпълнени.

50

Поради това чрез изменение на обжалваното решение подадената от sindustrysurf жалба срещу решението на отдела по отмяна, обявил оспорваната марка за недействителна, трябва да бъде отхвърлена.

51

Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

52

В разглеждания случай загубилата делото страна е EUIPO, но жалбоподателят не е поискал тя да бъде осъдена да заплати съдебните разноски. Поради това всяка от страните следва да бъде осъдена да поеме направените от нея съдебни разноски. Освен това, тъй като sindustrysurf не е страна в настоящото производство, искането на жалбоподателя то да бъде осъдено да заплати съдебните разноски, трябва да бъде отхвърлено.

53

Жалбоподателят също така иска sindustrysurf да бъде осъдено да заплати разноските, направени в производството пред апелативния състав и пред отдела по отмяна. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 190, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните за целите на производството пред апелативния състав, се считат за подлежащи на възстановяване съдебни разноски. Това обаче не е така за разходите, направени в производството пред отдела по отмяна. Поради това искането на жалбоподателя относно разходите в производството пред отдела по отмяна, които не представляват подлежащи на възстановяване съдебни разноски, е недопустимо. Що се отнася до искането sindustrysurf да бъде осъдено да заплати съдебните разноски в производството пред апелативния състав, това дружество следва да бъде осъдено да заплати направените от жалбоподателя разноски в посоченото производство.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши: