Дело C-533/06

O2 Holdings Limited и O2 (UK) Limited

срещу

Hutchison 3G UK Limited

(Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

„Марки — Директива 89/104/EИО — Член 5, параграф 1 — Изключително право на притежателя на марката — Използване в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марка — Ограничаване на действието на марката — Сравнителна реклама — Директиви 84/450/EИО и 97/55/ЕО — Член 3а, параграф 1 — Условия за разрешена сравнителна реклама — Използване на марката на конкурент или на знак, подобен на тази марка“

Заключение на генералния адвокат г-н P. Mengozzi, представено на 31 януари 2008 г.   I - 4235

Решение на Съда (първи състав) от 12 юни 2008 г.   I - 4254

Резюме на решението

1. Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентични или подобни стоки или услуги

   (член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 на Съвета)

2. Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентични или подобни стоки или услуги

   (член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 на Съвета и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 на Съвета)

3. Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Регистрация на нова марка — Наличие на по-ранна идентична или подобна марка, регистрирана за идентични или подобни стоки или услуги — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентични или подобни стоки или услуги — Вероятност от объркване

   (член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 на Съвета)

4. Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентични или подобни стоки или услуги

   (член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 на Съвета и член 3а от Директива 84/450 на Съвета)

1.  Използването от рекламодателя в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, с цел да се идентифицират стоките или услугите, предлагани от последния, се разглежда като използване за самите стоки или услуги на рекламодателя по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 относно марките.

   Всъщност, от една страна, член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че визира използването на знак, идентичен или подобен на марката, за стоки, пуснати на пазара от трето лице, или за предоставяни от него услуги.

   От друга страна, реклама, чрез която рекламодателят сравнява стоките и услугите, които той пуска на пазара, с тези на конкурент, явно има за цел да популяризира стоките и услугите на този рекламодател. Чрез подобна реклама рекламодателят се опитва да отличи своите стоки и услуги, сравнявайки техните характеристики с тези на конкурентни стоки и услуги. Този анализ се потвърждава от съображение 15 от Директива 97/55, в което общностният законодател подчертава, че планираният резултат на сравнителната реклама е стоките и услугите на рекламодателя да бъдат различими от тези на неговия конкурент.

   (вж. точки 34—36)

2.  Член 5, параграфи 1 и 2 от Първа директива 89/104 относно марките и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55, трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в споменатия член 3а, параграф 1.

   Когато обаче са налице предвидените в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 условия за забрана на използването на знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, е изключено сравнителната реклама, в която е използван този знак, да отговаря на условието, за да бъде разрешена, предвидено в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55.

   Всъщност, от една страна, в случай на прилика между марката и знака и между стоките или услугите вероятността от объркване представлява специално условие за защита. Така член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 следва да се приложи единствено ако поради идентичността или приликата между марките и обозначените стоки или услуги в съзнанието на потребителите съществува вероятност от объркване. От друга страна, от член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450 следва, че сравнителна реклама не е разрешена, ако е налице вероятност от объркване между рекламодателя и конкурент или между марките, стоките или услугите на рекламодателя и тези на конкурент. В светлината на съображения 13—15 от Директива 97/55 следва да се даде същото тълкуване на понятието „объркване“, използвано както в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, така и в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450.

   (вж. точки 45—49 и 51; точка 1 от диспозитива)

3.  Понятието за вероятност от объркване е едно и също в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104 относно марките.

   В рамките на член 4, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 обаче се разглежда заявка за регистрация на марка. След като марката бъде регистрирана, притежателят на тази марка има правото да я използва, както намери за добре, така че за да се прецени дали заявката за регистрация попада в обхвата на основанието за отказ, предвидено в тази разпоредба, следва да се провери дали съществува вероятност от объркване с по-ранната марка на предявилия възражение във всички обстоятелства, в които заявената марка, ако бъде регистрирана, би могла да се използва.

   От друга страна, в хипотезата, визирана в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, третото лице, което използва знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, не претендира никакво свързано с марка право върху този знак, а го използва в определени случаи. При това положение, за да се прецени дали притежателят на регистрираната марка има право да се противопостави на това специфично използване, разглеждането следва да се ограничи до обстоятелствата, които характеризират споменатото използване, без да е необходимо да се установява дали друго използване на същия знак при други обстоятелства също би могло да създаде вероятност от объркване.

   (вж. точки 65—67)

4.  Член 5, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104 относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице в сравнителна реклама на знак, подобен на тази марка, за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които е регистрирана споменатата марка, когато това използване не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, като това не зависи от обстоятелството дали споменатата сравнителна реклама отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в член 3а от Директива 84/450 относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55.

   (вж. точка 69; точка 2 от диспозитива)