—

K. Eder, atstovaujamo advokato M. Douglas,

—

Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir J. Kemper,

—

Europos Komisijos, atstovaujamos F. Bulst,

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 10 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto išaiškinimo.

2

Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp B. Rintisch ir K. Eder dėl prekių ženklo, naudojamo tokia forma, kuri elementais, nekeičiančiais jo skiriamųjų požymių, skiriasi nuo formos, kuria šis prekių ženklas buvo įregistruotas, kai naudojama forma pati įregistruota kaip prekių ženklas, naudojimo iš tikrųjų.

3

1883 m. kovo 20 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėtos Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir iš dalies pakeistos 1979 m. rugsėjo 28 d. (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 828 t., Nr. 11851, p. 305, toliau – Paryžiaus konvencija), 5 straipsnio C dalies 2 punkte nurodyta:

„Jeigu prekės ženklą jo savininkas naudoja tokia forma, kurios atskiri elementai skiriasi nuo užregistruoto vienoje iš Sąjungos (kurią sudaro valstybės, kurioms taikoma Paryžiaus konvencija) šalių, bet nekeičia pagrindinių ženklo skiriamųjų požymių, tai toks panaudojimas neleidžia registracijos pripažinti negaliojančia ir neapriboja ženklui suteiktos apsaugos.“

4

Direktyvos 89/104 dvyliktoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„kadangi visoms Bendrijos narėmis esančioms valstybėms privaloma laikytis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos; kadangi ši direktyva turi visiškai atitikti Paryžiaus konvencijos nuostatas; kadangi ši direktyva neturi įtakos Konvencija numatytiems valstybių įsipareigojimams; kadangi prireikus taikoma (SESV) (267) straipsnio antra pastraipa“.

5

Direktyvos 89/104 10 straipsnio „Prekių ženklų naudojimas“ 1 dalis ir 2 dalies a punktas, kurie pakeitus tik minėto straipsnio dalių numeraciją buvo pakartoti 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25) 10 straipsnyje, suformuluoti taip:

„1.   Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kada buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.

2.   1 dalyje naudojimu taip pat laikoma:

6

1994 m. spalio 25 d. Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymo (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, p. 3082, toliau – MarkenG) 26 straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Įregistruoto prekių ženklo naudojimu taip pat laikomas jo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruotosios, jeigu tie skirtumai nekeičia prekių ženklo skiriamųjų požymių. Pirmas sakinys taikytinas ir tuo atveju, jei prekių ženklas įregistruojamas ir ta forma, kuria jis naudojamas.“

7

B. Rintisch, ieškovas pagrindinėje byloje, yra žodinio prekių ženklo PROTIPLUS, 1996 m. gegužės 20 d. įregistruoto numeriu 395 49 559.8, žodinio prekių ženklo PROTI, 1997 m. kovo 3 d. įregistruoto numeriu 397 02 429, ir žodinio bei vaizdinio prekių ženklo „Proti Power“, 1997 m. kovo 5 d. įregistruoto numeriu 396 08 644.6, savininkas. Šie nacionaliniai prekių ženklai buvo įregistruoti, be kita ko, baltymų produktams.

8

K. Eder, atsakovas pagrindinėje byloje, yra vėlesnio žodinio prekių ženklo „Protifit“, 2003 m. vasario 11 d. įregistruoto numeriu 302 47 818 ir skirto maisto papildams, vitaminų preparatams ir dietiniams maisto produktams, savininkas.

9

B. Rintisch pareiškė ieškinį, kuriuo siekė, pirma, priversti K. Eder sutikti išbraukti prekių ženklą „Protifit“ iš registro ir, antra, uždrausti naudoti šį prekių ženklą, remdamasis jo ankstesnių prekių ženklų suteikiamomis teisėmis. Savo reikalavimus jis iš principo grindė prekių ženklu PROTI ir tik alternatyviai nurodė prekių ženklus PROTIPLUS ir „Proti Power“. Be to, jis prašė priteisti iš atsakovo atlyginti jam tariamai patirtą žalą.

10

K. Eder pareiškė prieštaravimą, susijusį su tuo, kad B. Rintisch nenaudojo prekių ženklo PROTI. B. Rintisch tai ginčijo nurodydamas, kad naudojo šį prekių ženklą vartodamas pavadinimus PROTIPLUS ir „Proti Power“. Pirmosios instancijos teismas atmetė B. Rintisch reikalavimus nurodęs, kad prekių ženklo PROTI suteikiamomis teisėmis negalima remtis prekių ženklo „Protifit“ atžvilgiu. Gavęs apeliacinį skundą Oberlandesgericht Köln (Kelno apeliacinis apygardos teismas) pritarė sprendimui atmesti B. Rintisch reikalavimus.

11

B. Rintisch pateikė kasacinį skundą Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis federalinis teismas), kuris visų pirma nurodė, kad pagal Vokietijos procesinės teisės nuostatas, šiame proceso etape, reikia laikyti nustatyta aplinkybę, kad, nepaisant skirtumų, kuriais pavadinimai PROTIPLUS ir „Proti Power“ skiriasi nuo prekių ženklo PROTI, šie pavadinimai nekeičia šio prekių ženklo skiriamųjų požymių ir kad ieškovas iš tikrųjų naudojo prekių ženklus PROTIPLUS ir „Proti Power“ iki prekių ženklo „Protifit“ registracijos paskelbimo. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remiasi prielaida, kad prekių ženklas PROTI turi būti laikomas iš tikrųjų naudotu kaip tai suprantama pagal MarkenG 26 straipsnio 3 dalį.

12

Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kelia klausimą, ar ir prireikus kokiomis aplinkybėmis MarkenG 26 straipsnio 3 dalies antras sakinys atitinka Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą.

13

Todėl, Bundesgerichtshof nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

14

K. Eder tvirtina, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinas, nes jis nesvarbus ginčui pagrindinėje byloje išspręsti, kadangi Oberlandesgericht Köln nusprendė dėl faktinių ir teisės klausimų per procesą minėtame teisme.

15

Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką, vykstant SESV 267 straipsnyje numatytam procesui, pagrįstam aiškiu nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo jurisdikcijos atskyrimu, pagrindinėje byloje nagrinėjamų faktinių aplinkybių konstatavimas bei vertinimas ir nacionalinės teisės aiškinimas bei taikymas priklauso tik nacionalinio teismo jurisdikcijai. Taip pat tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, atsakingas už sprendimo priėmimą, atsižvelgęs į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų reikalingumą ir svarbą. Todėl iš esmės, jei pateikti klausimai susiję su Sąjungos teisės išaiškinimu, Teisingumo Teismas turi priimti sprendimą (2005 m. balandžio 12 d. Sprendimo Keller, C-145/03, Rink. p. I-2529, 33 punktas; 2007 m. liepos 18 d. Sprendimo Lucchini, C-119/05, Rink. p. I-6199, 43 punktas ir 2008 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Eckelkamp ir kt., C-11/07, Rink. p. I-6845, 27 ir 32 punktai).

16

Taigi nacionalinio teismo pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismas gali atmesti tik tada, jei akivaizdu, kad prašymas išaiškinti Sąjungos teisę visiškai nesusijęs su pagrindinės bylos faktais ar dalyku, kai problema hipotetinė arba kai Teisingumo Teismui nežinomos faktinės aplinkybės ar teisiniai pagrindai, kad jis galėtų naudingai atsakyti į jam pateiktus klausimus (2012 m. birželio 14 d. Sprendimo Banco Español de Crédito, C-618/10, 77 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

17

Tačiau reikia konstatuoti, kad šiuo atveju taip nėra. Iš tikrųjų prašomas Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto išaiškinimas gali turėti įtakos pagrindinėje byloje taikytiniems teisės aktams, todėl ir jos sprendimui. Taigi prašymas priimti prejudicinį sprendimą laikytinas priimtinu.

18

Pirmuoju klausimu ir trečiojo klausimo a punktu, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad šia nuostata draudžiama registruoto prekių ženklo savininkui remtis, siekiant įrodyti šio prekių ženklo naudojimą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jo naudojimu kitokia nei įregistruota forma, net jei šių dviejų formų skirtumai nekeičia šio prekių ženklo skiriamųjų požymių ir net jei ši kitokia forma pati įregistruota kaip prekių ženklas.

19

Šiuo atžvilgiu reikia, pirma, priminti, kad prekių ženklo skiriamasis pobūdis, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 nuostatas, reiškia, kad šis prekių ženklas leidžia prekę, kuriai prašoma registracijos, identifikuoti kaip pagamintą konkrečios įmonės, todėl atskirti ją nuo kitų įmonių prekių (pagal analogiją žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Procter & Gamble prieš VRTD, C-468/01 P-C-472/01 P, Rink. p. I-5141, 32 punktą; 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo VRDT prieš Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rink. p. I-10031, 42 punktą; 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo Eurohypo prieš VRDT, C-304/06 P, Rink. p. I-3297, 66 punktą ir 2012 m. liepos 12 d. Sprendimo Smart Technologies prieš VRDT, C-311/11 P, 23 punktą).

20

Antra, reikia nurodyti, kad iš Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punkto formuluotės nematyti, kad kitokia forma, kuria prekių ženklas naudojamas, negali būti įregistruota kaip prekių ženklas. Iš tikrųjų vienintelė šioje nuostatoje nurodyta sąlyga yra tai, kad naudojama forma nuo formos, kuria šis prekių ženklas buvo įregistruotas, gali skirtis tik tokiais elementais, kurie nekeičia minėto prekių ženklo skiriamųjų požymių.

21

Dėl Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punkto tikslo reikia nurodyti, kad šia nuostata, kurioje nereikalaujama griežto formos, naudojamos prekybinėje veikloje, ir formos, kuria prekių ženklas įregistruotas, atitikties, siekiama leisti šio prekių ženklo savininkui prekybinėje veikloje naudoti kelis šio žymens variantus, kurie nekeistų skiriamųjų požymių ir dėl kurių prekių ženklas geriau atitiktų prekybos atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis ir reklamos reikalavimus.

22

Šis tikslas nebūtų pasiektas, jeigu tam, kad būtų patvirtintas registruoto prekių ženklo naudojimas, būtų keliama papildoma sąlyga, pagal kurią kitokia forma, kuria šis prekių ženklas naudojamas, neturi būti įregistruota kaip prekių ženklas. Iš tikrųjų naujų prekių ženklo formų registracija leistų prireikus iš anksto numatyti galimus prekių ženklo vaizdo pasikeitimus ir taip pritaikyti jį prie nuolat kintančių rinkos realijų.

23

Be to, iš Direktyvos 89/104 dvyliktos konstatuojamosios dalies matyti, kad ši direktyva turi „visiškai atitikti Paryžiaus konvencijos nuostatas“. Todėl minėtos direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti pagal šios konvencijos 5 straipsnio C dalies 2 punktą. Iš šios nuostatos nematyti, kad, įregistravus žymenį kaip prekių ženklą, šio žymens naudojimu negalima remtis nustatant kito registruoto prekių ženklo, nuo kurio jis skiriasi tik tiek, kad pastarojo prekių ženklo skiriamieji požymiai dėl to lieka nepakitę, naudojimą.

24

Tai reiškia, kad formos, kuria naudojamas kitas registruotas prekių ženklas ir kuri skiriasi nuo formos, kuria pastarasis prekių ženklas įregistruotas, tačiau nekeičia šių prekių ženklų skiriamųjų požymių, įregistravimas kaip prekių ženklo nesudaro kliūčių taikyti Direktyvos 9/104 10 straipsnio 2 dalies a punkto.

25

Toks aiškinimas neprieštarauja aiškinimui, išplaukiančiam iš minėto Sprendimo Il Ponte Finanziaria prieš VRDT ir ypač jo 86 punkto, minėto sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą.

26

Byloje, kurioje priimtas minėtas sprendimas, Teisingumo Teismas nagrinėjo ginčą, kuriame viena šalis, siekdama įvertinti galimybę supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu, rėmėsi panašių prekių ženklų „šeimos“ arba „serijos“ apsauga. Šiam ginčui buvo taikytas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 15 straipsnio 2 dalies a punktas, t. y. nuostata, kuri minėto ginčo faktinių aplinkybių susiklostymo datą atitiko Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punktą, nes šių nuostatų formuluotės iš esmės vienodos.

27

Minėto Sprendimo Il Ponte Finanziaria prieš VRDT 63 punkte nusprendęs, kad kai prekių ženklai sudaro „šeimą“ ar „seriją“, galimybė supainioti atsiranda būtent dėl to, jog vartotojas gali suklysti dėl prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai, Teisingumo Teismas manė, kad norint patvirtinti, jog egzistuoja prekių ženklų „šeima“ arba „serija“, reikia įrodyti, kad naudojama pakankamai prekių ženklų, galinčių sudaryti tokią „šeimą“ arba „seriją“.

28

Be to, minėto Sprendimo Il Ponte Finanziaria prieš VRDT 64 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, jog negalima tikėtis, kad, nenaudojant pakankamai prekių ženklų, galinčių sudaryti „šeimą“ arba „seriją“, vartotojas nustatys tai prekių ženklų šeimai arba serijai būdingą tokį patį elementą ir (arba) kad su šia šeima ar serija jis susies kitą prekių ženklą, kuriame yra toks pats elementas. Kad egzistuotų pavojus, jog visuomenė gali suklysti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo priklausomybės „šeimai“ ar „serijai“, reikia, kad šią „šeimą“ ar „seriją“ sudarantys ankstesni prekių ženklai būtų naudojami rinkoje.

29

Taigi esant būtent tokiame tariamo prekių ženklų „šeimos“ arba „serijos“ egzistavimo kontekstui reikia suprasti Teisingumo Teismo tvirtinimą, pateiktą minėto Sprendimo Il Ponte Finanziaria prieš VRDT 86 punkte, pagal kurį Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatomis neleidžiama apsaugos, skirtos vienam registruotas prekių ženklas, kurio naudojimas buvo įrodytas, išplėsti kito registruotam prekių ženklui, kurio naudojimas nebuvo įrodytas, nes pastarasis yra tik pirmojo prekių ženklo variantas. Iš tikrųjų prekių ženklo naudojimu neturėtų būti remiamasi siekiant pagrįsti kito prekių ženklo naudojimą, nes tikslas yra įrodyti, kad naudojama pakankamai tos pačios „šeimos“ prekių ženklų.

30

Atsižvelgiant į visus pateiktus paaiškinimus, į pirmąjį klausimą ir trečiojo klausimo a punktą reikia atsakyti taip, kad Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas aiškintini taip, kad šia nuostata nedraudžiama registruoto prekių ženklo savininkui remtis, siekiant įrodyti šio prekių ženklo naudojimą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jo naudojimu kitokia nei įregistruota forma, jeigu šių dviejų formų skirtumai nekeičia šio prekių ženklo skiriamųjų požymių ir jeigu ši kitokia forma pati įregistruota kaip prekių ženklas.

31

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, ar Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės nuostatą, kuria į nacionalinę teisę perkeliamas minėto 10 straipsnio 2 dalies a punktas, aiškinti taip, kad ši direktyvos nuostata netaikoma „apsauginiam“ prekių ženklui, kuris įregistruotas tik tam, kad užtikrintų arba išplėstų kito registruoto prekių ženklo, įregistruoto ta forma, kuria naudojamas, apsaugą.

32

Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad jokios aplinkybės neleidžia Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punkto aiškinti taip, kad ši nuostata netaikytina ankstesniame punkte nurodytai situacijai. Iš tikrųjų su prekių ženklo registracija susijęs subjektyvus ketinimas visiškai nesvarbus taikant minėtą nuostatą, todėl „apsauginių“ prekių ženklų, kuriems ši nuostata netaikytina, sąvoka yra nepagrįsta tiek Direktyvos 89/104, tiek kitų Sąjungos teisės nuostatų atžvilgiu.

33

Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės nuostatą, kuria į nacionalinę teisę perkeliamas minėtas 10 straipsnio 2 dalies a punktas, aiškinti taip, kad ši direktyvos nuostata netaikytina „apsauginiam“ prekių ženklui, kuris įregistruotas tik tam, kad užtikrintų arba išplėstų kito registruoto prekių ženklo, įregistruoto ta forma, kuria naudojamas, apsaugą.

34

Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, kokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismo sprendimo, kaip antai minėtas Sprendimas Il Ponte Finanziaria prieš VRDT, pasekmės arba kai kurios iš jų turėtų galioti tik po jo paskelbimo dienos.

35

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pateikia visą trečiąjį klausimą, „jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai arba į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai“. Šiuo atveju atsakymas į antrąjį klausimą atitinka šią antrąją galimybę.

36

Bet kuriuo atveju trečiojo klausimo b punktas pagrįstas prielaida, kad nacionalinės teisės nuostata, t. y. MarkenG 26 straipsnio 3 dalies antras sakinys, yra nesuderinama su direktyvos nuostata, šiuo atveju Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies a punktu. Tačiau atsakymas į pirmąjį klausimą, atsakymas į trečiojo klausimo a punktą ir atsakymas į antrąjį klausimą neatitinka tokios prielaidos.

37

Iš to matyti, kad nereikia atsakyti į trečiojo klausimo b punktą.

38

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia: