Sprawa C‑228/03

The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy

przeciwko

LA‑Laboratories Ltd Oy

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus)

Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) – Ograniczenia ochrony przyznanej przez znak towarowy – Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią, gdy jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towaru lub usługi

Opinia rzecznika generalnego A. Tizzana przedstawiona w dniu 9 grudnia 2004 r.  I‑0000

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 marca 2005 r.  I‑0000

Streszczenie wyroku

1.     Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru – Przesłanka zgodności z prawem – Niezbędny charakter używania – Kryteria oceny – Badanie przez sąd krajowy – Stosowanie tych samych kryteriów do akcesoriów i części zamiennych co w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia

(dyrektywa Rady 89/104, art. 6 ust. 1 lit. c))

2.     Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru – Przesłanka zgodności z prawem – Używanie zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle – Kryteria oceny – Badanie przez sąd krajowy

(dyrektywa Rady 89/104, art. 6 ust. 1 lit. c))

3.     Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru – Sprzedaż nie tylko części zamiennych i akcesoriów, ale również towaru podstawowego – Przesłanki zgodności z prawem – Niezbędny charakter i zgodność używania znaku towarowego z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle

(dyrektywa Rady 89/104, art. 6 ust. 1 lit. c))

1.     Zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru. Ma to miejsce, gdy użycie to stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy warunek ten został spełniony, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Ponieważ wspomniany przepis nie dokonuje ponadto rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

(por. pkt 39 oraz pkt 1 sentencji)

2.     Warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

‑ jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,

‑ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,

‑ prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,

‑ osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.

Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub posiadający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności danej sprawy.

Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub posiadającego podobne właściwości co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak użyty został w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

(por. pkt 49 oraz pkt 2 sentencji)

3.     W sytuacji gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego części lub akcesoria te są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

(por. pkt 53 oraz pkt 3 sentencji)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 17 marca 2005 r.(*)

Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) – Ograniczenia ochrony przyznanej przez znak towarowy – Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią, gdy jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi

W sprawie C‑228/03

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) postanowieniem z dnia 23 maja 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 26 maja 2003 r., w postępowaniu:

The Gillette Company,

Gillette Group Finland Oy

przeciwko

LA‑Laboratories Ltd Oy,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A Rosas, prezes izby, A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: A. Tizzano,

sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 października 2004 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

–       w imieniu The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy przez R. Hilliego i T. Groopa, asianajajat,

–       w imieniu LA‑Laboratories Ltd Oy przez L. Latikkę, hallituksen puheenjohtaja,

–       w imieniu rządu fińskiego przez T. Pynnä, działającą w charakterze pełnomocnika,

–       w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez C. Jackson, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Tappina, barrister,

–       w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez M. Huttunena i N. B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1       Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).

2       Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółkami The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy (zwanymi dalej „Gillette Company”, „Gillette Group Finland”, razem zaś „spółkami Gillette”) a spółką LA‑Laboratories Ltd Oy (zwaną dalej „LA‑Laboratories”), mającego za przedmiot umieszczanie przez tę ostatnią znaków towarowych Gillette i Sensor na opakowaniach sprzedawanych przez nią towarów.

 Ramy prawne

 Przepisy wspólnotowe

3       Według motywu pierwszego dyrektywy 89/104 ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie znaków towarowych zawierają różnice, które mogą stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję na wspólnym rynku. Zgodnie z tym motywem w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego niezbędne jest zatem zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich. Motyw trzeci dyrektywy uściśla, że w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw krajowych odnoszących się do znaków towarowych w pełnym zakresie.

4       Motyw dziesiąty wspomnianej dyrektywy wskazuje między innymi, że celem ochrony udzielanej zarejestrowanemu znakowi towarowemu jest w szczególności zapewnienie pełnienia przez niego funkcji wskazania pochodzenia towaru.

5       Artykuł 5 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

6       Artykuł 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 przewiduje:

„Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi następujące działania:

a)      umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)      oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu […]”.

7       Artykuł 6 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi:

„1.      Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[…]

c)      znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza [jako] akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

[…]”.

8       Zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, str. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, str. 18), jej celem jest ochrona konsumentów, osób prowadzących działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujących wolne zawody i interesu ogółu społeczeństwa przed reklamą wprowadzającą w błąd i jej nieuczciwymi konsekwencjami oraz ustalenie warunków, w których reklama porównawcza jest uważana za dozwoloną.

9       Zgodnie z art. 3a ust. 1 tej dyrektywy:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

[…]

d)      nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamującego z jego konkurentem lub też mylenia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta;

e)      nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów, usług, działalności lub sytuacji konkurenta;

[…]

g)      nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia towarów konkurujących;

h)      nie przedstawia ona towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej zastrzeżony znak towarowy lub nazwę handlową”.

 Przepisy krajowe

10     W Finlandii prawo znaków towarowych jest uregulowane w tavaramerkkilaki (ustawie o znakach towarowych) (7/1964) z dnia 10 stycznia 1964 r., zmienionej ustawą 39/1993 z dnia 25 stycznia 1993 r., zwaną dalej „tavaramerkkilaki”.

11     Artykuł 4 ust. 1 tavaramerkkilaki, dotyczący zakresu praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego, przewiduje, że:

„Przewidziane przez przepisy art. 1–3 niniejszej ustawy prawo do używania oznaczenia odróżniającego na własnych towarach oznacza, iż żadna osoba poza właścicielem oznaczenia nie ma prawa używania w obrocie handlowym jako oznaczenia swoich towarów oznaczeń mogących wprowadzać w błąd zarówno na towarach lub ich opakowaniach, jak i w reklamie lub dokumentacji handlowej czy też w jakikolwiek inny sposób, co dotyczy również używania w mowie […]” [tłumaczenie nieoficjalne].

12     Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy:

„Za używanie niedozwolone w rozumieniu ust. 1 uznaje się między innymi wprowadzanie na rynek części zamiennych, akcesoriów itp. pasujących do towaru wytwarzanego lub sprzedawanego przez inną osobę, odwołujących się do znaku towarowego oznaczającego ten towar w sposób mogący wywołać wrażenie, że wprowadzany na rynek towar pochodzi od właściciela znaku towarowego albo że zezwolił on na używanie swojego znaku” [tłumaczenie nieoficjalne].

 Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

13     Gillette Company zarejestrowała w Finlandii znaki towarowe Gillette i Sensor dla towarów należących do klasy 8 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, tj. ręcznie sterowanych narzędzi i przyrządów; sztućców; broni ręcznej; maszynek do golenia. Gillette Group Finland, mająca wyłączne prawo posługiwania się tymi znakami w Finlandii, sprzedaje w tym państwie członkowskim maszynki do golenia, w szczególności maszynki składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza do tych maszynek.

14     LA‑Laboratories również sprzedaje w Finlandii maszynki do golenia składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza podobne do sprzedawanych przez Gillette Group Finland. Ostrza te są sprzedawane pod znakiem towarowym Parason Flexor, a na ich opakowaniach znajduje się etykieta z następującą informacją: „ostrza te pasują do wszystkich maszynek Parason Flexor i Gillette Sensor”.

15     Jak wynika z postanowienia odsyłającego, LA‑Laboratories nie była uprawniona ani na podstawie licencji na znak, ani żadnej innej umowy do używania znaków towarowych, których właścicielem jest Gillette Company.

16     Spółki Gillette wniosły do Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach) (Finlandia) pozew, w którym podnosiły, że LA‑Laboratories naruszyła prawa z zarejestrowanych znaków towarowych Gillette i Sensor. Zdaniem tych spółek postępowanie LA‑Laboratories stwarza w odczuciu konsumentów przekonanie o istnieniu związku między jej towarami a towarami spółek Gillette lub skłania ich do uznania, że spółka ta została upoważniona – na podstawie licencji lub w inny sposób – do używania znaków towarowych Gillette i Sensor, co nie miało miejsca.

17     W wyroku z dnia 30 marca 2000 r. Helsingin käräjäoikeus uznał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 tavaramerkkilaki spółki Gillette miały wyłączne prawo umieszczania na swoich towarach i ich opakowaniach znaków towarowych Gillette i Sensor oraz używania tych znaków w reklamie. W związku z tym LA‑Laboratories, umieszczając te znaki w sposób widoczny na opakowaniach swoich towarów, naruszyła prawa wyłączne spółek Gillette. Ponadto zdaniem Helsingin käräjäoikeus w świetle art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki, który wprowadza wyjątek od tej zasady wyłączności, należy interpretować ściśle. Przepis ten nie dotyczy bowiem zasadniczych części towaru, lecz jedynie części zamiennych, akcesoriów i podobnych im części pasujących do towaru wytwarzanego lub sprzedawanego przez inną osobę.

18     Sąd ten przyjął stanowisko, że zarówno uchwyt, jak i ostrze należy uznać za zasadniczą część maszynki do golenia, a nie za ich części zamienne lub akcesoria. W związku z tym orzekł, że przewidziany w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki wyjątek nie ma w tym przypadku zastosowania. Z tych względów sąd ten postanowił zakazać LA‑Laboratories dalszego lub ponownego naruszania praw spółek Gillette do znaków towarowych Gillette i Sensor oraz nakazał jej, po pierwsze, zdjęcie i zniszczenie stosowanych w Finlandii etykiet odwołujących się do tych znaków towarowych, a po drugie, zapłatę na rzecz spółek Gillette kwoty 30 000 FIM tytułem odszkodowania za poniesioną przez te spółki szkodę.

19     W ramach postępowania apelacyjnego Helsingin hovioikeus (sąd apelacyjny w Helsinkach) (Finlandia) uznał w wyroku z dnia 17 maja 2001 r., po pierwsze, że maszynka do golenia tego rodzaju, jak stanowiąca przedmiot postępowania przed sądem krajowym, składa się z uchwytu i ostrza, w związku z czym użytkownik może zastąpić to ostrze nowym, sprzedawanym oddzielnie. Ponieważ ostrze to zastępuje starą część maszynki, można je uznać za rodzaj części zamiennej w rozumieniu art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki.

20     Po drugie, sąd ten uznał, że informacja zawarta na etykiecie umieszczonej na opakowaniach ostrzy do maszynek do golenia sprzedawanych przez LA‑Laboratories, zgodnie z którą pasują one nie tylko do maszynek typu Parason Flexor, ale także do maszynek sprzedawanych przez spółki Gillette, może być użyteczna dla konsumentów, co może uzasadniać konieczność umieszczenia przez LA‑Laboratories na tych etykietach znaków towarowych Gillette i Sensor.

21     Po trzecie, Helsingin hovioikeus orzekł, że opakowania ostrzy do maszynek do golenia sprzedawanych przez LA‑Laboratories miały widoczne oznaczenia odróżniające Parason i Flexor, wskazujące niedwuznacznie na pochodzenie towaru. Sąd ten uznał ponadto, że użycie znaków towarowych Gillette i Sensor w taki sposób, że słowa te są napisane zwykłą czcionką małego rozmiaru na stosunkowo niewielkiej etykiecie przyklejonej na zewnętrznej stronie opakowania, nie mogło żadną miarą prowadzić do przekonania o istnieniu powiązań gospodarczych między spółkami Gillette a LA‑Laboratories i że w związku z tym LA‑Laboratories posłużyła się omawianymi znakami towarowymi zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki. Z tych względów Helsingin hovioikeus uchylił wyrok Helsingin käräjäoikeus i oddalił apelację wzajemną spółek Gillette.

22     Spółki Gillette wniosły kasację do Korkein oikeus, który uznał, że postępowanie przed sądem krajowym wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w zakresie dotyczącym kryteriów pozwalających ustalić, czy towar jest ze swej natury rodzajem części zamiennej lub akcesorium, warunku, zgodnie z którym użycie znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, musi być niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru, oraz pojęcia uczciwych praktyk w handlu i przemyśle. Wykładnia tych przepisów powinna przy tym uwzględniać również dyrektywę 84/450.

23     W związku z powyższym Korkein oikeus postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych:

1)      Jakie kryteria

a)      pozwalają ustalić, czy towar należy uznać za część zamienną lub akcesorium oraz 

b)      pozwalają określić, które towary, nieuznawane za części zamienne lub akcesoria, mogą również mieścić się w zakresie stosowania wymienionego przepisu?

2)      Czy zgodność z prawem użycia znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, należy oceniać odmiennie w zależności od tego, czy chodzi o towar, który można uznać za część zamienną lub akcesorium, czy o towar mogący z jakiegokolwiek innego powodu mieścić się w zakresie stosowania wymienionego przepisu?

3)      Jak należy interpretować wymóg, zgodnie z którym użycie znaku musi być »niezbędne« do wskazania przeznaczenia towaru? Czy kryterium niezbędności może być spełnione mimo istnienia możliwości wskazania tego przeznaczenia bez odwoływania się wprost do znaku towarowego innej osoby, na przykład przez wskazanie sposobu funkcjonowania towaru? Jakie znaczenie ma tu okoliczność, że opis towaru może być mniej zrozumiały dla konsumentów bez odwołania wprost do znaku towarowego innej osoby?

4)      Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy ocenie zgodności sposobu użycia znaku towarowego z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle? Czy odwołanie się do znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, przy sprzedaży własnych towarów stanowi wskazówkę, że towary te dorównują zarówno pod względem jakości, jak i właściwości technicznych lub innych cech towarom sprzedawanym pod znakiem towarowym tej innej osoby?

5)      Czy okoliczność, że przedsiębiorca posługujący się znakiem towarowym, do którego prawo przysługuje innej osobie, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale także sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, wpływa na prawidłowość użycia znaku towarowego innej osoby?”.

 W przedmiocie pytań pierwszego, drugiego i trzeciego

24     W pytaniach pierwszym, drugim i trzecim, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy dąży w istocie do ustalenia kryteriów, jakie należy zastosować przy interpretacji wymogu, zgodnie z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego, którego nie jest ona właścicielem, musi być niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Sąd krajowy pragnie również ustalić, po pierwsze, kryteria pozwalające uznać towary za części zamienne lub akcesoria w rozumieniu tego przepisu, a po drugie, czy kryteria oceny zgodności z prawem użycia znaku towarowego w przypadku takich towarów są odmienne od kryteriów wykorzystywanych w przypadku pozostałych towarów.

25     Należy na wstępie przypomnieć, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (zob. w szczególności wyroki z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C‑10/89 HAG, Rec. str. I‑3711, pkt 13, z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C‑517/99 Merz & Krell, Rec. str. I‑6959, pkt 21, oraz z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I‑10273, pkt 47).

26     Z tego punktu widzenia podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarancja dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, poprzez umożliwienie mu odróżnienia, bez możliwości pomyłki, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. W istocie aby znak towarowy spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann‑La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. str. I‑5475, pkt 30, oraz ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48).

27     Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa „[p]rawa przyznane przez znak towarowy”, a art. 6 zawiera zasady dotyczące „[o]graniczeni[a] skutków znaku towarowego”.

28     Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy właściciel tych praw wyłącznych jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. Artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy wymienia przykładowo sposoby użycia znaku, których właściciel może zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

29     Trzeba też zauważyć, że ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu (zob. w szczególności wyroki z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C‑63/97 BMW, Rec. str. I‑905, pkt 62 oraz z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C‑100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. I‑0000, pkt 16).

30     W tym celu, po pierwsze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych.

31     Należy zauważyć, że przepis ten nie określa kryteriów pozwalających stwierdzić, czy konkretne przeznaczenie towaru mieści się w zakresie jego stosowania, lecz wymaga jedynie, by użycie znaku było niezbędne do wskazania takiego przeznaczenia.

32     Ponadto jak słusznie wskazały na to w uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich, stosowanie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie ogranicza się do części zamiennych i akcesoriów, które zostały tam wymienione tytułem przykładu prawdopodobnie dlatego, że są to najczęściej spotykane sytuacje, w których niezbędne jest użycie znaku towarowego do wskazania przeznaczenia towaru. W związku z tym okoliczności sprawy przed sądem krajowym nie wymagają odpowiedzi na pytanie, czy określony towar można uznać za część zamienną lub akcesorium.

33     Następnie należy przypomnieć, po pierwsze, że Trybunał orzekł już w przeszłości, iż użycie znaku towarowego w celu poinformowania odbiorców, że używający go podmiot jest wyspecjalizowany (lub jest specjalistą) w sprzedaży albo że zajmuje się naprawą i konserwacją towarów oznaczonych tym znakiem, wprowadzanych do obrotu pod tym znakiem towarowym przez jego właściciela lub za jego zgodą, stanowi użycie znaku w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 (zob. ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 54 i 58–63). Informacja taka jest niezbędna do zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów lub usług.

34     Podobna sytuacja ma miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym, gdzie znaki towarowe, których właścicielem jest Gillette Company, zostały użyte przez osobę trzecią w celu poinformowania odbiorców w sposób zrozumiały i kompletny o przeznaczeniu sprzedawanego przez nią towaru, to jest o tym, że jej towar pasuje do towaru oznaczonego tymi znakami.

35     Po drugie, wystarczy wskazać, że w takiej sytuacji użycie znaku towarowego jest niezbędne, o ile osoba trzecia nie może w praktyce podać tej informacji odbiorcom bez posłużenia się znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 60). Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 64 i 71 opinii, użycie znaku towarowego musi być w praktyce jedyną metodą podania takiej informacji.

36     W związku z tym, aby upewnić się, czy mogłyby tu zostać użyte inne metody podania takiej informacji, należy wziąć pod uwagę na przykład ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych do rodzaju towarów sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla których ten rodzaj towarów jest przeznaczony. Aby było możliwe zachowanie systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów, normy te – lub inne cechy – muszą być w stanie zapewnić odbiorcom zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towaru sprzedawanego przez osobę trzecią.

37     Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed sądem krajowym użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez LA‑Laboratories.

38     Po trzecie, przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje jakiegokolwiek rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów. Kryteria tej oceny, zwłaszcza w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów, nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

39     Mając na uwadze powyższe rozważania, na pytania pierwsze, drugie i trzecie należy odpowiedzieć w ten sposób, że zgodność z prawem użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 jest uzależniona od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru.

Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia towarów.

 W przedmiocie pytania czwartego

40     W pierwszej części pytania czwartego sąd krajowy pragnie ustalić, jak należy interpretować ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 wymóg, zgodnie z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. W drugiej części pytania sąd krajowy docieka, czy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego stanowi wskazówkę, że towary sprzedawane przez ten podmiot dorównują zarówno pod względem jakości, jak właściwości technicznych lub innych cech towarom opatrzonym tym znakiem towarowym.

41     W odniesieniu do pierwszej części pytania należy stwierdzić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wymóg „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego (ww. wyroki w sprawie BMW, pkt 61 oraz w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 24). Obowiązek ten jest analogiczny do obowiązku nałożonego na pośrednika, który używa cudzego znaku towarowego w celu powiadomienia o pośredniej sprzedaży towarów oznaczonych tym znakiem (zob. wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C‑337/95 Parfums Christian Dior, Rec. str. I‑6013, pkt 45, oraz ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 61).

42     Użycie znaku jest więc niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 51).

43     Następnie takie użycie znaku towarowego nie może naruszać wartości znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 52).

44     Ponadto, jak słusznie podniosły to w uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, użycie znaku towarowego jest niezgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy, gdy prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

45     Wreszcie użycie znaku towarowego jest też niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i w przemyśle w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, gdy osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego tym znakiem.

46     Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaków towarowych, których właścicielem jest Gillette Company, nastąpiło zgodnie z uczciwymi praktykami, z uwzględnieniem w szczególności wymogów przytoczonych w pkt 42–45 niniejszego wyroku. Należy przy tym zwrócić uwagę na całościowy wygląd towaru sprzedawanego przez osobę trzecią, a w szczególności na sposób uwidocznienia znaku towarowego, którego osoba trzecia nie jest właścicielem, sposób w jaki ukazana została różnica pomiędzy tym znakiem a znakiem towarowym lub oznaczeniem należącym do osoby trzeciej, a także starania, jakie osoba trzecia podjęła celem upewnienia się, że konsument odróżni jej towary od towarów oznaczonych znakiem, którego nie jest ona właścicielem.

47     W zakresie drugiej części pytania, jak słusznie zauważył w swoich uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa, okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.

48     Ponadto ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczony znakiem towarowym użytym przez tę osobę trzecią jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

49     W świetle powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć w ten sposób, że warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

–       jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,

–       narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,

–       prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,

–       osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.

Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.

Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

 W przedmiocie pytania piątego

50     W pytaniu piątym sąd krajowy docieka, czy wprowadzony w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 wyjątek, uniemożliwiający właścicielowi znaku towarowego zakazania jego używania osobie trzeciej, znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osoba trzecia sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego części lub akcesoria te są przeznaczone.

51     Należy stwierdzić, jak zauważyły to w swoich uwagach rządy fiński i Zjednoczonego Królestwa, że żaden przepis wspomnianej dyrektywy nie wyklucza, by w takiej sytuacji osoba trzecia mogła powołać się na art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Jednakże użycie przez osobę trzecią znaku towarowego musi być niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

52     Kwestia, czy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w opisanych powyżej okolicznościach jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru oraz zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, stanowi okoliczność faktyczną, której ocena należy do sądu krajowego, w zależności od specyfiki każdej sprawy.

53     Na podstawie powyższych rozważań na pytanie piąte należy odpowiedzieć w ten sposób, że w sytuacji, gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

 W przedmiocie kosztów

54     Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1)      Zgodność z prawem użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru.

Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

2)      Warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

–       jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,

–       narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,

–       prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,

–       osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.

Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.

Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

3)      W sytuacji gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Podpisy

---

* Język postępowania: fiński.