Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2010 door Union Investment Privatfonds GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2010 in de gevoegde zaken T-303/06 en T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Union Investment Privatfonds GmbH

(Zaak C-317/10 P)

()

2010/C 246/43

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirante: Union Investment Privatfonds GmbH (vertegenwoordiger: J. Zindel, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: UniCredito Italiano SpA en Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Conclusies

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante stelt dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (1) onjuist is toegepast. Bovendien is de bestreden beslissing volgens haar vastgesteld op basis van een specifiek geval dat deels niet aan de onderhavige feiten beantwoordt.

Anders dan het BHIM, die rekwirantes beroepen in wezen had toegewezen, heeft het Gerecht ten onrechte niet erkend dat de merken waarvoor de beroepen zijn ingesteld, deel van een grote merkenfamilie uitmaken. Rekwirante wijst erop dat alle samengestelde merken van deze familie eenzelfde eerste lettergreep hebben, onmiddellijk gevolgd door een ander begrip uit de beleggingswereld. De merken van UniCredito Italiano SpA bezitten ook diezelfde onderscheidende eigenschappen van deze serie. Het Gerecht heeft de feiten verdraaid door te oordelen dat de vergeleken merken structureel verschillen omdat de eerste lettergreep van de merken van UniCredito Italiano Spa door een Engels woordbestanddeel worden gevolgd, terwijl de eerste lettergreep van rekwirantes merken door een Duits woordbestanddeel worden gevolgd. Het Gerecht heeft er daarbij evenwel onvoldoende rekening mee gehouden dat, aangezien deze merken tot een serie merken behoren, alle merken die deel uitmaken van deze merkenfamilie in aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94. Rekwirante merkt in dit verband op dat ook zij Engelse en internationale woordbestanddelen voor haar merken gebruikt, zodat de tegenovergestelde opvatting van het Gerecht kennelijk onjuist is.

Verder voert rekwirante aan dat het Gerecht er tevens ten onrechte van is uitgegaan dat de door haar voor de beleggingsfondsen gebruikte merken steeds worden gebruikt in combinatie met de naam van de emitterende instelling. Dit wordt evenwel weerlegd door het bewijs dat zij reeds aan het BHIM had overgelegd blijkens hetwelk — zoals eerder is toegelicht — de naam van de emitterende instelling in de persartikelen over de beleggingsfondsen of bij het verstrekken van investeringsadvies niet wordt vermeld.

Zij benadrukt dat het bestreden arrest ontoereikend is gemotiveerd, aangezien niet kan worden uitgemaakt hoe het Gerecht de opvatting van het Duitse publiek, die voor de beoordeling van het verwarringsgevaar van doorslaggevend belang is, heeft kunnen vaststellen.

Zulks was echter noodzakelijk aangezien rekwirante, door verschillende beslissingen van het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (Duitse octrooi- en merkenbureau) en van andere Duitse rechterlijke instanties over te leggen, heeft aangetoond dat het DPMA en de Duitse rechter ervan uitgaan dat gevaar voor verwarring bij het Duitse publiek bestaat ingeval bepaalde merken — bevattende eenzelfde eerste lettergreep als die van de serie merken van rekwirante — door derden ter aanduiding van diensten in de financiële sector worden ingeschreven of gebruikt.

Ten slotte betoogt zij dat het Gerecht, zoals ook reeds het BHIM, voorbij is gegaan aan het feit dat sprake is van gevaar voor verwarring wegens de soortgelijkheid van de diensten in de „vastgoedsector”. Voor de vastgoedfondsen die door rekwirantes merken worden aangeduid, wordt de door de investeerder beoogde meerwaarde volgens haar verwezenlijkt via verrichtingen van beheer, verhuur of ook verkoop van onroerende goederen. Derhalve is zij van mening dat zowel het BHIM als het Gerecht er ten onrechte van zijn uitgegaan dat het beheer van een vastgoedfonds uitsluitend tot kapitaalopbrengsten strekt. Voor zover het BHIM enkel makelaars- en soortgelijke activiteiten als „diensten op het gebied van vastgoed” heeft beschouwd, heeft het er niet naar behoren rekening mee gehouden dat het begrip „diensten op het gebied van vastgoed” veel ruimer is.

(1)  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1).