Marchio comunitario

Il merito principale del sistema del marchio comunitario consiste nel consentire alle imprese di contrassegnare i propri prodotti e servizi allo stesso modo su tutto il territorio dell'Unione europea. Tramite un unico procedimento di registrazione presso l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (UAMI) le imprese possono ottenere un marchio che beneficerà successivamente di una protezione uniforme e produrrà i suoi effetti su tutto il territorio comunitario.

ATTO

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento istituisce un sistema che consente all'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) di rilasciare i marchi comunitari. Grazie ad una domanda unica di registrazione presentata all'UAMI il marchio comunitario acquista carattere unitario, nel senso che produce gli stessi effetti in tutta la Comunità europea.

Diritto dei marchi

Qualsiasi segno che può essere rappresentato graficamente (in particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o della sua confezione) può costituire un marchio comunitario purché questi segni consentano di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di un'altra

Possono essere titolari dei marchi comunitari le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli organismi di diritto pubblico, e segnatamente:

• cittadini degli Stati membri;
• cittadini di altri Stati che fanno parte della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà intellettuale (EN), (ES), (FR);
• cittadini di Stati che non fanno parte della convenzione di Parigi ma che risiedono o hanno la loro sede nel territorio della Comunità o di uno Stato che fa parte della convenzione;
• cittadini di qualsiasi altro Stato che garantisca ai cittadini degli Stati membri la stessa protezione garantita ai propri cittadini nazionali.

Sono esclusi, in particolare, dalla registrazione:

• i segni che non sono atti a costituire marchi comunitari;
• i marchi privi di carattere distintivo;
• i marchi composti da segni o da indicazioni divenuti comuni nel linguaggio corrente o nelle pratiche commerciali;
• i marchi incompatibili con l'ordine pubblico o il buoncostume;
• i marchi che possono ingannare il pubblico, ad esempio sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare l'impiego a fini commerciali:

• di un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui è registrato;
• di un segno che rischia di essere confuso dal pubblico con un altro marchio;
• di un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario, qualora l'impiego del segno sfrutti la reputazione e il carattere distintivo del marchio.

Viceversa, il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al suo titolare di vietare a terzi l'impiego a fini commerciali:

• del suo nome o del suo indirizzo;
• di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca della produzione del prodotto o della prestazione del servizio o ad altre loro caratteristiche;
• del marchio qualora tale impiego sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare quale accessorio o pezzo di ricambio.

Entro cinque anni dalla registrazione, un marchio comunitario deve essere effettivamente utilizzato dal titolare nella Comunità per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio comunitario è considerato per il territorio della Comunità come un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la sua sede, il suo domicilio o uno stabilimento alla data in questione. Sono stabilite delle disposizioni relative al trasferimento del marchio ad un terzo, alle misure di esecuzione forzata, alle misure di fallimento nonché alle licenze e ai diritti nei confronti dei terzi (opponibilità a terzi).

Domanda di marchio comunitario

A scelta del richiedente, la domanda di marchio comunitario è depositata presso l'UAMI, presso il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio BENELUX dei marchi. Questo servizio o ufficio deve in tal caso provvedere alla trasmissione della domanda all'UAMI entro due settimane dalla data del deposito. La domanda deve essere corredata di diversi documenti e indicazioni (richiesta di registrazione, elementi che consentano di identificare il richiedente e l'elenco dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione) e comporta il pagamento di una tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe.

Chi ha depositato un marchio in uno Stato membro che fa parte della convenzione di Parigi beneficia, per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario, di un diritto di priorità durante un periodo di sei mesi dalla data del deposito della prima domanda.

Il titolare di un marchio precedentemente registrato in uno Stato, che deposita una domanda di marchio destinata ad essere registrata come marchio comunitario può avvalersi dell'anzianità del marchio nazionale anteriore.

Procedura di registrazione

Il regolamento specifica le modalità del deposito delle domande di marchio comunitario, le condizioni relative alle qualità di titolare e la possibilità di altre parti interessate di indirizzare all'UAMI osservazioni scritte e di opporsi alla registrazione di un marchio. In particolare, il regolamento stabilisce il cosiddetto sistema "di ricercache ha lo scopo di identificare gli eventuali conflitti con altri diritti anteriori. Il deposito di una domanda di marchio comunitario deve infatti essere obbligatoriamente accompagnata da una duplice ricerca, effettuata dall'UAMI e dagli uffici nazionali della proprietà industriale, avente ad oggetto marchi o domande di marchi precedenti, comunitari o nazionali (questo sistema è stato profondamente modificato con l'adozione del regolamento (CE) n. 422/2004 - cfr. più oltre).

Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei relativi prodotti e servizi. Se soddisfa le condizioni previste, la domanda di marchio comunitario viene pubblicata.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi di dieci anni.

Rinuncia, decadenza e nullità

Il marchio comunitario può formare l'oggetto di una rinuncia per l'insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato. Previa domanda presentata presso l'ufficio e dopo la sua verifica, il titolare di un marchio comunitario può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se:

• per un periodo di cinque anni, senza un valido motivo, il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo nella Comunità;
• per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto la denominazione commerciale abituale del prodotto o del servizio per il quale è registrato;
• il marchio può indurre il pubblico in errore, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
• il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni che gli consentono di agire in qualità di titolare del marchio comunitario.

Il regolamento stabilisce le cause che possono giustificare la nullità della registrazione del marchio comunitario. Precisa inoltre gli effetti della decadenza e della nullità di un marchio comunitario, nonché la procedura di domanda di decadenza o di nullità.

Procedura di ricorso

Può essere proposto ricorso contro qualsiasi decisione degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione per la gestione dei marchi e delle questioni giuridiche, nonché delle divisioni di annullamento dell'UAMI. Il regolamento definisce le persone legittimate a proporre il ricorso nonché il termine e la forma del ricorso e precisa le condizioni relative alla revisione pregiudiziale, all'esame del ricorso, alle decisioni sul ricorso e al ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Marchi comunitari collettivi

Quando si deposita una domanda, un marchio comunitario può essere designato come collettivo se consente di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

Competenza e procedura concernente le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari

Gli Stati membri sono incaricati di designare sui loro territori un numero limitato di tribunali nazionali di primo e secondo grado con competenza esclusiva per:

• tutti gli atti di contraffazione;
• le azioni di accertamento di non contraffazione;
• le domande riconvenzionali di decadenza o di nullità del marchio comunitario.

In caso di contraffazione, il tribunale dei marchi comunitari investito del caso emette un'ordinanza che vieta al convenuto di continuare gli atti di contraffazione. Esso adotta anche le misure adeguate atte a garantire il rispetto di questo divieto.

Incidenza sul diritto degli Stati membri

Il regolamento prevede la procedura applicabile in caso di azioni civili simultanee e successive fondate sui marchi comunitari e i marchi nazionali. Esso menziona anche le condizioni per l'applicazione del diritto nazionale ai fini del divieto dell'impiego dei marchi comunitari, in particolare il diritto che, sulla base della legislazione nazionale, consente di avviare azioni per la violazione di diritti anteriori contro l'impiego di un marchio comunitario posteriore.

Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può, in taluni casi, richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in marchio nazionale.

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

L'Ufficio è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica. In ogni Stato membro esso possiede la capacità giuridica più ampia riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali e, in particolare, può acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

Le domande di marchi comunitari sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Le lingue dell'ufficio sono il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'italiano. Il richiedente deve indicare una seconda lingua che deve essere una lingua dell'ufficio, il cui impiego egli accetta come eventuale lingua procedurale.

Regolamento modificativo (CE) n. 3288/94

Questo regolamento riguarda l'applicazione dell'accordo sugli ADPIC (EN), (ES), (FR) (aspetti dei diritti di proprietà intellettuali attinenti al commercio) dell'OMC (EN), (ES), (FR) (Organizzazione mondiale del commercio) concluso nel quadro dell'Uruguay Round (1986-1994).

Regolamento modificativo (CE) n. 422/2004

Questo regolamento introduce una serie di modifiche nel sistema del marchio comunitario al fine di migliorarne l'efficacia e di perfezionarne il funzionamento. In particolare, semplifica il funzionamento del "sistema di ricerca" dei diritti anteriori. Permane infatti obbligatoria soltanto la ricerca riguardante l'esistenza di marchi comunitari anteriori, svolta dall'UAMI la quale diviene facoltativa per le ricerche effettuate dagli uffici nazionali di proprietà industriale. Quindi esiste sempre la possibilità di una ricerca nazionale, ma questa è subordinata alla presentazione di una richiesta esplicita da parte del richiedente e al pagamento di una tassa di ricerca speciale.

Questo regolamento modifica, tra l'altro, la definizione dei titolari di marchi comunitari. Secondo il precedente dispositivo, il sistema del marchio comunitario non era aperto alle persone che non avevano la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o che non erano domiciliate in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, salvo che esistesse un accordo di reciprocità fra il paese terzo e l'UE sul riconoscimento del marchio comunitario. Nel nuovo regolamento il requisito della cittadinanza e della reciprocità è stato soppresso. Il sistema del marchio comunitario è, d'ora in avanti, del tutto aperto a chiunque sia interessato ad una protezione uniforme del marchio nell'UE.

Altre modifiche riguardano la divisione della domanda di marchio comunitario, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (nel senso di una maggiore certezza giuridica) e le commissioni di ricorso dell'OAMI (ruolo meglio definito, concessione di mezzi addizionali per migliorarne il funzionamento).

Adesione della CE al Protocollo di Madrid

Nel 2004, la Comunità europea ha presentato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) (EN), (ES), (FR) il suo atto d'adesione al Protocollo di Madrid (FR) riguardante la registrazione internazionale dei marchi. È la prima volta che la Comunità, in quanto tale, aderisce ad un trattato dell'OMPI. Tale adesione consente di stabilire un collegamento fra il sistema del Protocollo di Madrid, amministrato dall'OMPI, ed il sistema del marchio comunitario gestito dall'UAMI.

Dal 1° ottobre 2004, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, i richiedenti e i titolari di marchi comunitari possono quindi chiedere la protezione internazionale di marchi di loro appartenenza, presentando una domanda internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid. Inversamente, i titolari di registrazioni internazionali ai sensi di tale Protocollo possono richiedere la protezione dei marchi per il tramite del sistema del marchio comunitario. Il Protocollo di Madrid si applica ad oltre sessanta paesi, compresi gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, la Russia e l'Australia.

ATTI COLLEGATI

ADESIONE DELLA COMUNITÀ AL PROTOCOLLO DI MADRID SUI MARCHI INTERNAZIONALI

Decisione 2003/793/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003]

e

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario per dare effetto all'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003

Questi due provvedimenti istituiscono un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'obiettivo è quello di permettere alle imprese di ottenere, tramite la presentazione di una domanda unica, la protezione del loro marchio non solamente in tutta la Comunità, in quanto marchio comunitario, ma anche nei paesi che aderiscono al protocollo di Madrid (ad esempio, la Cina).

La decisione 2003/793/CE riguarda l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi. Il regolamento (CE) n. 1992/2003 contiene le disposizioni necessarie per dare effetto a tale adesione modificando all'uopo il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. Esso ha per oggetto le procedure e gli effetti relativi a:

• registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario;
• registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI MARCHI

Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa

La direttiva (es de en fr) ha lo scopo di garantire ai marchi di impresa registrati la medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

See also

- Ulteriori informazioni (DE), (EN), (FR) sul sito tematico di EUROPA dedicato al mercato unico dell'Unione europea;

- Sito dell' UAMI (pagina sul marchio comunitario)

Ultima modifica: 05.12.2006