15.5.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/17

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La anulación total de la resolución del Tribunal General en el asunto T-217/15, de 30 de noviembre de 2016.

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Estimación total de las pretensiones aducidas en primera instancia.

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Condena en costas a la recurrida y coadyuvante.

1.

El primer motivo de recurso consiste en que la Sentencia recurrida incurre en el error de Derecho de considerar que, a los efectos del art. 8.4 del Reglamento no 207/2009 del Consejo (1), de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea («el Reglamento»), el requisito del alcance «no únicamente local» se cumple al margen de la dimensión geográfica en que el titular de la marca invocada ejerce su actividad. Esta interpretación desvirtúa el sentido literal del término «local», así como la finalidad que subyace en el art. 8.4 del Reglamento.

La resolución recurrida ha incurrido en el error de Derecho alegado, en la medida en que, a la hora de determinar el alcance meramente local o no del supuesto nombre comercial no registrado, ha tenido en cuenta documentos con eficacia fuera del territorio español.

Por otra parte, del hecho de que los servicios prestados por el establecimiento para cuya designación se utiliza la marca o nombre comercial se presten a un público internacional no cabe inferir que el uso del signo sea supra local.

La conclusión a la que llega la Sentencia, en relación con el requisito del «no únicamente local» vulnera, pues, la finalidad del art. 8.4 del Reglamento. Así, la Sentencia admite que ese requisito aplicado al nombre comercial que se opone a la solicitud de una marca de la Unión Europea no depende del alcance local del establecimiento que lo emplee, sino de la «dispersión geográfica de su clientela o al renombre de que goce entre el público en un ámbito nacional o incluso internacional». Con esta tesis, la Sentencia desborda la finalidad restrictiva del art. 8.4 del Reglamento, ya que permite una prueba fácil de la ruptura de lo estrictamente local mediante el mero uso del signo no registrado en Internet o, dadas las circunstancias del caso examinado, del factor internacional de los huéspedes que se alojan en el establecimiento concernido.

2.

El segundo motivo de recurso viene a sostener que la Sentencia incurre en el error de Derecho de considerar que, a los efectos del artículo 8.4 del Reglamento, en relación con el art. 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente en España, no es exigible el carácter notorio del signo no registrado invocado, cuando la Jurisprudencia mayoritaria dictada sobre esta cuestión en España parte justamente de lo contrario, es decir, de exigir no solamente un uso del signo invocado, sino también que dicho uso sea notorio en una parte sustancial del territorio español.

3.

El tercer motivo de recurso se basa en que la sentencia recurrida incurre en error de derecho al considerar cumplido el apartado b) del artículo 8.4 del Reglamento sobre marcas de la UE con base en la sentencia LAGUIOLE (apartado 37), cuando la misma no es de aplicación al caso, pues en el presente asunto se interpreta el derecho español, y no el derecho francés como sucedió en la sentencia LAGUIOLE, y cuando esta parte ha puesto de manifiesto sentencias del Tribunal Supremo español que claramente prohíben a un nombre comercial no registrado impedir el uso de una marca posterior, sin que la parte recurrida haya aportado la Ley de Competencia desleal española que supuestamente ampara esa posibilidad, que esta parte ha negado fundadamente.

4.

Finalmente, el cuarto motivo del recurso de casación defiende que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho en la interpretación del concepto de «marcas intermedias», acuñado conforme a la Ley de Marcas española, y concretamente, que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho en relación con el art. 65 del Reglamento.

Esta parte encuentra que la Sentencia recurrida incurre en error de Derecho por cuanto el referido art. 65 del Reglamento no impide stricto sensu examinar la quaestio iuris que se le plantee a la luz de la argumentación jurídica alegada por las partes. Al contrario de lo que afirma la Sentencia, no pretende esta parte alterar la base fáctica que la Sala de Recurso tuvo en consideración a la hora de resolver, sino solo alegar un fundamento jurídico que ponga de manifiesto el error de Derecho padecido por la resolución de la EUIPO objeto de demanda.

Se apela al principio iura novit curia, por el cual el juez a la hora de resolver ha de aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, siempre y cuando la decisión sea acorde con las cuestiones de hecho y de derecho de los litigantes y no se altere la causa de pedir esgrimida, ni transformar el problema en otro distinto. En este sentido, el Tribunal tenía que haber entrado a valorar lo argumentado por mi representada, toda vez que de no hacerlo se estaría coartando su derecho a la defensa y privándole de sus derechos registrales.