1

Il 26 giugno 2009 la ricorrente, sig.ra Tiantian Shang, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

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Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

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Al contempo la ricorrente ha presentato all’UAMI, conformemente all’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, una domanda di rivendicazione di preesistenza del marchio italiano figurativo anteriore seguente, registrato sotto il numero 1217303:

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Con decisione del 1o giugno 2010 l’esaminatore ha respinto la rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore.

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Il 22 luglio 2010 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.

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Con decisione del 14 dicembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che il marchio comunitario richiesto e il marchio nazionale anteriore non erano identici a causa delle loro distinte rappresentazioni grafiche, non solo quanto ai caratteri tipografici dell’elemento denominativo «justing», ma anche quanto ai loro elementi figurativi e alla posizione delle diverse componenti dei segni.

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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

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L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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A sostegno del ricorso la ricorrente solleva tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione e sull’errata interpretazione dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), e, il terzo, sulla notorietà del marchio nazionale anteriore.

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La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver interpretato restrittivamente l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009. Quest’ultima, infatti, avrebbe interpretato detta disposizione senza tener conto del contesto in cui essa s’inserisce, ossia un sistema di protezione dei marchi contro i rischi di confusione rispetto a marchi identici o simili. A tale riguardo la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare il fatto che l’elemento denominativo «justing» del marchio comunitario e quello del marchio nazionale anteriore sono identici, e tale identità non è rimessa in discussione dalla circostanza che nei due marchi siano stati utilizzati caratteri tipografici differenti. L’identità dei prodotti contrassegnati dai due marchi in questione, poi, sarebbe assoluta e la commissione di ricorso non l’avrebbe revocata in dubbio. Infine, quanto agli elementi figurativi dei marchi in causa, le loro differenze dovrebbero essere ricontestualizzate in un «processo di evoluzione grafica» del marchio nazionale anteriore, che non avrebbe minimamente inficiato l’«unicità del marchio», rimasta infatti identica.

12

L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

13

L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 così dispone:

«Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato».

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Affinché sia accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore ai fini della domanda di registrazione del marchio comunitario, devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: il marchio nazionale anteriore e quello comunitario richiesto devono essere identici; i prodotti o servizi del marchio comunitario richiesto devono essere identici a quelli contrassegnati dal marchio nazionale anteriore o contenuti in essi; il titolare dei marchi in questione deve essere il medesimo.

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Nella fattispecie, l’identità tra i prodotti contrassegnati dal marchio comunitario richiesto e quelli contrassegnati dal marchio nazionale anteriore non è contestata. È del pari pacifico tra le parti che i marchi in questione hanno lo stesso titolare.

16

Per quanto attiene all’identità dei marchi, occorre ricordare che un segno è identico ad un marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio stesso, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (sentenza della Corte del 20 marzo 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Racc. pag. I-2799, punto 54).

17

Il requisito dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze connesse a una tale identità. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario la cui rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore sia stata accolta potrà, nel caso che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, pretendere di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

18

A giusto titolo, pertanto, la commissione di ricorso ha interpretato restrittivamente l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

19

A tale riguardo, deve essere respinto l’argomento sollevato dalla ricorrente secondo il quale il beneficio dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere esteso ai marchi simili, allo stesso modo in cui la protezione dei marchi contro il rischio di confusione concerne altresì i marchi simili. Infatti, contrariamente alle disposizioni del regolamento n. 207/2009 dirette alla protezione dei marchi contro il rischio di confusione con marchi identici o simili, l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 riguarda unicamente i marchi identici e non contiene alcuna disposizione relativa ai marchi simili. Ora, il Tribunale non può modificare la lettera dell’articolo 34 di detto regolamento consentendo di sostituire il requisito della somiglianza a quello dell’identità dei marchi.

20

Si deve quindi verificare, nella fattispecie, se il marchio comunitario richiesto e il marchio nazionale anteriore siano identici.

21

I due marchi figurativi sono composti da un elemento denominativo «justing» e da elementi figurativi. Al pari della commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, si deve notare che l’elemento denominativo «justing» è riprodotto in caratteri tipografici differenti a seconda del marchio. Nel marchio nazionale anteriore sono utilizzati caratteri di stampa standard, mentre nel marchio comunitario richiesto ricorrono caratteri gotici, che conferiscono alla parola «justing» una precisa connotazione grafica e stilistica.

22

Dissimili sono, peraltro, gli elementi figurativi dei due marchi. Infatti, nel marchio nazionale anteriore figurano, ai lati dell’elemento denominativo, i simboli che rappresentano i due sessi, mentre nel marchio comunitario richiesto l’elemento figurativo, posizionato al di sopra di quello denominativo, rappresenta un anello contornato da raggi contenente la lettera «j».

23

Alla luce di ciò, deve concludersi che a buon diritto la commissione di ricorso ha considerato che i marchi non erano identici e, pertanto, che non poteva essere accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore per il marchio comunitario richiesto.

24

A tale proposito l’argomento della ricorrente diretto a spiegare le differenze tra i marchi con un «processo di evoluzione grafica» non è idoneo ad inficiare tale conclusione. Infatti, i marchi avrebbero potuto essere considerati identici soltanto se, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 16 supra, le differenze fossero state talmente insignificanti da passare inosservate agli occhi del consumatore, cosa che non avviene nella fattispecie, dove la rappresentazione grafica dei due marchi è molto diversa.

25

Tutto ciò considerato, occorre respingere il primo motivo.

26

La ricorrente sostiene che, per stabilire se due marchi debbano essere considerati identici, occorre fare riferimento all’articolo 4 della direttiva 98/71, a termini del quale «disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». A suo avviso, ciò significa che due marchi sono identici quando i loro elementi essenziali, ossia quelli che permettono al pubblico di identificarli, sono identici.

27

Secondo la ricorrente, andrebbe rimarcato che, sotto il profilo del «possibile rischio di confusione», superando «superflue rigidità», i due marchi dovrebbero essere considerati come un marchio unico, preso atto dell’identità dei prodotti, dell’elemento denominativo e del titolare, della «preesistenza in fatto» e della «chiara commistione e/o evoluzione dei simboli assolutamente compatibili».

28

L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

29

Occorre per prima cosa osservare che le disposizioni della direttiva 98/71 non trovano applicazione nel caso di specie, giacché concernono disegni e modelli.

30

In ogni caso, si deve notare che l’articolo 4 della direttiva 98/71 e la giurisprudenza della Corte, citata al punto 16 supra, offrono una definizione analoga della nozione di identità.

31

Peraltro, gli argomenti della ricorrente sviluppati nel contesto di questo motivo riprendono, in sostanza, gli stessi elementi avanzati nell’ambito del primo motivo. Infatti, la ricorrente tenta di dimostrare che i marchi in causa sono identici nei loro elementi essenziali, ossia l’elemento denominativo «justing», e che le differenze sono solo il risultato di un «processo di evoluzione grafica» che il Tribunale deve prendere in considerazione per concludere nel senso dell’identità dei marchi.

32

Occorre sottolineare che l’interpretazione seguita dalla ricorrente della nozione di identità non è corretta, in quanto essa la riduce agli elementi essenziali dei segni ai fini della propria causa, sorvolando sul fatto che vi è identità tra i segni solo se le loro differenze sono minime, cosa che non è vera nel caso di specie, sebbene gli elementi denominativi siano i medesimi. Per il resto, è sufficiente rinviare alla valutazione effettuata dal Tribunale nell’ambito dell’esame del primo motivo.

33

Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale, se il Tribunale non ammettesse che vi è stata evoluzione del logo del marchio, qualsiasi sviluppo grafico di tale logo risulterebbe impedito, esso non può prosperare. Infatti, non si tratta, nella fattispecie, di rimettere in discussione la possibilità per il titolare di un marchio di farlo evolvere graficamente, ma di stabilire se la ricorrente possa rivendicare la preesistenza del marchio nazionale anteriore. Ora, in materia, i criteri sono stati fissati chiaramente all’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 e devono costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, come è stato stabilito al punto 18 supra. Nel caso presente, uno dei requisiti per rivendicare la preesistenza del marchio nazionale anteriore, previsto all’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, ossia l’identità dei marchi, non è soddisfatto. Di conseguenza, la domanda della ricorrente non può essere accolta.

34

La ricorrente asserisce che un’interpretazione contraria alla propria equivarrebbe a rendere vana ogni forma di tutela, giacché permetterebbe a chiunque di registrare un identico marchio con una minima differenza grafica sostenendo che la mancata perfetta coincidenza degli elementi grafici costituisce un motivo valido per considerare diverso ed originale il marchio.

35

Questo argomento non può persuadere, e ciò perché i meccanismi di protezione del regolamento n. 207/2009 consentono al titolare di un marchio di essere tutelato contro il marchio di un terzo simile al proprio e perché, secondo una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 17, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Racc. pag. II-5409, punto 74].

36

Tutto ciò considerato, occorre respingere il secondo motivo.

37

La ricorrente sostiene che la «diffusione» del marchio nazionale anteriore dovrebbe consentire una tutela dello stesso a prescindere dalla registrazione che ne è stata fatta.

38

La ricorrente precisa che si riserva di agire per una dichiarazione di nullità nei confronti del soggetto che ha iscritto come marchio internazionale che designa l’Unione europea il marchio denominativo JUSTING, l’11 maggio 2009, prima della sua domanda di marchio comunitario, ma successivamente al deposito del suo marchio nazionale anteriore.

39

L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

40

Si deve osservare, come ha già fatto la commissione di ricorso al punto 13 della decisione impugnata, che la circostanza che la ricorrente intenda agire contro il soggetto che ha depositato il marchio denominativo JUSTING come marchio internazionale che designa l’Unione europea non è un criterio pertinente nell’ambito di un procedimento di rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore.

41

Inoltre, l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 non stabilisce alcun nesso tra la rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore e la notorietà dello stesso.

42

Il terzo motivo deve dunque essere respinto in quanto inconferente.

43

Peraltro, per quanto concerne la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che sia parzialmente accolta la sua rivendicazione di preesistenza per l’elemento denominativo «justing» del marchio nazionale anteriore, si deve osservare che l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 non prevede la possibilità di avvalersi della preesistenza di una parte del marchio nazionale anteriore. Orbene, come è stato indicato precedentemente, l’articolo 34 di detto regolamento costituisce oggetto di un’interpretazione restrittiva, cosicché il Tribunale non può accogliere una tale domanda.

44

Poiché nessuno dei motivi sollevati dalla ricorrente, a sostegno vuoi della domanda di annullamento vuoi della domanda di riforma, è stato accolto, occorre respingere in toto il ricorso.

45

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce: