COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL - Rapport sur le fonctionnement du système de recherche résultant de l'article 39 du règlement sur la marque communautaire

Le 20 décembre 1993, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire [1] (le "CTMR"). Ce règlement institue un système unitaire pour la protection des marques sur la base d'une procédure unique devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ("l'Office").

[1] Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. JO n° L 11 du 14.1.1994, p. 1

Conformément à l'article 8 du CTMR, un signe ne peut être enregistré comme marque communautaire si celui-ci entre en conflit, entre autres, avec un droit de marque national antérieur. Au moment de la discussion qui a conduit à l'adoption du règlement, deux options ont été discutées pour traiter des droits antérieurs, à savoir un système ex officio de refus des demandes et un système basé uniquement sur l'action des parties proprement dites.

Le système finalement adopté par l'article 39 du CTMR prévoit un système hybride, dans lequel des rapports de recherche sont fournis, mais où les interférences possibles entre droits sont décidées avant l'enregistrement, mais sur la base de démarche des parties plutôt que par une initiative ex officio. Ce système est destiné à fournir une assistance précieuse aux petites et moyennes entreprises pour lesquelles le suivi de droits interférents peut impliquer des coûts prohibitifs. La fonction des rapports de recherche est d'informer le demandeur des droits antérieurs pouvant être opposés au signe faisant l'objet de sa demande, de manière qu'il puisse prendre des mesures appropriées même avant publication.

Pour évaluer si le système institué à l'article 39 du CTMR répond réellement aux objectifs pour lesquels celui-ci fut créé, l'article 39, paragraphe 7 stipule "qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'Office a commencé à accepter le dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est décrit dans le présent article, y compris les paiements versés aux États membres, et, le cas échéant, des propositions de modifications appropriées du présent règlement pour adapter le système de recherche en tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques de recherches."

La Commission doit étudier trois questions découlant de cette disposition:

(1) Comment fonctionne le système? (...rapport sur le fonctionnement du système...)

(2) Quels sont les coûts et avantages du système de recherche? (...y compris les paiements versés aux États membres...)

(3) Est-il nécessaire de proposer des modifications au système? (...et, le cas échéant, des propositions de modifications appropriées du présent règlement pour adapter le système de recherche en tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques de recherche.)

Pour avoir une appréciation claire du fonctionnement du système de recherche, la Commission a lancé une consultation publique, invitant les États membres et parties prenantes à exprimer leurs préoccupations et à évaluer le système sur la base de leur expérience [2]. À l'issue de cet exercice, la Commission a reçu un total de 27 réponses des parties intéressées (incluant les multinationales et organisations professionnelles [3]) ainsi que de la totalité des États membres (à l'exception de l'Allemagne, de la Grèce et de l'Italie).

[2] Questionnaire ci-joint (annexe 1)

[3] ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

D'après les réponses des États membres au questionnaire de la Commission, il semblerait que la majorité (neuf États membres) soit d'avis que le système de recherche doive être maintenu et, le cas échéant, amélioré. En ce qui concerne les réponses reçues des multinationales et organisations professionnelles, 25% seulement d'entre elles sont d'avis que les rapports de recherche devraient être maintenus, tandis que les 75% restants préfèreraient rendre le système optionnel ou abolir celui-ci complètement.

Le présent rapport souhaite fournir une analyse objective du fonctionnement du système de recherche dans la perspective des commentaires apportés par les États membres et les parties intéressées.

1. Fonctionnement du système

Suivant l'article 39 du CTMR, les recherches de droits antérieurs ne sont conduites qu'une fois que l'Office a examiné la demande [4] et confirmé que le demandeur est habilité à être le propriétaire d'une marque communautaire.

[4] Article 36 CTMR

À ce stade, l'Office transmet une copie de la demande aux services centraux de la propriété intellectuelle des États membres participant au système (tous les États membres à l'exception de la France, de l'Allemagne et de l'Italie). Ces services nationaux disposent de trois mois pour produire et communiquer à l'Office un rapport mentionnant les marques communautaires ou les demandes de marques communautaires antérieures considérées comme relevant des dispositions d'application de l'article 8 du règlement (motifs relatifs de refus).

L'Office transmet alors au demandeur le "rapport de recherche communautaire" que celui-ci élabore avec les rapports de recherche nationaux qui ont été reçus dans le délai de trois mois.

Lors de la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu qu'au bout d'un mois après que l'Office ait transmis les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe les propriétaires de marques ou de demandes de marques communautaires citées dans le rapport de recherche communautaire de la publication de la demande de marque communautaire.

Conformément à une déclaration commune du Conseil et de la Commission, consignée au procès-verbal de la réunion du Conseil à l'occasion de laquelle fut adopté le règlement sur la marque communautaire, les services nationaux sont libres d'informer les propriétaires de toutes marques nationales ou demandes de marques nationales antérieures citées dans le rapport de recherche national de la publication de la demande de marque communautaire. À ce jour, aucun service national n'a informé la Commission de ce qu'il faisait usage de cette possibilité.

En résumé, pour chaque demande de marque communautaire, l'Office prépare un rapport de recherche communautaire durant la procédure d'enregistrement. Ce rapport énumère les marques et demandes de marques communautaires antérieures identiques ou similaires portant sur des biens et services identiques et similaires, et est transmis au demandeur de marque communautaire en accompagnement des rapports de recherche nationaux qu'ont préparé les dix services nationaux (la France, l'Allemagne et l'Italie ne participent pas au système).

Ces rapports de recherche peuvent aboutir à ce que le demandeur retire sa demande, s'il constate qu'il existe manifestement des marques interférentes qui l'empêcheront d'obtenir un enregistrement de marque communautaire et d'utiliser la marque dans tous les États membres. Une autre option peut consister pour le demandeur à modifier sa demande, par exemple en restreignant la spécification des biens et services de manière à éviter une interférence de biens. Enfin, il peut se mettre en rapport avec le propriétaire des marques interférentes antérieures afin de chercher à dégager une solution négociée.

Il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de demandes qui sont totalement ou partiellement retirées suite à l'information fournie par le rapport de recherche, étant donné que les demandeurs n'informent pas l'Office de leurs motifs de retrait. Cependant, 4% seulement des demandes sont retirés avant publication. Le nombre de demandes retirées en raison du rapport de recherche est donc relativement faible. À cet égard, il est à noter que les craintes initiales suivant lesquelles il pourrait s'avérer difficile d'obtenir un enregistrement de marque communautaire en raison de droits antérieurs dans les États membres se sont avérées quelque peu exagérées, vu le nombre limité d'oppositions (20%).

Enfin, il convient également de noter que l'Office n'entreprend pas de recherches sur demande individuelle. Ce type de services est fourni par les entreprises privées. À cet égard, l'Office dispose d'environ 25 licenciés recevant des données sur la marque communautaire et certains de ceux-ci apparaissent sur une liste offrant des services de recherches privés [5]. L'information fournie par l'Office n'est pas destinée au grand public étant donné qu'elle ne comporte pas de logiciel de recherche. Ce service est plutôt destiné aux bureaux et entreprises nationaux intéressés à rédiger les programmes informatiques nécessaires pour exploiter l'information. Le coût d'une licence est de 5 000 euros [6].

[5] http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm. Une liste d'entreprises fournissant ce type de services est disponible sur demande adressée à la section d'information du bureau. Cette liste contient les références des services de recherches privés suivants: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK) , The United Kingdom Patent Office (UK);

[6] Des informations complémentaires sur le service "CTM-Download" peuvent être obtenues en consultant: http://oami.eu.int/en/database/download.htm

2. Niveau de la taxe

Le niveau de la taxe de recherche est fixé par le comité budgétaire de l'Office par décision adoptée à la majorité des trois-quarts des représentants des États membres. Cette taxe, qui est la même pour chaque office participant au système, est payable à chaque service national pour chaque rapport de recherche que fournit ce dernier. [7] La taxe a été fixée à 25 euros par décision du comité budgétaire du 7 juillet 1995. [8]

[7] Article 39, paragraphe 4 du CTMR

[8] Article 1 de la décision n° CB-95-11 du Comité budgétaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 juillet 1995 concernant les montants à payer pour les rapports de recherche des offices nationaux (http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm)

Cependant, en 1998, le comité budgétaire a décidé d'ajuster la taxe au nombre de catégories de biens et services couverts par la demande de marque commerciale. Il a donc été décidé qu'outre la taxe de 25 euros, chaque service national recevrait 5 euros pour chaque catégorie de biens et services au delà de trois dans la demande de marque communautaire. [9] D'après ce nouveau système, le coût moyen par rapport et par pays s'élève à environ 27 euros, ce qui représente un total d'environ 270 euros par demande.

[9] Article 1 de la décision n° CB-98-4 du Comité budgétaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 mars 1998 modifiant les montants à payer pour les rapports de recherche des offices nationaux ( http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm)

Cette taxe ne couvre pas les frais exposés par l'Office dans la gestion du système de recherche. Cette dépense ne représente pas seulement le coût du rapport de recherche communautaire, mais également le coût administratif représenté par la gestion d'environ un demi-million de rapports de recherche par an [10]. Étant donné que l'Office ne facture aux candidats aucun honoraire supplémentaire pour le rapport de recherche communautaire, la taxe normale de demande couvre le coût total du système de recherche [11].

[10] Environ 45 000 demandes par an multipliées par 11 rapports de recherche par demande donne un chiffre de 495 000 rapports de recherche.

[11] D'après le cinquième considérant du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles): "la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque communautaire inclut le montant que l'Office doit verser à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service, conformément à l'article 39, paragraphe 4, du règlement"

Pour évaluer si la taxe est appropriée, il est nécessaire de vérifier d'abord si les services nationaux considèrent qu'ils sont rémunérés au juste prix pour le service qu'ils fournissent et, en second lieu, si les demandeurs considèrent qu'ils obtiennent une bonne rétribution de leur contribution.

D'après les réponses reçues par la Commission au questionnaire relatif au système de recherche, les services nationaux sont d'avis que le montant actuellement payé est raisonnable. Un des services a toutefois estimé que la taxe devait être revue en considération des efforts déployés et des dépenses exposées par les services nationaux. Un autre État membre a suggéré qu'une augmentation de la taxe pourrait permettre d'apporter des améliorations à la qualité des rapports de recherche.

En ce qui concerne les réponses reçues des parties intéressées, celles-ci reconnaissent qu'une taxe d'environ 27 euros par pays (270 euros au total) n'est pas déraisonnable. Cependant, l'absence de cohérence dans les critères utilisés dans les différentes recherches et, parfois, le caractère incomplet et la mauvaise qualité de certaines recherches ne constituent pas un bon rapport qualité-prix. Il en résulte que la plupart des demandeurs auront de fait déjà effectué leurs propres recherches avant de déposer une demande de marque. Par conséquent, pour la grande majorité des demandeurs, le système de recherche ne fait que qu'accroître les coûts et les travaux sans apporter de valeur ajoutée. À l'inverse, les demandeurs qui n'ont pas les moyens de s'en remettre aux "services de recherches privés" sont obligés d'investir des ressources supplémentaires pour convertir l'information "brute" fournie par les rapports de recherche en information utilisable quant à l'existence de droits antérieurs interférents. Cet exercice de "filtrage" impose un surcoût à ces demandeurs. Enfin, certains autres demandeurs préfèrent simplement ne pas tenir compte du contenu des rapports de recherche de manière à éviter les difficultés et les coûts susmentionnés.

Tout ceci pour montrer que si les taxes ne sont pas en principe considérées comme déraisonnables, les demandeurs ne tiennent généralement pas compte des rapports de recherche, ou sont obligés d'encourir des dépenses supplémentaires pour en tirer des informations utiles. Par conséquent, étant donné la valeur limitée de ces rapports, le paiement de la taxe est considéré comme un surcoût pour les demandeurs qui obtiennent très peu en retour.

3. Élargissement

Ajoutons à cela qu'il est impossible d'ignorer l'impact qu'aura l'élargissement de l'Union européenne sur le système de recherche et son coût. Le nombre de recherches nationales augmentera de façon significative, en fonction du nombre de nouveaux États membres qui exerceront leur droit d'effectuer une recherche dans leur propre registre. Il est prématuré et difficile de déterminer quels nouveaux États membres produiront des rapports de recherche. Cependant à l'heure actuelle, les pays suivants (qui effectuent des recherches pour découvrir des marques antérieures dans leurs systèmes nationaux alors que leurs services nationaux examinent les motifs relatifs de refus) peuvent être intéressés à effectuer des recherches au titre de l'article 39, paragraphe 2 CTMR: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Malte et Pologne. D'autres, tels que la République tchèque ou la Slovaquie, fournissent déjà des services de recherche et sont susceptibles d'opter pour l'option rapport de recherche prévue par le règlement. En définitive, il est parfaitement possible que l'ensemble des nouveaux États membres décident de faire partie du système de recherche.

Si le système obligatoire actuel de recherches est étendu à douze États membres supplémentaires, le coût du rapport de recherche par demande augmenterait jusqu'à atteindre 594 euros, soit plus du double du coût d'aujourd'hui. Ceci imposerait un fardeau supplémentaire aux demandeurs de marques communautaires, qui hypothéquerait en particulier la compétitivité des PME. Ce résultat serait en fait contraire à l'objectif pour lequel le système de recherche a été conçu, à savoir fournir une assistance précieuse aux petites et moyennes entreprises pour lesquelles le suivi des droits interférents peut impliquer des coûts prohibitifs.

4. Autres préoccupations

Comme indiqué ci-dessus, l'objectif principal du présent rapport est de déterminer s'il est nécessaire de proposer des modifications au système et, dans l'affirmative, quels sont les changements nécessaires. Il va de soi que toute proposition de modification devrait viser à répondre de façon adéquate aux problèmes décelés dans le système actuel. La section 2 ci-dessus mentionne déjà certaines des déficiences apparentes liées, notamment, au niveau de la taxe. Cependant, et sur la base des observations des parties prenantes, la Commission a décelé d'autres insuffisances du système de recherche qui doivent être signalées. Celles-ci peuvent être résumées comme suit:

- Calendrier inapproprié: comme indiqué ci-dessus, les recherches sont conduites après que la demande de marque communautaire ait été déposée et la taxe de demande (975 euros) acquittée. Par conséquent, dans la plupart des cas, le demandeur, au lieu de retirer sa demande compte tenu des droits potentiellement interférents apparaissant dans le rapport, préférera attendre qu'une opposition soit formée avant de prendre une telle décision.

- Mauvaise affectation du temps et des ressources: le coût de gestion du système de recherche en termes de financement et de ressources n'est pas compensé par les avantages limités assurés au demandeur. À cet égard, il convient de noter que depuis l'année dernière, l'Office a procédé à une restructuration en profondeur destinée à faire en sorte que les ressources humaines soient employées en respectant un bon rapport coût/efficacité.

- Absence d'uniformité des rapports de recherche: cette critique a trait non seulement au niveau de l'information relative aux droits antérieurs que fournissent les rapports de recherche mais, en particulier, à la nature hétérogène des critères de recherche proprement dits. En dépit des efforts déployés par l'Office pour réaliser l'harmonisation des rapports de recherche d'un point de vue à la fois formel et matériel, les services nationaux ont maintenu leurs formats et critères, bien qu'on ait assisté à des améliorations depuis la création du système en 1996.

Ce problème a été confirmé d'autre part par la communication n° 5/00 du président de l'Office du 3 août 2000 fournissant un aperçu général des rapports de recherche nationaux et communautaires, préparés par l'OHIM en consultation avec les services nationaux et le Bureau Benelux des marques. Cette communication témoigne abondamment des divers critères appliqués par les services nationaux et l'Office lui-même lorsqu'il s'agit des rapports de recherche. Cette absence d'harmonisation nuit à l'utilité du système et fait qu'il est difficile pour les demandeurs d'évaluer précisément l'existence et/ou le nombre de droits antérieurs interférents.

- Les résultats ne sont pas complets étant donné qu'aucune recherche n'est conduite concernant les marques de grands États membres tels que l'Allemagne, la France et l'Italie.

- Qualité particulièrement médiocre des recherches de marques contenant des éléments de dispositifs: la plupart des systèmes de recherche automatique ne disposent pas de méthodes de recherche efficaces d'éléments figuratifs ou de dispositifs. L'utilisation de la classification de Vienne à cette fin ne résout pas pleinement cette question pour deux raisons: d'abord parce que les États membres n'appliquent pas toujours la classification de façon harmonisée, et en second lieu parce que les recherches effectuées en utilisant la classification comportent de trop nombreux résultats. De surcroît, et pour assurer une qualité minimale de ce type de recherche, les services nationaux sont obligés de sélectionner les marques à citer dans le rapport de recherche via une intervention manuelle. Cette approche est non seulement coûteuse, mais également un exercice subjectif susceptible de produire des résultats peu fiables.

- Retards inutiles dans la procédure d'enregistrement: en raison de la procédure établie à l'article 39 CTMR, il s'écoule un laps de temps d'environ six mois entre la date à laquelle la demande est déposée à l'Office et la date à laquelle la demande est publiée. Si le système de recherche était aboli, ce délai pourrait être réduit d'environ un mois et demi, au bénéfice des utilisateurs.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le système de recherche établi par l'article 39 CTMR est coûteux, allonge inutilement la procédure d'enregistrement des marques communautaires, impose un fardeau administratif aux services nationaux, à l'Office et aux demandeurs et, en dépit de ceci, ne fournit pas aux demandeurs un outil valable et d'un bon rapport coût/efficacité pour les aider à suivre de façon efficace l'existence possible de droits interférents antérieurs.

D'autre part, dans la perspective du futur élargissement de l'Union européenne, ce système, s'il était maintenu, ne pourrait que devenir encore plus coûteux et complexe.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a l'intention d'inclure une proposition visant à supprimer l'article 39 du règlement CTM. Ceci s'effectuera dans le cadre d'un exercice de révision plus général visant à mettre à jour le règlement sur la marque communautaire, lequel sera proposé par la Commission.