COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO CONSELHO - Relatório sobre o funcionamento do sistema de investigação instituído pelo artigo 39.º do Regulamento sobre a Marca Comunitária

Em 20 de Dezembro de 1993, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.º 40/94, sobre a marca comunitária [1] (o "RMC"). Este regulamento cria um sistema unitário para a protecção das marcas, com base num processo único junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno ("o Instituto").

[1] Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária. JO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

Nos termos do artigo 8.º do RMC, não será registado como marca comunitária um sinal que seja incompatível, entre outros aspectos, com um direito relativo a uma marca nacional anterior. Aquando das discussões que conduziram à adopção do regulamento, surgiram duas opções para o tratamento dos direitos anteriores, a saber, um sistema de rejeição oficiosa de pedidos e um sistema assente apenas na acção das próprias partes.

O sistema que acabou por ser adoptado no artigo 39.º do RMC é um sistema híbrido, em que se fornecem relatórios de investigação mas no qual os eventuais conflitos entre direitos serão decididos antes do registo, embora com base numa acção das partes e não numa acção oficiosa. Este sistema visa garantir uma assistência válida às pequenas e médias empresas, para as quais o seguimento de direitos incompatíveis pode envolver custos proibitivos. A função dos relatórios de investigação é informar o requerente sobre a existência de direitos anteriores que podem colidir com o sinal a que o seu pedido se refere, de modo a que este possa tomar as providências adequadas mesmo antes da publicação.

Para avaliar se o sistema previsto no artigo 39.º do RMC cumpre realmente os objectivos para que foi criado, o n.º 7 deste mesmo artigo estipula o seguinte: "No termo de um período de cinco anos a contar da data em que o instituto começar a aceitar o depósito de pedidos, a Comissão apresentará ao Conselho um relatório sobre o funcionamento do sistema de investigação nos termos do presente artigo, incluindo os pagamentos efectuados aos Estados-Membros ao abrigo do n.º 4, e, eventualmente, propostas de alterações adequadas do presente regulamento para adaptar o sistema de investigação tendo em conta a experiência adquirida e a evolução das técnicas de investigação."

Nos termos desta regra, a Comissão terá de responder a três perguntas:

(1) Como funciona o sistema? (...relatório sobre o funcionamento do sistema...)

(2) Quais os custos e benefícios do sistema de investigação? (...incluindo os pagamentos efectuados aos Estados-Membros...)

(3) É necessário propor alterações ao sistema de investigação? (...e, eventualmente, propostas de alterações adequadas do presente regulamento para adaptar o sistema de investigação tendo em conta a experiência adquirida e a evolução das técnicas de investigação.)

De forma a obter uma apreciação clara do funcionamento do sistema de investigação, a Comissão lançou uma consulta pública, convidando os Estados-Membros e os interessados a manifestar as respectivas preocupações e a avaliar o sistema com base nas respectivas experiências [2]. Em resultado desta iniciativa, a Comissão recebeu um total de 27 respostas, tanto das partes interessadas (incluindo multinacionais e organizações profissionais [3]) como dos Estados-Membros (com excepção da Alemanha, Grécia e Itália).

[2] Questionário em anexo (Anexo 1).

[3] ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

As respostas dos Estados-Membros ao questionário da Comissão parecem indicar que a maioria (nove Estados-Membros) considera que o sistema de investigação deve ser mantido e, se necessário, melhorado. No que se refere às respostas das multinacionais e das organizações profissionais, apenas 25% consideram que os relatórios de investigação devem manter-se; os restantes 75% prefeririam que o sistema se tornasse opcional ou que desaparecesse por completo.

O presente relatório procura fornecer uma análise objectiva do funcionamento do sistema de investigação, atendendo aos comentários dos Estados-Membros e das partes interessadas.

1. Funcionamento do sistema

Nos termos do artigo 39.º do RMC, as investigações relativas a direitos anteriores só serão efectuadas depois de o Instituto ter examinado o pedido [4] e verificado que o requerente preenche as condições para ser proprietário de uma marca comunitária.

[4] Artigo 36.º do RMC.

Nesta fase, o Instituto transmite uma cópia do pedido aos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros que participam no sistema. Estes institutos nacionais têm três meses para elaborar e comunicar ao Instituto um relatório que contenha as marcas anteriores ou os pedidos de marcas considerados relevantes para efeitos da aplicação do artigo 8.º do regulamento (motivos relativos de recusa).

O Instituto transmite então ao requerente o "relatório de investigação comunitária", que elabora conjuntamente com os relatórios nacionais de investigação que tenha recebido no prazo de 3 meses.

Após publicação do pedido de marca comunitária, que não poderá efectuar-se antes de decorrido um mês depois de o Instituto ter transmitido ao requerente os relatórios de investigação, o Instituto informa os proprietários de uma MC anterior ou de um pedido de MC citados no relatório de investigação comunitária acerca da publicação de um pedido de marca comunitária.

De acordo com uma declaração conjunta do Conselho e da Comissão, que consta da acta da reunião do Conselho na qual se adoptou o Regulamento da Marca Comunitária, os institutos nacionais têm a liberdade de informar os proprietários de marcas nacionais anteriores ou de pedidos de marcas nacionais citados no relatório de investigação nacional acerca da publicação do pedido de marca comunitária. Até à data, nenhum instituto nacional informou a Comissão de que faz uso desta faculdade.

Em síntese, para cada pedido de MC, o Instituto elabora um relatório de investigação comunitária durante o processo de registo. Este relatório enumera as MC anteriores idênticas ou similares e os pedidos de MC para produtos e serviços idênticos ou similares, e é transmitido ao requerente da MC juntamente com os relatórios de investigação nacional que os 10 institutos nacionais prepararam (a França, a Alemanha e a Itália não participam no sistema).

Estes relatórios de investigação podem levar o requerente a retirar o pedido, caso considere que existe um conflito evidente entre marcas que o impedirá de obter o registo de MC e de usar a marca em todos os Estados-Membros. Em alternativa, pode emendar o pedido, reduzindo, por exemplo, a especificação de produtos e serviços de modo a evitar um conflito. Por último, pode tentar chegar a uma solução com o titular das marcas anteriores que entrem em conflito com o seu pedido.

Não é possível saber com exactidão o número de pedidos total ou parcialmente retirados em consequência da informação fornecida pelo relatório de investigação, uma vez que os requerentes não comunicam ao Instituto as razões para a retirada. No entanto, apenas 4% dos pedidos são retirados antes da publicação. O número de pedidos retirados devido ao relatório de investigação é, portanto, bastante reduzido. A este respeito, note-se que os receios iniciais de que se poderia tornar difícil obter o registo de uma MC devido a direitos anteriores nos Estados-Membros podem considerar-se de certo modo exagerados, atendendo ao número limitado de oposições (20%).

Por último, é também de assinalar que o Instituto não efectua investigações a pedido individual. Estes serviços são prestados por empresas privadas. A este respeito, o Instituto tem cerca de 25 licenciados que recebem dados sobre a MC e alguns deles constam de uma lista que oferece serviços privados de investigação [5]. A informação fornecida pelo Instituto não se dirige ao grande público, dado que não inclui software de busca. Este serviço é dirigido aos institutos nacionais e às empresas interessadas em criar os programas de computador necessários para explorar a informação. O custo de uma licença é de 5000 euros [6].

[5] http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm. Há uma lista de empresas que prestam este serviço, disponível, a pedido, na Secção de Informação do Instituto. Esta lista contém pormenores dos seguintes prestadores privados de serviços de investigação: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK) , The United Kingdom Patent Office (UK).

[6] Podem obter-se mais informações sobre o serviço "CTM-Download" em

2. Nível da taxa

O nível da taxa de investigação é fixado pelo Comité do Orçamento do Instituto mediante uma decisão adoptada por uma maioria de três quartos dos representantes dos Estados-Membros. Esta taxa, que deve ser igual em todos os institutos que participem no sistema, é paga a cada instituto nacional por cada relatório de investigação que elaborar [7]. A taxa foi fixada em 25 euros, pela decisão do Comité do Orçamento de 7 de Julho de 1995 [8].

[7] Artigo 39.º, n.º 4, do RMC.

[8] Artigo 1.º da Decisão n.º CB-95-11 do Comité do Orçamento do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 7 de Julho de 1995, relativa aos montantes a pagar aos institutos nacionais pelos relatórios de investigação

Contudo, em 1998, o Comité do Orçamento decidiu adaptar a taxa ao número de produtos e serviços incluídos no pedido de marca comunitária. Foi decidido, então, que, além da taxa de 25 euros, os institutos nacionais passavam a receber 5 euros por cada classe de produtos e serviços além de três, no pedido de marca comunitária [9]. Segundo este novo sistema, o custo médio dos relatórios é de cerca de 27 euros por país, o que representa um total de cerca de 270 euros por pedido.

[9] Artigo 1.º da Decisão n.º CB-98-4 do Comité do Orçamento do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 9 de Março de 1998, que altera os montantes a pagar aos institutos nacionais pelos relatórios de investigação (http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm).

Esta taxa não cobre a despesa que o Instituto suporta devido à gestão do sistema de investigação. Esta despesa não é só o custo do relatório de investigação comunitária mas também o custo administrativo de tratar cerca de meio milhão [10] de relatórios de investigação por ano. Visto que o Instituto não cobra aos requerentes qualquer taxa adicional pelo relatório de investigação comunitária, a taxa normal de depósito cobre os custos globais do sistema de investigação [11].

[10] Cerca de 45.000 pedidos por ano multiplicados por 11 relatórios de investigação dá um número de 495.000 relatórios de investigação.

[11] Nos termos do quinto considerando do Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos): "A taxa de base relativa à apresentação do pedido de marca comunitária deve incluir a quantia a pagar pelo Instituto a cada serviço central da propriedade industrial dos Estados-Membros por cada relatório de investigação apresentado por esses serviços, em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 39.º do Regulamento."

Para avaliar se a taxa é adequada, é necessário verificar, em primeiro lugar, se os institutos nacionais consideram que são bem remunerados pelo serviço que prestam e, em segundo, se os requerentes consideram que obtêm um bom serviço pelo dinheiro que pagam.

De acordo com as respostas recebidas pela Comissão ao questionário relativo ao sistema de investigação, os institutos nacionais consideram que o montante actualmente pago é razoável. Um deles considera, porém, que a taxa devia ser revista, atendendo aos esforços e aos custos que requer dos institutos nacionais. Outros Estados-Membros sugeriram que um aumento da taxa poderá permitir melhoramentos na qualidade dos relatórios de investigação.

No que toca às respostas das partes interessadas, é reconhecido que uma taxa de cerca de 27 euros por país (270 euros no total) não é desrazoável. No entanto, a falta de coerência entre os critérios utilizados nas diferentes investigações e, por vezes, a qualidade deficiente de certas investigações não representam um bom serviço pelo dinheiro pago. Em resultado disso, a maior parte dos requerentes faz a sua própria investigação antes de apresentar o pedido. Assim sendo, para a grande maioria dos requerentes, o sistema de investigação apenas aumenta os custos e o trabalho, sem trazer nenhum valor acrescentado. Por outro lado, os requerentes que não têm meios para recorrer aos "serviços privados de investigação" são obrigados a investir mais recursos para transformar a informação "em bruto", fornecida pelos relatórios de investigação, em informação utilizável no que respeita à existência de direitos anteriores incompatíveis. Este exercício de decifração implica um custo adicional para estes requerentes. Por último, alguns outros requerentes preferem simplesmente ignorar o conteúdo dos relatórios de investigação, a fim de evitar as dificuldades e os custos atrás referidos.

Tudo isto serve para mostrar que, apesar de, em princípio, as taxas não serem consideradas desrazoáveis, os requerentes habitualmente ignoram os relatórios de investigação ou são obrigados a incorrer em mais despesas para conseguir obter qualquer informação útil dos mesmos relatórios. Por conseguinte, dada a validade limitada destes relatórios, o pagamento da taxa é considerado um custo adicional para os requerentes, que obtêm muito pouco em troca.

3. Alargamento

Além de tudo o mais, é impossível ignorar o impacto que o alargamento da União Europeia vai ter sobre o sistema de investigação e respectivos custos. O número de investigações nacionais aumentará de forma considerável, dependendo do número de Estados-Membros que exerçam o respectivo direito de efectuar uma investigação quanto ao seu próprio registo. É prematuro e difícil determinar quais os novos Estados-Membros que farão tais relatórios. No entanto, neste momento são os seguintes os países (que levam a cabo investigações relativas a marcas anteriores nos seus sistemas nacionais, quando os respectivos institutos nacionais examinam os motivos relativos de recusa) que poderão estar interessados em proceder a investigações ao abrigo do n.º 2 do artigo 39.º do RMC: Bulgária, Estónia, Hungria, Malta e Polónia. Outros, como a República Checa ou a Eslováquia, já fornecem serviços de investigação e é provável que optem pela possibilidade do relatório de investigação oferecida pelo regulamento. No fim de contas, é muito provável que todos os novos Estados-Membros decidam participar no sistema de investigação.

Se o actual sistema obrigatório de investigação se estender a outros 12 Estados-Membros, o custo do relatório de investigação, por pedido, aumenta para 594 euros, mais do dobro do custo actual. Isto significa um novo encargo para os requerentes de MC, que comprometeria, em especial, a competitividade das PME. Com efeito, este resultado seria contrário ao objectivo que levou à criação do sistema de investigação, nomeadamente o fornecimento de assistência válida às pequenas e médias empresas para as quais o seguimento de direitos incompatíveis pode envolver custos proibitivos.

4. Outras preocupações:

Como foi referido anteriormente, o principal intento do presente relatório é averiguar se é necessário propor alterações ao sistema e, se for o caso, quais as alterações necessárias. É óbvio que qualquer alteração proposta procuraria dar solução adequada aos problemas detectados no sistema actual. O ponto 2 refere já algumas das aparentes falhas relacionadas, em especial, com o nível da taxa. Contudo, com base nos comentários dos interessados, a Comissão detectou outras deficiências no sistema de investigação, que é necessário mencionar e que podem ser resumidas da seguinte forma:

- Momento de intervenção inadequado: tal como referido atrás, as investigações são levadas a cabo depois de o pedido de MC ter sido depositado e de ter sido paga a taxa de depósito (975 euros). Sendo assim, na maior parte dos casos, o requerente, em lugar de retirar o pedido atendendo a potenciais direitos incompatíveis que possam surgir no relatório, preferirá aguardar pela apresentação de uma oposição antes de tomar essa decisão.

- Afectação inadequada de tempo, dinheiro e recursos: o custo da gestão do sistema de investigação em termos de dinheiro e de recursos não é compensado pelas vantagens limitadas que o mesmo proporciona aos requerentes. Assim, é de assinalar que o Instituto pôs em marcha, desde o ano passado, uma reestruturação profunda para garantir que os recursos humanos são utilizados numa base rentável.

- Falta de uniformidade dos relatórios de investigação: esta crítica refere-se não só ao nível da informação sobre direitos anteriores fornecida pelos relatórios de investigação mas, em especial, à natureza heterogénea dos próprios critérios de investigação. Apesar das tentativas do Instituto no sentido de assegurar a harmonização dos relatórios de investigação, tanto do ponto vista formal como do ponto de vista substantivo, os institutos nacionais mantiveram os respectivos formatos e critérios, ainda que se tenham verificado alguns melhoramentos desde o arranque do sistema, em 1996.

Este problema foi também confirmado pela Comunicação n.º 5/00 do Presidente do Instituto, de 3 de Agosto de 2000, relativa a uma apreciação geral dos relatórios de investigação nacionais e comunitários, preparada pelo IHMI mediante a consulta dos institutos nacionais e do Instituto Benelux de Marcas. Esta comunicação contém numerosas provas quanto aos diferentes critérios aplicados pelos institutos nacionais e pelo próprio Instituto ao tratamento dos relatórios de investigação. Esta falta de harmonização é prejudicial à utilidade do sistema e torna difícil aos requerentes a avaliação cabal da existência e/ou do número de direitos anteriores incompatíveis.

- Os resultados não estão completos, visto que não se procede a investigações de marcas nos maiores Estados-Membros, como a Alemanha, França ou Itália.

- Especial má qualidade de investigações relativas a marcas que contêm elementos mecânicos: a maior parte dos sistemas de investigação automática não dispõe de métodos eficazes para a busca de elementos figurativos ou mecânicos. O uso da Classificação de Viena para este fim não resolve totalmente esta questão por duas razões: em primeiro lugar, porque nem sempre os Estados-Membros aplicam a classificação de forma harmonizada e, em segundo, porque as investigações efectuadas com base na classificação incluem demasiados resultados. Além disso, para garantir que este tipo de investigação tenha um mínimo de qualidade, os institutos nacionais são obrigados a seleccionar as marcas a citar no relatório de investigação mediante intervenção manual. Este procedimento é não só dispendioso como também um exercício subjectivo que pode dar origem a resultados pouco fiáveis.

- Atrasos desnecessários no processo de registo: devido ao processo instituído pelo artigo 39.º do RMC, cerca de seis meses é o tempo que decorre entre a data de depósito do pedido no Instituto e a data de publicação do mesmo. No caso de abolição do sistema de investigação, este lapso de tempo poderia ser reduzido cerca de um mês e meio, em benefício dos utilizadores.

Conclusão

Tendo em conta o que ficou exposto atrás, a Comissão chegou à conclusão de que o sistema de investigação instituído pelo artigo 39.º RMC é um sistema dispendioso, que alonga desnecessariamente o processo de registo das marcas comunitárias, impõe um encargo administrativo aos institutos nacionais, ao Instituto e aos requerentes e que, apesar disso, não fornece aos requerentes um instrumento rentável e válido para os ajudar a verificar de forma eficaz a possível existência de direitos anteriores incompatíveis.

Além disso, devido ao futuro alargamento da União Europeia, este sistema, caso se mantenha, tornar-se-á ainda mais dispendioso e complexo.

Atendendo ao referido atrás, a Comissão pensa apresentar uma proposta de eliminação do artigo 39.º do Regulamento da MC. Isto acontecerá no âmbito de um exercício de revisão mais amplo no sentido de actualizar o Regulamento da Marca Comunitária, a propor pela Comissão.