Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (96/C 300/09) COM(96) 372 final - 96/0198(CNS)

(Presentada por la Comisión el 25 de julio de 1996) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (1) (denominado en lo sucesivo «el Reglamento sobre la marca comunitaria»), que está basado en el artículo 235 del Tratado, tiene como objetivo crear un mercado que funcione correctamente y ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional; que, con vistas a la realización de tal mercado y al fortalecimiento de su unidad, dicho Reglamento creó el régimen de la marca comunitaria, en virtud del cual las empresas pueden, mediante un procedimiento único, obtener marcas comunitarias que gozan de protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea;

Considerando que la Conferencia diplomática para la conclusión de un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptó el 27 de junio de 1989 en Madrid el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (denominado en lo sucesivo «el Protocolo de Madrid»);

Considerando que el Protocolo de Madrid se adoptó con objeto de introducir ciertas características nuevas en el sistema de registro internacional de marcas vigente en virtud del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, según ha quedado modificado (2) (denominado en lo sucesivo «el Arreglo de Madrid»);

Considerando que, en comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid incorporó, en su artículo 14, como una de las principales innovaciones, la posibilidad de que una organización intergubernamental que tenga una oficina regional dedicada al registro de marcas con efectos en el territorio de la organización pueda ser parte en el Protocolo de Madrid;

Considerando que el Protocolo de Madrid entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, surtiendo efectos desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que también comenzó a surtir efectos el sistema de la marca comunitaria;

Considerando que el sistema de la marca comunitaria y el de registro internacional, según queda establecido en el Protocolo de Madrid, son complementarios; que, con objeto de que las empresas puedan gozar de los beneficios de la marca comunitaria mediante el Protocolo de Madrid y viceversa, es necesario que los solicitantes y titulares de una marca comunitaria puedan solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid y que, a la inversa, los titulares de registros internacionales con arreglo al Protocolo de Madrid puedan solicitar la protección de sus marcas en virtud del sistema de la marca comunitaria;

Considerando que la creación de un vínculo entre el sistema de la marca comunitaria y el registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid fomentaría el desarrollo armonioso de las actividades económicas, eliminaría los falseamientos de la competencia, sería rentable e incrementaría el grado de integración y funcionamiento del mercado interior; que, por consiguiente, la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid es necesaria para que el sistema de la marca comunitaria tenga un mayor atractivo;

Considerando que, por los citados motivos, el Consejo, a propuesta de la Comisión (1), aprobó el Protocolo de Madrid y autorizó al Presidente del Consejo a presentar el instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a partir de la fecha en que el Consejo hubiese adoptado las medidas necesarias para llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid; que el presente Reglamento incluye dichas medidas;

Considerando que estas medidas se incorporarán al Reglamento sobre la marca comunitaria mediante la inserción de un nuevo título sobre «Registro internacional de marcas»; que, por este motivo, el fundamento jurídico de la presente propuesta debe ser idéntico al del Reglamento sobre la marca comunitaria, es decir, el artículo 235 del Tratado;

Considerando que es necesario prever unas normas aplicables a la presentación de una solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI por intermedio de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (denominada en lo sucesivo «la Oficina de Armonización»);

Considerando que las normas y procedimientos relativos a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea serán, en principio, iguales que las que rigen las solicitudes de marcas comunitarias y la protección de estas últimas; que, según este principio, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea deberán ser examinados en cuanto a los motivos de denegación absolutos, deberán ser objeto de búsqueda en el Registro de marcas comunitarias y en los registros de marcas de aquellos Estados miembros que hayan comunicado a la Oficina de Armonización su decisión de efectuar dicha búsqueda y se podrá presentar oposición contra ellos del mismo modo que contra las marcas comunitarias publicadas; que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea se regirán por las mismas normas sobre uso y anulación que las aplicables a las marcas comunitarias; que dichos registros internacionales podrán transformarse en solicitudes de marca nacional o en extensiones territoriales a los Estados miembros que sean parte del Protocolo de Madrid o del Acuerdo de Madrid cuando se denieguen o dejen de surtir efecto,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 40/94 quedará modificado como sigue:

a) Tras el título XII se insertará el título siguiente:

«TÍTULO XIII REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Artículo 140 Aplicación de las disposiciones Salvo disposición en contrario del presente título o del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominado en lo sucesivo "el Protocolo de Madrid"), y de los Reglamentos adoptados en el marco del Protocolo de Madrid, el presente Reglamento y cualesquiera reglamentos de ejecución del mismo adoptados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 159 se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo de Madrid (en lo sucesivo denominadas "solicitudes internacionales"), basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo "registros internacionales" y "Oficina Internacional", respectivamente) que designen a la Comunidad Europea.

SECCIÓN SEGUNDA

REGISTRO INTERNACIONAL A PARTIR DE SOLICITUDES DE MARCA COMUNITARIA Y DE MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 141

Presentación de una solicitud internacional

1. Se deberán presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias.

2. Cuando se solicite un registro internacional a partir de una marca comunitaria y la solicitud internacional se presente antes del registro de la marca como marca comunitaria, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la fecha de registro de la marca comunitaria.

Artículo 142

Forma y contenido de la solicitud internacional

1. La solicitud internacional se podrá presentar en cualquiera de las lenguas autorizadas con arreglo al Protocolo de Madrid, siempre que sea una de las len guas de la Oficina. La lengua de la solicitud internacional será la de los procedimientos tramitados en la Oficina.

2. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina. En los casos a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 141, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa exigida.

3. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución.

Artículo 143

Inscripción en los expedientes y en el Registro

1. La fecha y el número de un registro internacional basado en una solicitud de marca comunitaria se deberán inscribir en el expediente de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca comunitaria, se deberán inscribir en el Registro la fecha y el número del registro internacional.

2. La fecha y el número de un registro internacional basado en una marca comunitaria se deberán inscribir en el Registro.

Artículo 144

Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional

Toda solicitud de extensión territorial presentada con posterioridad al registro internacional a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid se podrá presentar a través de la Oficina. La solicitud deberá presentarse en la lengua de la solicitud internacional.

Artículo 145

Tasas internacionales

Cualquier tasa que se haya de abonar a la Oficina Internacional con arreglo al Protocolo de Madrid deberá abonarse directamente a la misma.

SECCIÓN TERCERA

REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo 146

Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de su registro con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.

3. A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 9, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 1 del artículo 147, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, y la publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la publicación del registro de una marca comunitaria.

Artículo 147

Publicación

1. La Oficina publicará la fecha de registro de una marca que designe a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid, el número del registro internacional y la fecha de publicación de dicho registro en la Gaceta de la Oficina Internacional.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de protección de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que se haya retirado dicha denegación, la Oficina publicará este extremo, junto con el número del registro internacional y, cuando proceda, la fecha de publicación del mismo en la Gaceta de la Oficina Internacional.

Artículo 148

Antigueedad

El solicitante o titular de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, en la solicitud internacional o directamente ante la Oficina, la antigueedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en los artículos 34 y 35.

Artículo 149

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos de igual modo que las solicitudes de marcas comunitarias.

2. No se denegará la protección de un registro internacional sin haber ofrecido a su titular la posibilidad de renunciar o limitar la protección respecto de la Comunidad Europea o de presentar sus observaciones.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución.

Artículo 150

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, redactará un informe de búsqueda comunitaria, como se establece en el apartado 1 del artículo 39.

2. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, remitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros, como se establece en el apartado 2 del artículo 39.

3. Los apartados 3, 4, y 5 del artículo 39 se aplicarán mutatis mutandis.

4. La Oficina informará a los propietarios de cualesquiera marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria de la publicación del registro internacional que designe a la Comunidad Europea, como se establece en el apartado 1 del artículo 147.

Artículo 151

Oposición

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria publicadas.

2. El período en el que se ha de presentar el escrito de oposición será de nueve meses a partir de la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 147. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición no se considerará debidamente presentada la oposición.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea antes de que se haya adoptado una decisión definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución.

Artículo 152

Sustitución de una marca comunitaria por un registro internacional

Previa petición, la Oficina anotará en el Registro que se considera que una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 bis del Protocolo de Madrid.

Artículo 153

Anulación de los efectos del registro internacional

1. Los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea podrán ser declarados nulos.

2. La solicitud de anulación de los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea sustituirán a las solicitudes de declaración de caducidad a que se refiere el artículo 50 o de nulidad a que se refiere el artículo 51.

Artículo 154

Transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional o en extensión territorial a los Estados miembros

1. Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, el titular podrá solicitar su transformación en solicitud de marca nacional o en extensión territorial a un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 14 de abril de 1981, revisado y modificado (denominado en lo sucesivo "el Arreglo de Madrid"), en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid o en el apartado 2 del artículo 3 ter del Arreglo de Madrid. Los artículos 108 a 110 se aplicarán mutatis mutandis.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid y en el apartado 2 del artículo 3 ter del Arreglo de Madrid, a la solicitud de marca nacional o a la extensión territorial a un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid resultantes de la transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional a que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Protocolo de Madrid o la fecha de la designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid, si ésta última se llevó a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la antigueedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 148.

3. Se deberá publicar la solicitud de transformación.

Artículo 155

Utilización de una marca sujeta a un registro internacional

A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 15, del apartado 2 del artículo 43, de la letra a) del apartado 1 del artículo 50 y del apartado 2 del artículo 56, la fecha de publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la fecha de registro.

Artículo 156

Transformación

1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca comunitaria se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de transformación de un registro internacional en solicitud de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 quinquies del Protocolo de Madrid.

2. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la Comunidad Europea cuyas indicaciones hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 147, no serán de aplicación los artículos 38 a 43.

Artículo 157

Lenguas

1. La lengua en que se haya presentado la solicitud internacional que designe a la Comunidad Europea o la solicitud de extensión territorial posterior a la Comunidad se considerará la lengua de la solicitud en el sentido de lo dispuesto en el artículo 115.

2. El solicitante de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deberá indicar en su solicitud internacional una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina cuyo uso acepta como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

3. En caso de que no se cumpla el requisito del apartado 2, la lengua en la que la Oficina Internacional haya traducido el registro internacional que designe a la Comunidad Europea será la segunda lengua en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115.»;

b) en la letra a) del apartado 2 del artículo 8 se añadirá el nuevo inciso siguiente:

«iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;»;

c) el título XIII pasará a ser título XIV;

d) los artículos 140, 141, 142 y 143 se volverán a numerar como sigue:

el artículo 140 pasará a ser el artículo 158,

el artículo 141 pasará a ser el artículo 159,

el artículo 142 pasará a ser el artículo 160,

el artículo 143 pasará a ser el artículo 161;

e) la referencia al artículo 140 en el apartado 3 del artículo 26 se sustituirá por una referencia al artículo 158.

f) la referencia al artículo 141 en los apartados 3 de los artículos 139 y 140 se sustituirá por una referencia al artículo 159.

Artículo 2

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad Europea. La fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO n° L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.

(2) Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, revisado en último término en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979.

(1) Propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la adhesión de la Comunidad al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 [doc. COM(96) 367 final].